TJAL - 0702421-63.2015.8.02.0001

DESPACHO Nº 0702421-63.2015.8.02.0001 - Apelação Cível - Maceió - Apelante: PETRANOVA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. - Apelante: VERMONT SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI - EPP - Apelado: JOSÉ FERREIRA DE ALCÂNTARA - Apelado: Hidro-Solo Indústria e Comércio Ltda. - 'Agravo em Recurso Especial em Apelação Cível nº 0702421-63.2015.8.02.0001 Agravantes : Petranova Mineração e Construções LTDA.. e outra.

Advogados : Anna Lúcia M P Cardoso de Mello (OAB: 100930/SP) e outros.

Agravados : José Ferreira de Alcântara e outro.

Advogados : José Francisco Oliveira Rego (OAB: 7928/AL) e outros.

DESPACHO/CARTA/OFÍCIO Nº ______/2025.

Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s) para, querendo, apresentar(em) contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsão contida no art. 1.042, § 3º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Publique-se.

Intimem-se.

Maceió, data da assinatura digital.

Des.

Fábio José Bittencourt Araújo Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas' - Des.

Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas - Advs: Anna Lúcia M P Cardoso de Mello (OAB: 100930/SP) - Luiz França Guimarães Ferreira (OAB: 166897/SP) - Juliana Cristina Dalmas Binda Santos (OAB: 275162/SP) - Michele Fontes Gomes da Cunha (OAB: 8384/AL)

DESPACHO Nº 0702421-63.2015.8.02.0001 - Apelação Cível - Maceió - Apelante: PETRANOVA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. - Apelante: VERMONT SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI - EPP - Apelado: JOSÉ FERREIRA DE ALCÂNTARA - Apelado: Hidro-Solo Indústria e Comércio Ltda. - 'Recurso Especial em Apelação Cível nº 0702421-63.2015.8.02.0001 Recorrente: PETRANOVA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA..

Advogada: Anna Lúcia M P Cardoso de Mello (OAB: 100930/SP).

Advogado: Luiz França Guimarães Ferreira (OAB: 166897/SP).

Advogada: Juliana Cristina Dalmas Binda Santos (OAB: 275162/SP).

Advogada: Michele Fontes Gomes da Cunha (OAB: 8384/AL).

Recorrente: VERMONT SANEAMENTO E HIDRÁULICA EIRELI - EPP.

Advogado: Luiz França Guimarães Ferreira (OAB: 166897/SP).

Advogada: Taisy Ribeiro Costa (OAB: 5941/AL).

Advogada: Juliana Cristina Dalmas Binda Santos (OAB: 275162/SP).

Advogada: Anna Lúcia M P Cardoso de Mello (OAB: 100930/SP).

Recorrido: JOSÉ FERREIRA DE ALCÂNTARA.

Advogado: José Francisco Oliveira Rego (OAB: 7928/AL).

Advogado: Herbert de Oliveira Silva (OAB: 11008/AL).

Advogado: Thiago Elifas Souza Marques (OAB: 16330/AL).

Recorrido: Hidro-Solo Indústria e Comércio Ltda..

Advogado: José Francisco Oliveira Rego (OAB: 7928/AL).

Advogado: Thiago Elifas Souza Marques (OAB: 16330/AL).

DECISÃO/CARTA/OFÍCIO Nº _______/2025.

Trata-se de recurso especial interposto por Petranova Mineração e Construções LTDA., e Vermont Saneamento e Hidráulica Eireli - EPP., em face de acórdão oriundo de Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

Aduziram os recorrentes, em suma, que o acórdão objurgado violou o art. 44 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões às fls. 568/575, oportunidade na qual pugnou pela inadmissão do recurso ou seu improvimento. É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os requisitos genéricos extrínsecos (preparo - fls. 561/562, tempestividade e regularidade formal) e intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) de admissibilidade recursal.

Quanto aos requisitos específicos do recurso especial, constata-se que a insurgência ataca decisão definitiva deste Tribunal de Justiça e que houve o esgotamento das vias ordinárias.

Ademais, a matéria impugnada foi devidamente enfrentada pelo órgão colegiado, que se pronunciou fundamentadamente sobre o tema, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente.

Outrossim, conforme dispõe o enunciado administrativo nº 8 do Superior Tribunal de Justiça, "a indicação no recurso especial dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no art. 105, § 2º, da Constituição Federal", razão pela qual se dispensa o preenchimento do requisito específico atinente à relevância por ainda não ter ocorrido a edição da referida lei regulamentadora.

Em relação ao cabimento, alegam os recorrentes que atendem ao requisito do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, sob o argumento de que houve violação ao artigo 44 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), pois "atribuiu proteção definitiva a um pedido de patente ainda não concedido, concedendo indenização por dano moral e material a partir da mera publicação do pedido" (sic, fl. 552) e "é consolidada a jurisprudência dos nossos Tribunais no sentido de que a exploração indevida de patente somente se configura após a concessão definitiva da mesma pelo INPI" (sic, fl. 552), além do que "a crepina das Recorrentes, alegadamente plagiada do material dos Autores objeto da Carta Patente nº MU8302104-3, e que, nessa condição, estaria sendo indevidamente comercializada pelas Recorrentes, é na realidade oriundo de modelo registrado e manufaturado em 1979 pela própria fabricante e fornecedora do produto utilizado pelas Recorrentes.

Em suma, a alegação de plágio é completamente descabida e NÃO restou comprovada nos autos" (sic, fl. 556).

Sobre a matéria, assim se pronunciou o órgão julgador: "[...] Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.

VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

REPRODUÇÃO INDEVIDA DE MODELOS PATENTEADOS. "DISPOSIÇÃO APLICADA EM CREPINA PARA FILTROS DE AREIA" E "FUNDO DE FLUXO CONFINADO PARA FILTRO DE AREIA".

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.

ART. 44 DA LEI Nº 9.279/96.

DIREITO À INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE.

USO INDEVIDO CONFIGURADO.

DANO MORAL IN RE IPSA.

INDENIZAÇÃO MANTIDA.

RETIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.

RECURSO IMPROVIDO.I.

CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por Petranova Mineração e Construções Ltda. e Vermont Saneamento e Hidráulica EIRELI - EPP contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, determinando a abstenção de uso e a indenização em razão da reprodução indevida de patentes relacionadas a dispositivos de filtros de areia.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) a existência de interesse processual por parte dos autores e a legitimidade passiva das rés; (ii) a configuração da violação de direitos de propriedade industrial em razão do uso indevido de patentes concedidas ou em processo de concessão; e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR1.

O interesse processual resta configurado pela titularidade das patentes discutidas e pelo direito à indenização desde a publicação do pedido de patente, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.279/96. 2.

A legitimidade passiva está presente, pois as rés produzem e comercializam produtos similares aos descritos nas patentes dos autores, configurando pertinência subjetiva com o objeto da ação, conforme o art. 17 do CPC. 3.

O uso indevido das patentes pelos apelantes é comprovado pela semelhança estrutural e funcional dos produtos, o que demonstra a violação aos direitos de propriedade industrial e caracteriza infração ao art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). 4.

O dano moral, em casos de uso indevido de patente, configura-se in re ipsa, sendo presumido em virtude da violação de direitos autorais ou industriais. 5.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Consideradas as peculiaridades do caso, o valor é mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 6.

Juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC, que engloba ambos os consectários. 7.

Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11º do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1.

O direito à indenização por exploração indevida de patente abrange o período entre a publicação do pedido e a concessão da patente, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.279/96. 2.

O uso indevido de patente configura violação de propriedade industrial e enseja reparação por danos morais in re ipsa. 3.

A fixação da indenização por danos morais em casos de violação de patente deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 44, 123, I, e 129; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 17; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541/RS, rel.

Min.

Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13/10/2011; TJ/AL, Apelação Cível nº 0700121-83.2021.8.02.0045, rel.

Des.

Otávio Leão Praxedes, j. 08/06/2023. [...]" (sic, fls. 537/538, grifos aditados) Como se vê, a fundamentação veiculada neste recurso especial não é hábil a infirmar o julgado combatido, pois a conclusão a que chegou este Tribunal está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

JULGAMENTO DA ADI 5.529/DF PELO STF.

PERDA PARCIAL DO OBJETO.

PATENTES MAILBOX.

SISTEMA TRANSITÓRIO.

PRAZO DE VIGÊNCIA.

REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO.

INPI.

DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE.

CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE.

AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.

VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA.

NÃO OCORRÊNCIA.

ACORDO TRIPS.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1- Incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado em 22/3/2018.

Recurso especial interposto em 27/11/2019 e concluso ao Gabinete da Relatora em 28/5/2020. 2- Delimitação da tese controvertida: fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das patentes mailbox (medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial. 3- Por ocasião do julgamento da ADI 5.529/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, dispositivo que serviu de fundamento para a concessão das patentes objeto das ações de nulidade que deram ensejo à instauração do IRDR pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

A modulação dos efeitos dessa decisão não ressalvou as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, de modo que a ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resulta na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 dessa lei. 4- Assim, em relação às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, é de se reconhecer a perda de objeto do presente recurso. 5- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). 6- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão). 7- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei. 8- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado. 9- Conforme decidido pelo STF, a indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da LPI gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. 10- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica.

A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em descompasso com o texto expresso da LPI não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares.

A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e as sociedades empresárias titulares de patentes, sendo certo que os efeitos dos atos administrativos irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo de interesses econômicos particulares. 11- De se destacar que - ao contrário do que defendido nas razões recursais - a conclusão ora alcançada não viola o Acordo TRIPS, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40, sequer deriva desse tratado. 12- Ao titular da patente é assegurado, pelo art. 44 da LPI, o direito de obter indenização por exploração indevida de seu objeto a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida).

Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as invenções não estiveram desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal. 13- Para os fins do art. 927 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese: O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes mailbox).

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STJ, REsp n. 1.869.959/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022) RECURSO ESPECIAL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

LEGITIMIDADE ATIVA DO INPI.

PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.

INOCORRÊNCIA.

ART. 56, CAPUT, DA LPI.

MEDICAMENTOS.

PATENTE MAILBOX.

SISTEMA TRANSITÓRIO.

ACORDO TRIPS.

PRAZO DE VIGÊNCIA.

REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO.

INPI.

DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE.

CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE.

AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.

VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA.

NÃO OCORRÊNCIA.

INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS.

TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA.

PARIDADE HIERÁRQUICA.

PRECEDENTE DO STF. 1- Ação ajuizada em 11/9/2013.

Recurso especial interposto em 10/4/2018 e concluso ao Gabinete em 24/6/2019. 2- O propósito recursal é definir se o prazo de vigência das patentes concedidas às recorrentes pelo sistema mailbox é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão. 3- Tanto a legitimidade do INPI para propositura de ação cujo objetivo é a obtenção de provimento jurisdicional que declare a invalidade de registro patentário como o prazo para seu exercício decorrem expressamente da regra inserta no art. 56, caput, da LPI: "a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse". 4- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). 5- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão). 6- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei. 7- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado. 8- Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis. 9- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica.

A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares.

A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e as sociedades empresárias recorrentes, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo de interesses econômicos particulares. 10- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico. 11- O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida).

Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as invenções das recorrentes não estiveram, em absoluto, desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ, REsp n. 1.840.910/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.) (grifos aditados) Logo, a pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular nº 83 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

Ademais, desconstituir a premissa adotada pelo acórdão de que houve uso indevido da patente é incompatível com a natureza excepcional do presente recurso, pois depende do reexame de fatos e provas, o que é expressamente vedado pelo enunciado sumular nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Diante do exposto, INADMITO o recurso especial, na forma do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem a interposição de recurso, o qual não é interrompido pela oposição de aclaratórios por serem manifestamente incabíveis, proceda-se à baixa ou ao arquivamento dos autos, conforme o caso.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Maceió, data da assinatura digital.

Des.

Fábio José Bittencourt Araújo Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas' - Des.

Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas - Advs: Anna Lúcia M P Cardoso de Mello (OAB: 100930/SP) - Luiz França Guimarães Ferreira (OAB: 166897/SP) - Juliana Cristina Dalmas Binda Santos (OAB: 275162/SP) - Michele Fontes Gomes da Cunha (OAB: 8384/AL)