TJMT - 1012893-65.2021.8.11.0041

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS RUA DES.

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, SN, (65) 3648-6001/6002 FÓRUM DE CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-905 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO n. 1012893-65.2021.8.11.0041 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: [Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO Endereço: RUA ENGENHEIRO EDGARD PRADO ARZE, 1777, 2 andar, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-015 POLO PASSIVO: Nome: MONSANTO DO BRASIL LTDA Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12901, Torre Norte, 7 e 8 andares, BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-000 Nome: MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Endereço: AVENIDA RODOLFO AMOEDO, 300, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22620-350 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para contrarrazoar os Embargos Declaratórios opostos no feito, no prazo legal.

CUIABÁ, 6 de março de 2024. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

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Caso V.

S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo.

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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS Processo n.º 1012893-65.2021.8.11.0041.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação Civil Coletiva ajuizada pela Associação Matogrossense dos Produtos de Algodão (AMPA), em desfavor de Monsanto Technology LLC., Monsanto do Brasil Ltda. e Syngenta Participations AG, visando a correção dos prazos de vigência das patentes de invenção PI0016460-7, PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3, PI0407397 e PI0315775-0, para que passem a ser de vinte (20) anos, contados do depósito de cada um dos pedidos de patente e não de dez (10) anos da sua concessão, considerado o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, da Lei de Propriedade Industrial, bem como a cessação da cobrança de royalties e a condenação da requerida a restituir os valores cobrados dos associados da requerente, pelo uso da tecnologia, após a data em que as patentes caíram em domínio público.

Ressai da inicial que a requerida realiza cobrança de royalties referente exploração à tecnologia “Bolgard II RR FLEX”, mas que após estudos técnicos e jurídicos, verificou que as patentes PI0016460-7, PI0210345-1, PI0017613-3 e PI9915821-3 não preenchem os requisitos de patenteabilidade, motivo pelo qual foi proposta Ação Coletiva nº 1004774-91.2019.4.01.3600, perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, visando a nulidade dessas patentes de invenção.

Relatou que independentemente da nulidade das mencionadas patentes, todas tiveram o seu prazo de vigência computado na forma do parágrafo único, do art. 40, da Lei n.º 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial, qual seja, de dez (10) anos, contados da concessão da patente, e não vinte (20) anos, contados do depósito do pedido de patente.

Asseverou que o parágrafo único, do art. 40, da Lei n.º 9.279/96, é objeto da ação direta de inconstitucionalidade n.º 5.529, em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal.

Afirmou que, ainda que não se entenda pela inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal, o prazo de vigência das patentes de invenção questionadas deve ser de vinte (20) anos, contados dos respectivos depósitos dos pedidos de patente, uma vez que o atraso na concessão da patente se deve a conduta da requerida Monsanto, que não pode ser beneficiada em razão de desídia ou abuso de direito.

Alegou que a hipótese prevista no parágrafo único do art. 40, da Lei n.º 9.279/96, permite uma situação de indefinição no tempo quanto à duração da proteção patentária, a qual, segundo o disposto no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, é temporária, não podendo ser perpetuada ou condicionada a um evento futuro (concessão do pedido), sob pena de grave prejuízo ao interesse social; ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país; ao princípio da livre concorrência e da segurança jurídica.

Ressaltou que o referido dispositivo admite a ineficiência do Estado, com a falta de estrutura do INPI, para analisar os pedidos de patente apresentados em tempo razoável, o que acaba ferindo o princípio da eficiência e punindo a coletividade, na medida em que beneficia o titular da patente e deixa de prestigiar a eficiência e melhor estruturar o INPI.

Sustentou que no caso das patentes PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3, PI0407397-5 e PI0315775-0, o atraso na análise do procedimento decorreu de atos/omissões da própria requerida, portanto, não poderia ser aplicada a forma de contagem do prazo prevista no parágrafo único do art. 40, da LPI, pois, para essa hipótese, é necessário que, além do tempo, a demora na análise do pedido deve ser imputável ao INPI e não ao depositante da patente.

Asseverou que reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da LPI ou a sua inaplicabilidade em relação às patentes de invenção PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3, PI0407397-5 e PI0315775-0, o prazo de vigência das patentes, objeto desta ação, devem ser corrigidos da seguinte forma: PI0016460-7, vigência até 12/12/2020; PI0201345-1, vigência até 05/06/2022; PI0017613-3, vigência até 12/12/2020; PI9915821-3, vigência até 04/11/2019; PI0407397-5, vigência até 02/02/2024 e; PI0315775-0, vigência até 23/10/2023;.

Expôs que com a correção dos prazos de vigência, a requerida fica impossibilitada de cobrar royalties dos produtores rurais associados à requerente, após a data em que as aludidas patentes caírem em domínio público, o que já ocorreu com as patentes de invenção n° PI0016460-7, PI0017613-3 e PI9915821-3, bem como deve devolver os valores cobrados indevidamente dos produtores rurais, conforme previsto nos arts. 876, 884 e 940, todos do Código Civil.

Requereu, ao final, a procedência dos pedidos, para corrigir o prazo de vigência das patentes de invenção nº PI0016460-7, PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3, PI0407397 e PI0315775-0, os quais serão de vinte (20) anos, contados do depósito de cada um dos pedidos, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da LPI e, subsidiariamente, caso não se entenda pela mencionada inconstitucionalidade, que seja corrigido o prazo de vigência das patentes nº PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3, PI0407397-5 e PI0315775-0, os quais serão computados na forma do caput, do art. 40, da LPI, pois a regra do parágrafo único do mencionado artigo é inaplicável a essas patentes.

Requereu, também, que a requerida Monsanto seja condenada a se abster de cobrar royalties pelo uso da tecnologia referente às patentes mencionadas, a partir da data que caíram em domínio público, bem como a devolução dos valores cobrados pela exploração das patentes de invenção n° PI0016460-7, PI0017613-3 e PI9915821-3, após a data em que caíram em domínio público, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Com a inicial vieram os documentos constantes no Id. 53374346 a Id. 53374363, atribuindo à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Pela decisão constante no Id. 53529295 foi determinada a citação das requeridas.

A requerente apresentou manifestação no Id. 55641428, alegando que no dia 12/05/2021 foi declarado inconstitucional o parágrafo único, do art. 40, da Lei n° 9.279/96, requerendo a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão, em razão da relação existente com a presente ação.

Na decisão constante no Id. 56220205 foi indeferido o pedido de suspensão, haja vista a inexistência de determinação de sobrestamento da ações correlatadas em curso.

Na manifestação constante no Id. 56664545, a requerente postulou pela desistência da ação coletiva em desfavor da empresa requerida Syngenta Participations AG., titular da patente de invenção PI0315775-0.

Na sequência foi homologado o pedido de desistência da ação, em relação a empresa requerida Syngenta Participations AG., determinando-se sua exclusão do polo passivo, conforme decisão acostada no Id. 56928592.

As requeridas Monsanto Technology LLC. e Monsanto do Brasil Ltda. foram regularmente citadas nos Id. 58812645 e Id. 58812654 e, por seus advogados, apresentaram contestação conjunta no Id. 60426186, arguindo necessidade de suspensão desta ação até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529 pelo STF, alegando que o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade teria o mesmo resultado prático do controle concentrado de constitucionalidade, em razão da abrangência do efeito da sentença proferida em ação civil pública.

Ainda, arguiram preliminar de ausência de pressuposto de existência do processo, em razão da ausência de prévia autorização assemblear para a propositura da ação, salientando que as associações atuam como representantes processuais e não em substituição; a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, pois a pretensão seria obter controle concentrado de constitucionalidade, o que não se admite por meio de ação coletiva, nem mesmo a requerente possui legitimidade para a propositura de qualquer instrumento de controle de constitucionalidade.

Alegaram, também, que a pretensão de revisar o prazo de validade das patentes não possui as características de direito individual homogêneo, passível de tutela pelo Código de Defesa do Consumidor, por meio de ação coletiva, tampouco por meio de ação civil pública, que se destina a tutelar os direitos elencados no art. 1º, da Lei n.º 7.347/85.

Em relação ao pedido subsidiário de correção do prazo da patente PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3 e PI0407397-5, as requeridas alegaram a ocorrência de carência de ação, afirmando que reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, da Lei de Propriedade Industrial, as patentes concedidas deverão observar o prazo estabelecido no caput do mencionado dispositivo, independentemente de ser atribuída ao depositante a demora na concessão da patente.

Arguiram questões prejudiciais de mérito, alegando ocorrência de decadência quanto à pretensão de revisar o prazo de vigência das patentes PI0016460-7 e PI9915821-3, argumentando que desde a sua concessão, já decorreu mais de cinco anos, prazo ao qual está sujeita a revisão dos atos administrativos ou declaração de nulidade parcial e que, por consequência lógica, não há que se falar na devolução dos royalties pagos pelos produtores rurais às requeridas.

Sustentaram, também, a ocorrência da prescrição quanto à pretensão de revisar o prazo de vigência das patentes PI0016460-7 e PI9915821-3, por analogia ao prazo prescricional previsto no art. 21, da Lei n.º 4.717/65, aplicável ao microssistema de tutela coletiva.

As requeridas arguiram a impossibilidade jurídica do pedido de revisão do ato administrativo, para corrigir os prazos das patentes PI0016460-7, PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3 e PI0407397-5, sem que o INPI tenha sido incluído no polo passivo desta ação, afirmando inexistir previsão legal para que o particular – no caso as requeridas – promovam a revisão do ato administrativo praticado por autoridade da Administração Pública.

Afirmaram que declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da LPI, tal decisão não pode ser oponível às requeridas como pretende a requerente, uma vez que é a autarquia quem deverá rever os seus atos administrativos de concessão das patentes, se for o caso, sendo imprescindível a participação do INPI, no polo passivo da ação própria a ser ajuizada, salientando que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade não tem a finalidade de satisfazer direitos subjetivos individuais ou mesmo coletivos.

Salientaram, também, que é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que a participação do INPI, nas ações que buscam rever seus atos, é mandatória, pois a sua participação visa a proteção do interesse público, dos consumidores e da concorrência e não o interesse próprio da autarquia.

No mérito, asseveraram que a presente ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 5.529, arguindo que a requerente ajuizou a ação no dia 14/04/2021, enquanto o marco fixado para o efeito da modulação é a data 07/04/2021, quando foi iniciado o julgamento da mencionada ADI, requerendo a improcedência liminar do pedido.

Aduziram, ainda, que o pedido na presente ação trata-se de cunho oportunístico acerca dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 40, paragrafo único, da LPI, salientando que revela ilegítima subtração da eficácia da decisão da ADI 5529.

Ressaltaram que nos processos de concessão das patentes PI0016460-7, PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3 e PI0407397-5 perante o INPI, as requeridas não praticaram nenhum expediente protelatório, tanto que a requerente não trouxe aos autos nenhuma prova do que alegou, não sendo possível, no ordenamento jurídico, presumir a má-fé.

E, ainda, afirmaram que, considerando que o atraso na concessão das patentes se deu por culpa da administração pública, a manutenção do prazo de vigência concedido decorre das disposições legais previstas no arts. 5º, inc.

XXIX, e 37, §6º, da Constituição Federal; arts. 2º e 49, da Lei nº 9.784/99; arts. 186, 187, 927, do Código Civil e art. 6º, §1º, da Lei nº 4.657/42.

Afirmaram que é totalmente descabida a pretensão de devolução dos royalties pagos pelos produtores rurais e a imediata abstenção da continuidade da cobrança, uma vez que o Supremo Tribunal Federal resguardou os efeitos concretos, inclusive contratuais, já produzidos pelas patentes concedidas com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional.

Destacaram que a cobrança dos royalties está baseada em acordos de licenciamento firmados com os produtores rurais de forma individualizada e conferem vários direitos envolvidos no sistema de cobrança, os quais não são objeto de discussão nesta ação.

Também, a tecnologia a que se referem às patentes questionadas é protegida por direitos regulatórios, segredo de negocio, marca, dentre outros, portanto, não se trata de cobrança indevida, o que tornam ilegítimos os pedidos de devolução dos valores e abstenção da cobrança dos royalties sem considerar os contratos de licenciamento, baseando-se apenas na correção dos prazos das patentes.

Aduziram que o pedido de devolução dos royalties e a cessação da cobrança na forma como foi deduzido, caso procedente, sem que se examine todos os direitos da propriedade intelectual que legitimam a referida cobrança, acarretará a prolação de sentença incerta, passível de interpretação subjetiva, em afronta ao disposto no art. 95, do CDC, além de relativizar o prazo de validade das patentes da Monsanto em favor de um determinado grupo de sujeitos, associados à requerente, sendo que esta não representa toda a cadeia sojicultora que explora a tecnologia INTACTA da Monsanto.

Discorreram sobre as ações já ajuizadas pela requerida com a finalidade de discutir a validade de suas patentes e a cobrança dos royalties e requereram, ao final, o acolhimento das preliminares, com a extinção do processo sem o julgamento do mérito; o julgamento de extinção do pedido subsidiário; o reconhecimento da decadência do pedido de revisão do ato administrativo que concedeu a patente PI0016460-7 e a revisão da validade da mencionada patente.

De forma alternativa, caso superadas as preliminares, requereram o julgamento de improcedência liminar pela impossibilidade jurídica do pedido, em razão da necessidade de participação do INPI, quanto a pretensão de correção do prazo das patentes.

No mérito, pleitearam pela improcedência dos pedidos, considerando que os efeitos da modulação da decisão proferida na ADI 5529 não se aplicam ao caso vertente, bem como foram resguardados os efeitos concretos, inclusive contratuais, já produzidos pelas patentes concedidas com o prazo do art. 41, parágrafo único, da Lei n.º 9.279/96.

A requerente apresentou impugnação no Id. 62394986, rechaçando as preliminares arguidas pelas requeridas, requerendo a intimação do Ministério Público e a publicação de edital, para conhecimento e eventual ingresso de terceiros e, no mérito, ratificou os argumentos da inicial.

Na decisão constante no Id. 68908406 foi determinada a expedição de edital para conhecimento de terceiros, bem como a intimação do representante do Ministério Público, para manifestação como custos legis.

A requerente apresentou manifestação, requerendo o saneamento do processo, apresentando dois pareceres jurídicos, conforme Id. 74047254.

Na manifestação constante no Id. 74331514, o representante do Ministério Público pugnou pela intimação do INPI, para que manifestasse eventual interesse na ação, bem como, a intimação das requeridas para manifestarem sobre a petição acostada no Id. 74047254.

No Id. 75187603 foi determinada a intimação da requerida para apresentar manifestação.

A requerente, mais uma vez, apresentou manifestação, requerendo o indeferimento do pedido de participação do INPI no presente feito, bem como, juntou um parecer jurídico, conforme Id. 77642195.

A requerida apresentou manifestação sobre os pareceres, reiterando a contestação apresentada (Id. 78822670), bem como apresentou impugnação à replica, conforme Id. 78823551.

Por meio da decisão de Id. 87380474 foi indeferido o pedido de intimação do INPI, diante da inexistência de assistência ou litisconsórcio necessário, determinando-se a intimação do Ministério Público.

O representante do Ministério Público apresentou manifestação no Id. 89979091, opinando pela improcedência da ação, requerendo a aplicação da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529, que tratou da modulação dos efeitos.

Na decisão constante no Id. 94099637 foi determinada a intimação das partes para que manifestassem se concordavam com o julgamento do processo no estado em que se encontrava, ou se pretendiam produzir provas.

As requeridas manifestaram interesse na produção de prova documental suplementar, conforme Id. 78823570.

A requerente manifestou interesse na produção de prova pericial técnica, para avaliar as condutas adotadas pela requerida no processamento administrativo dos pedidos de patentes, conforme Id. 96132266.

No id. 96611477, as requeridas manifestaram pela desnecessidade da prova pericial, alegando que o exame do pedido subsidiário de correção de prazo das patentes, está vinculado ao resultado da ADI 5.529, que apenas seria apreciado na hipótese de não ser reconhecida a inconstitucionalidade do art.40, paragrafo único, da LPI.

A requerente manifestou no Id. 101880775, reiterando a necessidade de produção de prova pericial técnica.

Os autos vieram conclusos. É o breve relato.

Decido.

Cuida-se de Ação Civil Coletiva ajuizada pela Associação Matogrossense dos Produtos de Algodão (AMPA), em desfavor de Monsanto Technology LLC., Monsanto do Brasil Ltda. e Syngenta Participations AG., visando a correção dos prazos de vigência das patentes de invenção PI0016460-7; PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3, PI0407397 e PI0315775-0, para que passem a ser de vinte (20) anos, contados do depósito de cada um dos pedidos de patente e não de dez (10) anos da sua concessão, considerado o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, da Lei de Propriedade Industrial, bem como a cessação da cobrança de royalties e a condenação da requerida a restituir os valores cobrados dos associados da requerente, pelo uso da tecnologia, após a data em que as patentes caíram em domínio público.

Em primeiro lugar, faço consignar que não mais subsiste interesse no pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da Lei n.º 9.279/96, haja vista o julgamento de procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.529, com a declaração, em controle concentrado, da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo.

Ademais, também não subsiste mais a pretensão de suspensão desta ação.

Desse modo, passo a análise quanto a viabilidade da correção do prazo de vigência das patentes de invenção PI0016460-7 vigente até 02/10/2022; PI0210345-1 vigente até 11/09/2028; PI0017613-3 vigente até 04/04/2027; PI9915821-3 vigente até 24/09/2023 e; PI0407397-5 vigente até 14/04/2030; em razão da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, da Lei n.º 9.279/96.

Assim, considerando a fase processual atual e todas as manifestações apresentadas e reiteradas pelas partes, visando, também, atender ao principio da celeridade, passo a análise das preliminares e prejudiciais alegadas pelas requeridas.

Antes de adentrar nas preliminares alegadas pelas partes, verifico que a patente de invenção n° PI0016460-7 é objeto no processo n° 1011982-53.2021.8.11.0041, em trâmite nesta Vara Especializada, cuja pretensão é a correção do prazo de vigência, ou seja, a mesma pretensão aqui discutida.

Assim, considerando que o processo n° 1011982-53.2021.8.11.0041 foi distribuído em 06/04/2021, anteriormente a esta ação, os pedidos relativos à patente de invenção n° PI0016460-7 devem ser apreciados no processo distribuído primeiro, ante a litispendência desse pedido.

Isso porque, a análise da litispendência não se limita ao exame puramente formal da identidade absoluta do pedido, da causa de pedir e das partes, ou da chamada “tríplice identidade”.

O reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção, sem resolução do mérito, da ação proposta posteriormente, guarda relação íntima com a segurança jurídica que se exige do ordenamento, com o fim precípuo de se evitar a coexistência, no plano material, de decisões conflitantes.

Deste modo, o que se deve ter em foco é o resultado que se pretende ver atingido com as ações propostas.

Isto é, a identidade jurídica entre as ações.

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

LITISPENDÊNCIA.

IDENTIDADE JURÍDICA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO. 1.

No caso em análise, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de litispendência em relação a alguns dos autores, por haver processos pendentes que detêm o mesmo objeto jurídico, apesar de possuírem parcial diferença em relação ao polo passivo. 2.

A posição firmada no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

Precedentes. 3.

Nesse sentido, para se verificar a existência de litispendência, seria necessário o cotejo entre as demandas, a fim de se analisar a identidade jurídica entre elas, o que é vedado na via especial, em face do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4.

Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1851059 SP 2021/0064317-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (grifos nossos). “AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

LITISPENDÊNCIA PARCIAL.

OCORRÊNCIA.

IDENTIDADE PARCIAL DOS PEDIDOS.

AGRAVO IMPROVIDO. 1.

A litispendência ocorre quando são propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

CPC, art. 337, § 1º. 2.

Verificada hipótese de litispendência parcial entre demandas executivas - ambas objetivam a cobrança do resíduo de 3,17%, mas relativas a períodos diversos - devem ser excluídos apenas os períodos coincidentes, de forma a coibir o enriquecimento sem causa. 3.

Agravo interno improvido.”(STJ - AgInt na ExeMS: 6864 DF 2007/0153384-6, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022) Assim, no caso dos autos com o processo n° 1011982-53.2021.8.11.0041 em trâmite nesta Vara Especializada, observa-se que a litispendência é parcial, porquanto ambas as ações objetivam a correção do prazo de vigência da patente de invenção n° PI0016460-7 e outras diversas.

Portanto, configurada a identidade jurídica, reconheço, de oficio, a litispendência parcial do pedido relacionado à patente de invenção n° PI0016460-7, a qual também é objeto no processo n° 1011982-53.2021.8.11.0041, em trâmite nesta Vara Especializada.

Em relação a ausência de pressuposto de existência do processo, devido a falta de autorização assemblear para o ajuizamento da ação, as alegações das requeridas não prosperam, pois, a requerente ingressou em juízo como substituta processual, agindo por legitimação extraordinária, nos termos da Lei n.º 7.347/1985 e do Código de Defesa do Consumidor (art. 82, IV), para a tutela de direito de natureza coletiva, ou seja, de todo o grupo e não um ou alguns associados ou mesmo de seus interesses institucionais.

No caso vertente, fica evidente que a pretensão deduzida se refere à defesa de direito coletivo em sentido estrito, no que se refere ao pedido de correção do prazo de vigência das patentes de invenção, sendo tal direito titularizado por todos os que utilizam o sistema de licenciamento das tecnologias acobertadas pelas patentes de invenção em discussão.

Em relação ao pedido de restituição dos valores pagos, a natureza é de direito individual homogêneo, subespécie de direito coletivo, que se identifica por tutelar interesses ou direitos divisíveis no momento da liquidação e execução da sentença; seus titulares são determinados ou determináveis no momento da execução da liquidação e execução da sentença e, por fim, estão ligados entre si por uma situação de fato ou de direito decorrente de origem comum posterior a lesão.

Sobre a atuação das associações na defesa dos interesses dos seus associados, vejamos o seguinte entendimento do STJ: “RECURSO ESPECIAL.

PROCESSO CIVIL COLETIVO.

LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES.

ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE E SUBSTITUTA PROCESSUAL.

RE n. 573.232/SC.

AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA.

REPRESENTAÇÃO.

NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.

DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NOMINAL.

TARIFA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA.

POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ 10/12/2007, COM INFORMAÇÃO EXPRESSA.

VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. 1.

No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide.

Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá em nome próprio interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual. 2.

Há substituição processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente.

Não se confunde, pois, a substituição processual com a representação, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência. 3.

A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública.

Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados.

Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 4.

No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível. 5.

O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual.

Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário. 6.

Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados. 7.

Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação. 8.

Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados.

Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear. 9.

A cobrança da tarifa por quitação (ou liquidação) antecipada de contrato de financiamento é permitida para as antecipações realizadas antes de 10/12/2007, desde que constante informação clara e adequada no instrumento contratual (Res.

CMN n. 2.303/96 e n. 3.516/2007), circunstância que deverá ser comprovada na fase de liquidação, particularmente por cada consumidor exequente.

Desde 10/12/2007, a cobrança da tarifa é expressamente proibida. 10.

Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1325857 RS 2011/0236589-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2022).(grifo nosso).

Assim, por agir em nome próprio, na defesa dos interesses do grupo – produtores rurais – nesta ação coletiva, não se aplica a exigência contida no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal e os precedentes mencionados pela requerida, como o julgamento do RE 573.232/SC, os quais se referem também a atuação das associações, entretanto, na qualidade de representante processual, agindo em nome de terceiro e para a tutela de direito de terceiro.

Portanto, é dispensável a aludida autorização em assembleia para que a associação possa demandar em juízo, em substituição, na tutela de direitos coletivos dos seus associados, conforme autoriza o art. 82, IV, da Lei n.º 8.078/90.

Ainda que por mera hipótese não fosse o caso de substituição processual, a requerida, posteriormente, juntou aos autos ata da assembleia que autorizava/ratificava a ação proposta pela Associação (Id. 62394988), “sanando” o alegado vício de representação.

Aliás, não encontra respaldo na legislação, jurisprudência e doutrina pátrias a pretensão de considerar que a ação somente passa a existir e produzir seus efeitos a partir do saneamento de eventuais vícios da petição inicial.

O art. 312, do CPC, prevê que a ação considera-se proposta com o protocolo da petição inicial, para quaisquer fins.

Nos casos em que é exigida a autorização para o ingresso em juízo, eventual ausência dessa autorização não se constitui em vicio de existência do processo, mas sim, de validade dos atos praticados.

O processo existe, passou a existir com a provocação da parte ao protocolar a petição inicial, pois somente com a sua existência é que se pode avaliar se é válido ou não.

Em se tratando de vício de representação (validade), este é perfeitamente sanável e os atos praticados são tidos por convalidados, não havendo qualquer prejuízo ou comprometimento à existência do processo.

Entretanto, frise-se, não é a hipótese dos autos, pois não se trata de representação, mas sim, substituição processual.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de pressuposto de existência do processo.

Como já consignado, a discussão acerca da declaração de constitucionalidade por controle difuso, nesta ação, esvaziou-se completamente com o julgamento do mérito da ADI 5529, motivo pelo qual rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir em relação ao pedido subsidiário, consistente na análise da conduta da Monsanto no processo administrativo de patentes, consta expressamente na inicial, que referido pedido somente seria apreciado caso não fosse declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art.40, da LPI. É sabido que a cumulação subsidiária de pedido, é regida pela regra da eventualidade, em o requerente estabelece uma preferência entre as postulações, nos termos do art. 326 do CPC, de modo que, uma vez reconhecido o pedido principal, restaria prejudicada a análise do pedido subsidiário.

Ao discorrer sobre o tema, Fredie Didier Jr. leciona: "Cuidemos primeiro da cumulação eventual (de um lado, a formulação de mais e um pedido; de outro, o prestígio da eventualidade), também chamada de pedidos subsidiários, pedidos sucessivos ou cumulação subsidiária, essa última denominação mais correta (por isso, será adotada a partir de agora).

Trata-se de aplicação da regra da eventualidade, segunda o qual a formulação das pretensões e exceções deve ser feita no momento específico da postulação.

O autor estabelece uma hierarquia/preferência entre os pedidos formulados: o segundo só será analisado se o primeiro for rejeitado ou não puder ser examinado (falta de um pressuposto de exame de mérito); o terceiro só será atendido se o segundo e o primeiro não puderem sê-lo etc. (...) Acolhido o pedido principal, estará o magistrado dispensado de examinar o pedido subsidiário, que não ficará acobertado pela coisa julgada, exatamente por não ter sido examinado (...)." (Curso de Direito Processual Civil.

Fredie Didier Jr. .16ª edição.

Editora Juspodivm. pp.464/465).

Assim, o acolhimento do pedido principal é situação que impede a análise do pedido subsidiário, uma vez que o próprio requerente estabeleceu uma subsidiariedade no pedido e não alternatividade.

Contudo, isso não enseja ausência de interesse de agir, mas apenas poderá prejudicar a sua apreciação no julgamento do mérito, caso haja acolhimento do pedido principal, já que estamos diante da regra da eventualidade nas pretensões formuladas.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

As requeridas alegaram, ainda, a ocorrência da decadência da pretensão de revisar o prazo de vigência das patentes PI0016460-7 e PI9915821-3.

Ocorre que o fundamento invocado pela requerida é aplicável somente à própria administração pública, no exercício da autotutela inerente a função administrativa, que lhe confere a possibilidade de rever os seus próprios atos viciados, anulando-os ou revogando-os, no prazo de cinco (05) anos, sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário.

Este prazo, contudo, não se aplica a tutela jurisdicional, a teor da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” (Súm. 473 do STF) Da mesma forma, a alegada prescrição também não ocorreu, conforme aduz a requerida.

Não há nenhuma disposição expressa, no caso dos direitos individuais homogêneos, acerca da prescrição e decadência, contudo, há que se considerar que, de acordo com as regras de direito material, qualquer pretensão obrigacional ou de reparação, individual ou coletiva, surge a partir da ocorrência de uma lesão.

A pretensão da requerente é a declaração do prazo de vigência das patentes mencionadas na inicial, definido de acordo com a regra prevista no caput, do art. 40, da LPI, afastando-se a incidência do prazo ampliado previsto no parágrafo único do mencionado artigo, por controle difuso de constitucionalidade.

Ocorre que a pretendida declaração de inconstitucionalidade foi alcançada com o julgamento da ADI 5529, o que ocorreu no curso desta ação.

Assim, não há que se falar em lesão anterior, desde a concessão das patentes, pois o referido ato administrativo foi realizado em conformidade com a legislação vigente, só recentemente declarada inconstitucional.

Desse modo, não há que se falar em decurso de prazo prescricional previsto no art. 21, da Lei n.º 4.717/65.

Afasto, portanto, as alegações de decadência e prescrição.

As requeridas alegam a necessidade de ingresso do INPI no polo passivo da ação, asseverando que é a autarquia que deverá rever os atos administrativos de revisão das patentes, o que não pode ser feito pelo particular.

A lei de propriedade industrial prevê, em seus arts. 57, a ação de nulidade de patente e, no art. 175, a ação de nulidade de registro, estabelecendo que, em ambos os casos, quando o INPI não for o autor, deverá intervir na ação.

Não há nenhuma outra previsão legal que imponha a participação da autarquia em processos judiciais, senão naqueles que tenham como objeto a declaração de nulidade do ato administrativo da concessão da patente ou registro, por vicio, o que não é o caso desta ação, que não aponta nenhuma conduta antijurídica da autarquia.

Não se pode olvidar que a pretensão principal deduzida nesta ação é a cessação da cobrança de royalties e a devolução dos valores cobrados, supostamente de forma ilegítima, depois de expirado o prazo das patentes, o que deixa evidente o interesse estritamente privado da relação.

Também, não se verifica a existência de litisconsórcio necessário, na forma do art. 114, do CPC, pois o INPI não é o titular e nem mesmo interessado na relação de direito material ou discutida no processo.

A atuação do INPI nos processos judiciais em que se pretende a declaração de nulidade de patente ou registro, somente se justifica quando há interesse público em relação aos direitos dos consumidores e eventual violação da concorrência, o que não é tratado nesta ação.

Outrossim, nos termos do parágrafo único do art. 28, da Lei n.º 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Desse modo, com o julgamento da ADI 5529 e o trânsito em julgado da decisão, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, da LPI não comporta mais discussão e deve ser cumprida, inclusive ex officio, como o próprio INPI já noticiou que fará com as patentes que se referem a produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e materiais de uso em saúde, uma vez que destas patentes, a autarquia tem conhecimento de quais são, tanto que já divulgou os números de patentes que terão os prazos de vigência modificados.

Ao contrario do que ocorre com a segunda hipótese da modulação dos efeitos, que depende da existência de ação ajuizada até o dia 07/04/2021, fato que certamente não é do conhecimento do INPI.

Assim, não se verificando qualquer hipótese de assistência ou litisconsórcio necessário, rejeito a pretensão de reconhecimento de impossibilidade jurídica do pedido.

A requerente postulou pela realização de prova pericial técnica, para avaliar a conduta adotada pela requerida Monsanto, no processamento administrativo dos pedidos das patentes de invenção n° PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3, PI0407397-5 e PI0315775-0.

No entanto, é sabido que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) é órgão responsável por registrar e proteger marcas e patentes, assim como pelas suas concessões.

Dessa maneira, considerando que foram concedidas as patentes à requerida Monsanto pelo INPI, mediante processo administrativo, a revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário somente pode ocorrer quando se estiver diante de alguma ilegalidade.

No caso dos autos, a requerente se insurge contra a aplicação do parágrafo único, do art. 40, da Lei n.º 9.279/96, sob o argumento de que o atraso na concessão das patentes se deu por culpa das requeridas e, por isso, não poderia ser aplicado o mencionado dispositivo.

Ocorre que a tramitação administrativa de um pedido de patente é complexa e necessita de várias etapas, circunstâncias que levariam à morosidade da concessão.

No julgamento do acórdão da ADI 5.529, perante o STF, houve menção às etapas de tramitação do processo administrativo dos pedidos de patentes depositados no INPI: “(...) O trâmite processual de um pedido de patente envolve várias etapas administrativas.

O procedimento para a concessão de uma patente tem início com o depósito do pedido no INPI, no qual constarão, entre outros documentos, o relatório descritivo com as informações detalhadas do objeto para o qual se pleiteia a proteção (art. 19, inciso II) e as reivindicações correspondentes, que deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, delineando-se as particularidades do pedido e definindo-se, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (art. 19, inciso III, c/c o art. 25).

Em seguida, a documentação é submetida a um exame formal preliminar, destinado a verificar se o pedido está devidamente instruído.

Sendo esse o caso, o pedido é protocolado, considerando-se, para todos os efeitos, a data da apresentação do pedido como a data de seu depósito (art. 20).

O pedido é mantido em sigilo por até 18 (dezoito) meses, contados de seu depósito, período após o qual será publicado, sendo, então, disponibilizados ao público os dados identificadores da demanda, bem como a cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos relacionados à invenção ou ao modelo de utilidade (art. 30, caput, e § 2º).” (STF, Tribunal Pleno, Rel.

Min.

Dias Toffoli, ADI 5.529/DF, julgada em 12/05/2021, DJe 14/05/2021). (grifo nosso).

Denota-se que o andamento do processo de pedido de patentes perante o INPI é moroso, por envolver diversas etapas administrativas, cada qual com prazo próprio, para que possa atender as exigências previstas em Lei.

Não há um prazo máximo estabelecido na lei para que a tramitação seja finalizada.

Ainda, no parágrafo único, do art. 40, da LPI, há previsão expressa de não aplicação do prazo de vigência diferenciado quando a morosidade no trâmite do processo decorrer de pendencia judicial ou motivo de força maior, ou seja, se ficar caracterizado que a demora decorreu por causa de uma dessas hipóteses, o interessado em obter a patente, não será beneficiado com o prazo estendido.

Essas são as únicas hipóteses legais de não aplicação da referida regra, que estava vigente à época dos fatos.

Em outras palavras, a suposta morosidade na tramitação do processo de concessão de patente, por qualquer outra causa, importaria em revisão do ato administrativo, sem que houvesse ofensa à lei.

Com isso, a perícia pretendida se torna inócua, motivo pelo qual, indefiro o pedido.

Decididas as questões preliminares, verifico que a matéria em debate no presente feito é eminentemente de direito, hipótese que autoriza o julgamento antecipado do mérito, pois não se mostra necessária a produção de outras provas, além dos documentos que instruem os autos, nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. “Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas.” Importante consignar que cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas, a teor do que estabelece o art. 370, do Código de Processo Civil.

Assim, o Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu entendimento: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO MORAL COLETIVO - DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE ILÍCITA - INDENIZAÇÃO - SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL DO MPDFT FIXANDO A REPARAÇÃO EM R$14.000.000,00 (QUATORZE MILHÕES DE REAIS) E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INCONFORMISMOS DAS RÉS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRAPROPAGANDA, BEM COMO A MULTA MONITÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO.

IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS - OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA.

E DA SOUZA CRUZ S/A - E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 1.

DO RECURSO ESPECIAL DA OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. (...). 1.2.

Julgamento antecipado da lide.

Possibilidade.

Inexistência de cerceamento do direito de defesa.

Produção de prova documental suficiente.

Impossibilidade de revisão.

Incidência da Súmula 7/STJ.

Livre convencimento motivado na apreciação das provas.

Regra basilar do processo civil brasileiro.

Precedentes do STJ.” (REsp 1101949/DF, Rel.

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 30/05/2016. “PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

NÃO OCORRÊNCIA.

PRECEDENTES.

RELEVÂNCIA DA PROVA INDEFERIDA.

INVIABILIDADE DE ANÁLISE.

SÚMULA 7/STJ.

SUSPENSÃO DO PROCESSO.

FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.

SÚMULA 283/STF. 1.

A jurisprudência do STJ reconhece que não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo (REsp 1.252.341/SP, Rel.

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013). 2.

Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem - que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa e que a produção da prova requerida pelo município era prescindível -,por demandar a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. (...)." (AgRg no REsp 1.445.137/MG, Rel.

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015.).

A requerente insurge contra os prazos de vigência concedidos as patentes de invenção PI0210345-1 vigente até 11/09/2028; PI0017613-3 vigente até 04/04/2027; PI9915821-3 vigente até 24/09/2023 e; PI0407397-5 vigente até 14/04/2030; para que sejam de vinte (20) anos contados dos respectivos depósitos de pedidos de patente, bem como seja cessada a cobrança de royalties e a devolução de valores pagos a partir da data de expiração das referidas patentes, de acordo com o prazo corrigido.

Consta da exordial que o prazo de vigência das referidas patentes foi definido segundo a regra prevista no parágrafo único, do artigo 40, da LPI, que supostamente seria inconstitucional ou inaplicável em relação às patentes em questão, pois a requerida teria dado causa à demora na concessão dos títulos patentários.

O representante do Ministério Público, atuando como custos legis, opinou pela improcedência da ação, diante da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529, que tratou da modulação dos efeitos.

Pois bem.

No julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido na ADI 5529/DF (transitada em julgado em 11/09/2021), foi declarado inconstitucional a norma constante no parágrafo único, do art. 40, da LPI, cujo teor era o seguinte: “Art. 40.

A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único.

O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.” Posteriormente, o parágrafo único, do art. 40, da LPI, foi revogado pela Lei n° 14.195/2021, retirando em definitivo do ordenamento jurídico o referido dispositivo.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529, houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “ Ação direta de inconstitucionalidade.

Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.

Lei de propriedade industrial.

Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido.

Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento.

Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde.

Procedência do pedido.

Modulação dos efeitos da decisão. (...) 17.

Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. 18.

Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito.

Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

As ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.” (ADI 5529, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2021 PUBLIC 01-09-2021) (grifos nossos).

Em outras palavras, a todas as patentes concedidas com extensão de prazo (art. 40, parágrafo único, da LPI), relacionadas às ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, foi aplicado o efeito ex tunc, o que resultou, conforme expressamente decidido pelo STF, “na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI.” Para essas patentes, portanto, deve ser respeitado o prazo de vigência estabelecido no caput, do art. 40, da LPI (20 anos contados da data do depósito), sem exceção.

Como é sabido, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, conforme previsão contida no paragrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99.

Dessa forma, em se tratando de questão submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, não cabe a este Juízo decidir diversamente ou ampliar os limites estabelecidos sobre a matéria por aquela Corte suprema.

Com isso, a pretensão da requerente em alterar o prazo de vigência das patentes concedida às requeridas – seja por inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, da LPI, seja por incompatibilidade pelo suposto atraso injustificado – configura invasão de competência do STF, que ao decidir pela inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, da LPI, em razão da incompatibilidade no Constituição Federal, estabeleceu a modulação dos efeitos de sua decisão, para retroagir os efeitos para as ações ajuizadas até o dia 7 de abril de 2021.

A presente ação foi proposta em 14 de abril de 2021, ou seja, posterior a data fixada para a incidência da modulação dos efeitos ex tunc.

Assim, a alteração dos prazos de vigência das patentes concedidas, nos termos do parágrafo único, do art. 40, da LPI, vigente à época, iria de encontro ao que ficou decidido no julgamento da ADI 5.529, que invalidou as extensões de prazo concedidas com base no referido dispositivo, aplicando-se somente este para as ações ajuizadas até o dia 7 de abril de 2021, que tinham como fundamento a inconstitucionalidade do dispositivo mencionado.

Sendo assim, a concessão dos prazos de vigência das patentes de invenção efetivadas pelo INPI decorreu da estrita observância do parágrafo único, do art. 40, da LPI, vigente à época.

Logo, não ficou demonstrado qualquer ilegalidade ou irregularidade praticada pelo INPI, a fim de justificar a alteração dos prazos de vigências das patentes concedidas pelo referido órgão, mantendo a presunção de legalidade e legitimidade desses atos administrativos.

Portanto, considerando que o Supremo Tribunal Federal declarou a aplicação do efeito ex nunc no julgamento da ADI 5529, ressalvando a aplicação efeitos de declaração de inconstitucionalidade, as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas às ações judiciais protocoladas até 07 de abril de 2021, em relação aos quais declarou a aplicação do efeito ex tunc, e a presente ação foi proposta em 14 de abril de 2021, permanecem válidas as extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único, do art. 40 da LPI.

Assim, é indevida a alteração dos prazos de vigências das patentes de invenção PI0210345-1 vigente até 11/09/2028; PI0017613-3 vigente até 04/04/2027; PI9915821-3 vigente até 24/09/2023 e; PI0407397-5 vigente até 14/04/2030; de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por conseguinte, não há que se falar em cessação da cobrança de royalties e restituição dos valores cobrados dos associados da requerente, pelo uso da tecnologia, inclusive, para os casos alcançados pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pois ficaram ressalvados os efeitos concretos das relações jurídicas já estabelecidas.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos e, por consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios, que fixo no valor correspondente a dez por cento (10%) sobre o valor da causa atualizado.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2024.

Celia Regina Vidotti Juíza de Direito