TRF1 - 1001429-44.2024.4.01.3503

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL Subseção Judiciária de Rio Verde-GO Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rio Verde-GO SENTENÇA TIPO "A" PROCESSO: 1001429-44.2024.4.01.3503 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: PAULO RICARDO FERREIRA REPRESENTANTES POLO ATIVO: SERGIO GERMANO RODRIGUES FILHO - GO48392 POLO PASSIVO:HELEN CRISTINA DA SILVA QUEIROZ e outros SENTENÇA I.

RELATÓRIO.

Trata-se de ação do procedimento comum civil ajuizada por PAULO RICARDO FERREIRA em desfavor de HELEN CRISTINA DA SILVA QUEIROZ e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, objetivando a requerida se abstenha de usar a marca “STUDIO 7”.

Narra o autor que firmou com a ré HELEN “um contrato verbal que consistia na sublocação de uma parte de um imóvel que o Requerente alugava, localizado na Rua Augusta Bastos nº 1248, Casa 1, Centro, Rio Verde/GO.

A Partir deste contrato, os dois mantiveram seus respectivos empreendimentos, o Requerente um Studio de tatuagem, e a Requerida sua barbearia, entre os dias 20/01/2018 e 20/03/2023, quando a Requerente desocupou a sala comercial.

A Requerida aduz que realizou, no ano de 2019, o procedimento de registro de sua marca criada para a barbearia, o qual foi efetivamente concedido em 2020.

O Requerente no dia 10/10/2022, notificou extrajudicialmente a Requerida com o fito de rescindir o contrato verbal sublocação de sala comercial, concedendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a desocupação.

Após o fim do vínculo entre as partes, a Requerida o notificou extrajudicialmente para que parasse de usar a marca “Studio 7” pois a mesma já havia sido registrada por ela.

Por este fato, demonstrando a evidente má-fé da Requerida, pois a marca “Studio 7” já era utilizada desde 2015 pelo Requerente, não encontrou outra alternativa a não ser propor esta presente ação.” Ao final, pugna seja “julgada totalmente procedente a ação, para o fim de condenar a Requerida à abstenção do uso da marca “STUDIO 7”, assim como ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização pelos danos morais experimentados pelo Requerente; c) A nulidade de registro da marca “STUDIO 7” perante o INPI; d) Como pedido alternativo requer que seja adjudicado o referido registro em favor do autor.” Inicial instruída com documentos.

Custas recolhidas no ID 2125122256.

Decisão de ID 2127035085 indeferiu a tutela de urgência e concedeu a justiça gratuita ao autor.

Citada a ré HELEN CRISTINA conforme certidão de ID 2140304674, manteve-se inerte.

O INPI apresentou contestação no ID 2141856248, alegando que sua intervenção no feito se dá a título “de uma assistência muito peculiar e especial, instituída pela Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI)”, razão pela qual pugna por sua exclusão do polo passivo da demanda, devendo figurar como assistente litisconsorcial da parte autora.

No mérito, aduz, basicamente, que (a) não deu causa à lide, eis que não houve impugnação administrativa; (b) estar “configurada a boa-fé do Autor, enquanto pré-utente, do ponto de vista objetivo.

Quanto à boa-fé subjetiva no uso, se desconhece qualquer contestação a este respeito apresentada pela empresa Ré (...) se considera que o Autor logrou demonstrar a exploração anterior da marca mista "STUDIO 7", para serviços de tatuagem.

Inconteste, ainda, a evidente colidência entre a marca explorada anteriormente pelo Autor e a marca da Ré, dada a clara conexão e afinidade entre os serviços de tatuagem e corte de cabelo, na medida em que dizem respeito à estética. É de se frisar, ainda, que a marca explorada pelo Autor, conforme consta de seu estabelecimento, parece ser rigorosamente idêntica à marca depositada pela empresa Ré.

Portanto, tudo exposto, parecem demonstrados os requisitos aptos à atribuição o direito de precedência à Autora, fundado no art. 129, § 1º da LPI.” A parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide (ID 2145531673).

Vieram conclusos os autos. É o suficiente relatório.

II.

FUNDAMENTAÇÃO. (a) Limitação objetiva da demanda.

Na presente demanda o autor formula pedido de para que seja “julgada totalmente procedente a ação, para o fim de condenar a Requerida à abstenção do uso da marca “STUDIO 7”, assim como ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização pelos danos morais experimentados pelo Requerente; d) A nulidade de registro da marca “STUDIO 7” perante o INPI”.

De proêmio, cabe restringir os pedidos que poderão ser apreciados na presente demanda, em virtude da competência deste Juízo.

No Tema 950 o STJ fixou entendimento de que “As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal.

No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória”.

Possível, portanto, que a imposição de abstenção de uso de marca em ação de anulação de registro seja processada e julgada pela Justiça Federal.

Nada obstante, a parte autora cumulou pedido de indenização por dano moral, calcado no possível uso indevido de marca pela requerida.

Contudo, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a cumulação dos pedidos de nulidade de registro de marca com o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL.

DIREITO EMPRESARIAL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

MARCA.

AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO.

INCLUSÃO DO ITEM 95 DA CLASSE 40 NO REGISTRO DA MARCA PREVER QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO PROPOSTA PELA PRÓPRIA DEPOSITANTE.

AUSÊNCIA DE COISA JULGADA.

TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA.

DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR.

COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS.

ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73.

NÃO CONFIGURAÇÃO.

MARCAS PREVER E PREVIR.

MARCA POSTERIOR REGISTRADA NA MESMA CLASSE E NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO QUE A MARCA ANTERIOR.

IMPOSSIBILIDADE.

ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96.

MARCAS NOMINATIVAS SEMELHANTES.

SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

MESMA ESPECIFICAÇÃO.

SERVIÇOS QUE, SE NÃO IDÊNTICOS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO SEMELHANTES OU AFINS.

PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O PRÓPRIO REGISTRO DE MARCA.

CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.

IMPOSSIBILIDADE.

INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS.

ART. 292, § 1º, DO CPC/73 (ART. 327, § 1º, DO CPC/15). (...) 11.

Pedido de indenização por danos morais e materiais que decorre não da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual utilização indevida da marca anteriormente registrada. 12.

Embora seja possível a cumulação do pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de abstenção de uso, em razão da previsão expressa do art. 173 da LPI, não se mostra possível a cumulação do pedido de indenização por danos materiais e morais. 13.

Cumulação que apenas se mostra possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos, o que não é o caso, considerando que a ação de nulidade deve tramitar, por força do art. 175 da LPI, na Justiça Federal.

Inteligência do art. 292, § 1º, do CPC/73 (art. 327, § 1º, do CPC/15).

Precedentes deste Superior Tribunal. 14.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.848.033/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 12/11/2021.) (destaquei) DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.

COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO.

LIDE QUE NÃO ENVOLVE A UNIÃO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

REGISTRO DA MARCA "CHEESE.

KI.

TOS", EM QUE PESE A PREEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.

TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO.

IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1.

A autora pretende cumular duas ações: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré, isto é, lide que não envolve a autarquia.

Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual. (...) (REsp n. 1.188.105/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 12/4/2013.)(destaquei) Desta forma, reconheço a incompetência deste Juízo Federal para julgar o pedido de reparação por danos morais decorrente do uso da marca, conforme formulado pelo Autor, por se tratar de matéria estranha à competência federal, portanto, não passível de cumulação o pedido de condenação em danos morais com o pedido de anulação do registro da marca, na forma do art. 327, § 1º, II do CPC. (b) Do pedido de intervenção especial do INPI.

O INPI arguiu que deve ser admitido como assistente especial do autor, conforme art. 175 da Lei 9.279/1996.

Realmente, de acordo com o art. 175 da Lei de Propriedade Industrial e nos termos da jurisprudência do C.

STJ, a intervenção do INPI em ações de nulidade de registro promovidas por terceiros tem natureza jurídica de intervenção sui generis, podendo a autarquia atuar processualmente na defesa da parte, autora ou ré, que atenda aos requisitos legais para a concessão do registro de marca.

A respeito do tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, divulgado no informativo de jurisprudência nº 686 daquela Corte Superior, em março de 2021, por meio do qual se esclarece com precisão a natureza da intervenção do INPI nas ações de nulidade de registro de marca não promovidas pela própria autarquia – litisconsórcio dinâmico/migração interpolar: RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

TRANSAÇÃO ENTRE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS LITIGANTES.

DISCORDÂNCIA DO INPI, QUE INTEGRAVA O POLO PASSIVO DA LIDE.

EXTINÇÃO DO FEITO.

IMPOSSIBILIDADE. 1.

Consoante cediço nesta Corte, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva.

Precedentes. 2.

Nessa perspectiva, admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92. 3.

Na espécie, a autarquia, após citada para integrar a relação processual, apresentou contestação, suscitando a sua ilegitimidade passiva ad causam, requerendo intervenção no feito na qualidade de assistente especial e aderindo à tese defendida pela autora.

Posteriormente, insurgiu-se contra a transação extrajudicial celebrada entre as sociedades empresárias (autora e segunda ré), opondo-se à extinção da ação de nulidade de registro, ao argumento da existência de dano ao interesse público. 4.

Nesse quadro, configurou-se o deslocamento do INPI da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda, o que pode ser traduzido como um litisconsórcio ativo ulterior, ressoando inequívoco que a transação extrajudicial, celebrada entre a autora originária e a segunda ré, não tem o condão de ensejar a extinção do processo em que remanesce parte legitimamente interessada no reconhecimento da nulidade do registro da marca. 5.

Nada obstante, cumpre ressalvar o direito da autora originária que, por óbvio, não pode ser obrigada a permanecer em juízo de pleitear desistência na instância de primeiro grau, em consonância com o acordo que não produz efeitos em relação ao INPI. 6.

Recurso especial não provido. (REsp 1817109/RJ, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 25/03/2021) (destaquei) No caso dos autos, em sua manifestação, o INPI atuou em favor dos interesses da parte autora, ao reconhecer a presença dos elementos ensejadores do direito de precedência autoral.

Reconheço, portanto, a intervenção do INPI como assistente litisconsorcial da parte autora. (c) Mérito.

Fixados esses pontos, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições de ação.

A discussão gira em torno da análise do alegado direito da autora à anulação do registro nº 917909577, referente à marca mista "STUDIO 7 BARBER SHOP", depositada na classe n° 44, de titularidade da Ré, conferido à pessoa jurídica de direito privado ré pelo INPI.

Entendo que a pretensão do autor merece prosperar.

Nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, verbis: Art. 129.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

E, nos termos da jurisprudência sobre o assunto, “Admite-se a possibilidade de anulação judicial de registro de marca com base no direito de precedência.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade.

Precedentes. (AGRAVO DE INSTRUMENTO ..SIGLA_CLASSE: AI 5021372-60.2021.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, TRF3 - 1ª Turma, DJEN DATA: 08/11/2022 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)”.

Em relação ao registro marcário, a legislação pátria adota o sistema atributivo de direito, ou seja, a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos apenas pelo registro que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, consoante dispõe o art. 129 da LPI.

Assim, a propriedade da marca é adquirida por meio do registro validamente expedido, nos termos das disposições da Lei n. 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial, assegurando-se ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.

Dessa forma, como regra geral, aquele que primeiro depositar um pedido deve ter a prioridade ao registro.

Tal regra, no entanto, admite uma exceção, qual seja, a do direito do usuário anterior, em que o usuário de boa-fé que comprovar a utilização anterior há, pelo menos 6 meses, de marca idêntica ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, situação em que pode ser reivindicado o direito de precedência ao registro (AGRAVO DE INSTRUMENTO ..SIGLA_CLASSE: AI 5003376-78.2023.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Juiz Federal Convocado ALESSANDRO DIAFERIA, TRF3 - 1ª Turma, DJEN DATA: 07/08/2023 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.) Esse o caso dos autos.

Destaque-se que, caso o direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro, em impugnação administrativa, o usuário de boa-fé deve observar os prazos previstos nos arts. 158 a 160 da LPI.

Por outro lado, se for reivindicado o direito de precedência após o registro, a parte poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade ou pelo ajuizamento de ação judicial anulatória, consoante dispõem os arts. 173 a 175 da LPI.

Assim, correto o caminho escolhido pelo demandante para anular o registro em questão, na linha dos precedentes do STJ, que possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência (Precedentes: REsp 1.184.867/SC, Rel.

Min.

Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe 06/06/2014; REsp 1.582.179/PR, Rel.

Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, DJe 19/8/2016 e REsp 1.189.022/SP, Rel.

Min.

Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe 02/04/2014)”.

Neste sentido: “A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro.

Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório - concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ, REsp 1464975/PR, Ministra Nancy Andrighi, 3T, DJe 14/12/2016).

No caso dos autos, é inconteste que o autor utiliza a marca “STUDIO 7”, uma vez que a ré HELEN CRISTINA DA SILVA QUEIROZ, regularmente citada, deixou de contestar a pretensão autoral.

Assim, tendo a parte ré deixado de impugnar especificamente o exercício da titularidade fática da marca pelo autor, ônus que lhe incumbia por força do disposto no art. 341 do CPC, devem ser presumidas verdadeiras as não impugnadas.

Mas não é tudo, o autor logrou êxito em comprovar a efetividade do uso da marca, assim como sua continuidade, no período anterior ao depósito do pedido de registro pela ré ocorrido em 07/08/2019.

Com efeito, o autor colaciona imagens de divulgações em redes sociais, no ano de 2015 (ID 2124518939): Traz publicações em redes sociais do ano de 2016 (ID 2124518973): Carreou, outrossim, o autor foto do estabelecimento comercial, com data de 2018 (ID 2124519011): Desta forma, o Autor traz evidências suficientes de que a marca era reiteradamente divulgada em seu nome, dentro do período de investigação do uso anterior da marca.

Sendo certo que a divulgação e publicidade evidentemente são formas de exploração da marca.

Assim agindo, o autor se desincumbiu de comprovar a exploração anterior da marca mista "STUDIO 7", para serviços de tatuagem.

Salta aos olhos a colidência entre a marca explorada anteriormente pelo Autor e a marca da Ré, dada a conexão e afinidade entre os serviços de tatuagem e corte de cabelo, na medida em que dizem respeito à estética.

Portanto, assiste razão ao Autor e ao INPI, estando suficientemente demostrado nos autos os requisitos para atrair a aplicação do direito de precedência ao Autor, consoante preconiza o art. 129, § 1º da LPI.

Destarte, não tenho nenhuma dúvida de que deve ser garantido ao Autor o uso e registro da marca em apreço, cancelando-se o registro nº 917909577 efetuado pela ré HELEN CRISTINA DA SILVA QUEIROZ junto ao INPI.

III.

DISPOSITIVO.

Do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a anulação e o consequente cancelamento do registro efetuado pela ré HELEN CRISTINA DA SILVA QUEIROZ junto ao INPI sob nº 917909577.

Resolvo o mérito da presente ação, com base no art. 487, I, do CPC.

Defiro a tutela de urgência para determinar que a ré HELEN CRISTINA DA SILVA QUEIROZ se abstenha de utilizar a marca “STUDIO 7”, sob pena de fixação de multa cominatória.

Condeno a parte ré HELEN CRISTINA DA SILVA QUEIROZ ao pagamento de custas e despesas processuais.

Condeno, ainda, ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa (CPC, art. 85, §2º).

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões.

Apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, certifique-se a tempestividade do recurso e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Transitado em julgado, nada pleiteado, arquivem-se.

A publicação e o registro são automáticos.

Rio Verde/GO, data da assinatura. (assinado eletronicamente) Eduardo de Assis Ribeiro Filho JUIZ FEDERAL Vara Única da Subseção Judiciária de Rio Verde/GO