TRF1 - 1000303-56.2025.4.01.4300

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária do Tocantins 1ª Vara Federal Cível da SJTO PROCESSO: 1000303-56.2025.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: J P M FITNESS LTDA REPRESENTANTES POLO ATIVO: ANA BEATRIZ FERNANDES LUZ - TO11.849 POLO PASSIVO:INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI SENTENÇA RELATÓRIO J P M FITNESS LTDA ajuizou ação em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, visando à anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca mista “CAPITAL FITNESS”, referente ao processo nº 921229887, na classe NCL (11) 35, bem como à condenação do réu à efetivação do registro da referida marca.

Narra a parte autora, em síntese: (i) que protocolou, em 22/12/2020, pedido de registro da marca “CAPITAL FITNESS” junto ao INPI, tendo seu pedido tramitado regularmente, sem oposição de terceiros; (ii) que, em 24/08/2021, foi surpreendida com decisão administrativa que indeferiu o pedido, sob o fundamento de reprodução ou imitação de marca alheia, a saber, “BCF BRASÍLIA CAPITAL FITNESS”, registrada sob o processo nº 909757836; (iii) que interpôs recurso administrativo, posteriormente não provido, reiterando a necessidade de reconsideração da decisão diante da inexistência de confusão ou associação entre as marcas; (iv) que as marcas possuem elementos distintivos, seja no aspecto gráfico, seja na atuação mercadológica, além de diferenciação nas atividades e classes de registro; (v) que, mesmo havendo elemento nominativo semelhante, as especificações dos serviços e públicos-alvo são distintas, inexistindo risco de confusão ou concorrência desleal.

Alega, ainda, que a decisão administrativa ofendeu o princípio da especificidade, sendo aplicável a proteção aos sinais distintivos apenas em caso de afinidade mercadológica, e que o indeferimento não respeitou os próprios critérios previstos no Manual de Marcas do INPI.

Defende a regularidade do uso da expressão “CAPITAL FITNESS” como extensão do título de estabelecimento da autora, registrado desde 2015, inexistindo imitação ou reprodução de marca de terceiros suscetível de causar confusão.

Ao final, requereu (i) a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do indeferimento, com anotação do status “sub judice” junto ao INPI; (ii) a procedência da ação para anulação do ato administrativo de indeferimento e condenação do INPI ao registro da marca “CAPITAL FITNESS”, com a expedição do certificado respectivo.

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), bem como juntou documentos para comprovação de suas alegações.

A decisão de Id. 2166766664: (i) indeferiu a tutela provisória de urgência, ante a ausência de demonstração de risco iminente de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, em razão do tempo decorrido desde o indeferimento administrativo; (ii) determinou a intimação da autora para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição; e (iii) dispensou a audiência preliminar de conciliação, em virtude da natureza da controvérsia.

Em contestação (Id. 2177506187), o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI reconheceu o pedido da autora, informando que, à luz do Despacho Técnico 1176131 SEI 52402.001305/2025-76, a decisão administrativa de indeferimento do registro da marca “CAPITAL FITNESS” não observou a melhor técnica, pois (i) as especificações dos serviços protegidos pelas marcas não se confundem; (ii) não há risco de confusão ou associação indevida entre os sinais; (iii) o público-alvo e as atividades mercadológicas de cada empresa são distintos; (iv) as alegações da autora inviabilizam a manutenção da decisão de indeferimento.

Ao final, anuiu ao pedido de procedência da ação, para que seja possibilitado o deferimento e o registro da marca, desde que cumpridos os requisitos legais.

Em manifestação à contestação (Id. 2178873563), a parte autora renunciou ao prazo para impugnação, destacando que não subsistem controvérsias de fato ou de direito diante do reconhecimento do pedido pelo INPI, requerendo o julgamento antecipado da lide.

As partes não especificaram outras provas a produzirem, além da documentação já constante nos autos.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

QUESTÕES PREFACIAIS PRELIMINARES Não há questões preliminares pendentes de apreciação.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO Não há prejudiciais de mérito a serem analisadas.

ATIVIDADE PROBATÓRIA As partes não especificaram outras provas a produzirem, tampouco entendo necessária, ou viável, a determinação de alguma diligência adicional de ofício, razão pela qual declaro encerrada a fase probatória e passo doravante ao exame antecipado de mérito, nos termos do art. 355, inc.

I, do Código de Processo Civil.

FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO Conforme relatado, busca a parte autora a anulação do ato administrativo que indeferiu seu pedido de registro da marca mista “CAPITAL FITNESS”, referente ao processo nº 921229887, na classe NCL (11) 35, junto ao INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, bem como a condenação do réu à efetivação do registro e à expedição do certificado respectivo.

Argumenta a parte autora, em síntese, que (i) seu pedido administrativo tramitou regularmente e não foi alvo de oposição de terceiros; (ii) a decisão de indeferimento fundamentou-se de forma equivocada na alegada reprodução ou imitação de marca alheia (“BCF BRASÍLIA CAPITAL FITNESS”), embora inexista risco de confusão ou associação, ante as diferenças de apresentação, atuação mercadológica e público-alvo; (iii) os requisitos legais para registro foram integralmente observados, inclusive no tocante à distintividade do sinal e ausência de afinidade mercadológica impeditiva.

Ressalta, ainda, que a negativa administrativa divergiu dos próprios critérios do Manual de Marcas do INPI e do princípio da especificidade.

O INPI, por sua vez, em contestação, reconheceu expressamente a procedência do pedido autoral, aduzindo, em síntese, que a decisão administrativa não observou a melhor técnica e que, ao cotejar as especificações dos serviços, a apresentação dos sinais e o público-alvo, verifica-se não haver risco de confusão ou de associação indevida entre as marcas.

Destacou, ainda, que a decisão impugnada não se sustentava diante dos elementos constantes dos autos e do Manual de Marcas da própria Autarquia, concordando com o pedido de anulação do indeferimento e o subsequente prosseguimento do registro da marca pretendida, desde que atendidos os requisitos legais.

Pois bem.

Sobre o tema, dispõe o art. 124, inc.

XIX, da Lei nº 9.279/1996 que não são registráveis como marca: “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Conforme os fundamentos técnicos apresentados pelo próprio INPI, a análise dos elementos marcários, bem como das especificações dos serviços, demonstra que, no caso concreto, as marcas “CAPITAL FITNESS” e “BCF BRASÍLIA CAPITAL FITNESS” não se confundem, tampouco visam ao mesmo público consumidor, inexistindo afinidade mercadológica a ensejar a aplicação do óbice legal.

Os documentos dos autos confirmam que (i) o pedido de registro formulado pela autora refere-se a comércio de artigos para ginástica e produtos alimentícios, ao passo que a marca registrada como impeditiva refere-se à organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; (ii) a apresentação dos sinais é suficientemente distinta; (iii) não há sobreposição de atuação mercadológica, inexistindo, assim, o risco de confusão ou associação indevida entre os sinais distintivos em cotejo.

Ademais, o próprio réu, autoridade competente para a análise do tema, reconheceu que a decisão administrativa questionada não se encontra em conformidade com os parâmetros técnicos e jurídicos aplicáveis ao caso.

Logo, restando incontroverso nos autos o reconhecimento do direito autoral e inexistindo qualquer elemento que infirme as conclusões técnicas apresentadas, impõe-se o acolhimento do pedido inicial, a fim de anular o ato administrativo de indeferimento e determinar ao INPI o prosseguimento do registro da marca “CAPITAL FITNESS”, nos termos do pedido.

CONCLUSÃO Diante do exposto, reconhecida a procedência do pedido autoral pelo próprio INPI, entendo caracterizado o direito da parte autora à anulação do ato administrativo impugnado, com determinação para que o INPI promova o registro da marca “CAPITAL FITNESS”, observados os requisitos legais e regulamentares pertinentes, inclusive o recolhimento das taxas eventualmente devidas.

DELIBERAÇÃO JUDICIAL Diante do exposto: (a) HOMOLOGO o reconhecimento do pedido, com fundamento no art. 487, inc.

III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para declarar nulo o ato administrativo de indeferimento do pedido de registro da marca mista “CAPITAL FITNESS” (Processo nº 921229887), determinando ao INPI que promova o prosseguimento do registro da referida marca e, satisfeitos os requisitos legais, proceda à expedição do certificado de registro em nome da parte autora; (b) CONDENO o INPI ao ressarcimento das custas e demais despesas processuais eventualmente adiantadas (art. 4º, inc.

I e parágrafo único, Lei nº 9.289/1996), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o valor mínimo de R$ 3.721,20 (três mil, setecentos e vinte e um reais e vinte centavos), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 19, do Código de Processo Civil, e do item 10.21, do Anexo I, da Resolução/OAB-TO nº 05/2024. (b.1) descabe, no caso, a redução dos honorários à metade, tendo em vista que, embora o INPI tenha reconhecido o pedido autoral, não houve comprovação do cumprimento simultâneo e integral da prestação reconhecida (§ 4º do art. 90 do CPC).

PROVIDÊNCIAS DE IMPULSO PROCESSUAL A Secretaria da Vara deverá: (i) intimar as partes desta sentença; (ii) aguardar o prazo para a interposição de recurso; (iii) interpostos recursos, colher contrarrazões, certificar tempestividade e preparo, se for o caso, e remeter os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgamento, independentemente de juízo de admissibilidade; (iv) não interposto recurso no prazo, certificar o trânsito em julgado e intimar as partes para requerer o que entenderem de direito; (v) não havendo requerimentos, arquivar o feito com as formalidades de praxe.

Palmas(TO), data abaixo. (assinado digitalmente) CAROLYNNE SOUZA DE MACEDO OLIVEIRA Juíza Federal Titular da 1ª Vara SJTO ESTA VARA FEDERAL TEM O SELO OURO DE EXCELÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTRATÉGICAS EM 2024