TRF1 - 0028246-35.2014.4.01.3400

JUSTIÇA FEDERAL Tribunal Regional Federal da 1ª Região PROCESSO: 0028246-35.2014.4.01.3400 PROCESSO REFERÊNCIA: 0028246-35.2014.4.01.3400 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) POLO ATIVO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL POLO PASSIVO:EMBARQUE TURISMO LTDA - EPP e outros REPRESENTANTE(S) POLO PASSIVO: EFREN PAULO PORFIRIO DE SA LIMA - PI2445-A, EDUARDO LYCURGO LEITE - DF12307-A, RAFAEL LYCURGO LEITE - DF16372-A e ANDREW RIOS AMORIM - PI22833 RELATOR(A):CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Justiça Federal Tribunal Regional Federal da 1ª Região APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0028246-35.2014.4.01.3400 - [Registro de Marcas, Patentes ou Invenções] Nº na Origem 0028246-35.2014.4.01.3400 Órgão Colegiado: 5ª Turma Distribuição: Gab. 14 - DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Relator: Desembargador Federal CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO RELATÓRIO O Exmº Sr.

Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão (Relator): Trata-se de Apelação interposta pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n° 0028246-35.2014.4.01.3400, julgou procedente o pedido formulado por Embarque Turismo Ltda. para declarar que a marca “Embarque” pode ser utilizada tanto pela autora quanto pela ré, EMBARQUE HOLDINGS INC.

A sentença também condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, o INPI sustenta, em preliminar, que não deveria figurar no polo passivo da demanda, por exercer função meramente técnico-administrativa e estar legalmente investido da condição de assistente especial, nos termos do art. 175 da Lei n° 9.279/96.

No mérito, alega a legalidade do registro da marca “Embarque”, sustentando não haver mácula no processo de registro e, alternativamente, pleiteia o afastamento da condenação em honorários e custas processuais, por ausência de interesse econômico direto na demanda.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, EMBARQUE HOLDINGS INC. argumenta que a proteção concedida à sua marca decorre da apresentação gráfica e da estilização da palavra, reafirmando que nunca pretendeu impedir o uso da palavra “Embarque” per se pela autora, mas apenas que cessasse a imitação do conjunto gráfico de sua marca.

Pleiteia, inclusive, a reforma da sentença para reconhecer a improcedência total dos pedidos autorais, o que, segundo os memoriais apresentados, caracteriza tentativa irregular de interposição de recurso fora da via adequada.

A parte autora, EMBARQUE TURISMO LTDA., apresentou suas contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença.

Sustenta que a palavra “Embarque” possui caráter genérico e descritivo, sendo de uso comum na atividade turística, o que impede a exclusividade pretendida pela ré.

Invoca ainda os princípios da especialidade e da territorialidade, além de destacar que o INPI deve figurar como réu por ser quem dá cumprimento ao conteúdo da sentença judicial. É o relatório.

Justiça Federal Tribunal Regional Federal da 1ª Região APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0028246-35.2014.4.01.3400 - [Registro de Marcas, Patentes ou Invenções] Nº do processo na origem: 0028246-35.2014.4.01.3400 Órgão Colegiado: 5ª Turma Distribuição: Gab. 14 - DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Relator: Desembargador Federal CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO VOTO O Exmº Sr.

Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por Embarque Turismo Ltda., para declarar que a marca “EMBARQUE” pode ser utilizada tanto pela autora quanto pela ré, Embarque Holdings Inc.

A tese sustentada pelo INPI, de que sua participação no feito restringe-se à figura de assistente especial prevista no art. 175 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), não encontra amparo no caso concreto.

Com efeito, o dispositivo legal estabelece: Art. 175.

A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Embora a intervenção da autarquia, nesses casos, não configure necessariamente litisconsórcio passivo necessário, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a legitimidade do INPI para figurar no polo passivo quando a sentença, ainda que meramente declaratória, impõe obrigações administrativas concretas à autarquia, como anotações e modificações no registro.

Ainda, o há entendimento de condenação do INPI em honorários sucumbenciais em demandas nas quais o pedido da parte autora é julgada procedente na hipótese de ter dado causa à propositura da ação.

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

LEGITIMIDADE PASSIVA.

INPI.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

PRECEDENTES.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7 DO STJ.

DECISÃO MANTIDA. 1.

O agravante não rebate a preliminar de ausência de prestação jurisdicional, insurgindo-se contra o resultado que lhe foi adverso.

Incide a Súmula n. 182/STJ. 2.

Esta Corte Superior entende o Instituto Nacional de Propriedade Industrial como parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca invalidar decisão administrativa, proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro de marca, sua concessão e declaração administrativa de nulidade, como no caso dos autos.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3.

A jurisprudência do STJ é firme sobre a condenação do INPI nos honorários sucumbenciais no caso de procedência do pedido da autora, conforme o art. 26 do CPC (art. 90 do CPC/2015), se o recorrente deu causa à propositura da demanda. 4.

Não há como rever a conclusão do acórdão sobre a condenação da autarquia na verba sucumbencial, tampouco acolher a pretensão recursal de afastamento dos honorários advocatícios sob o argumento de que não teria dado causa à lide, pois isso demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

Em hipóteses excepcionais, quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, o referido óbice pode ser afastado, o que não ocorre na presente circunstância, pois a verba de sucumbência foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos réus, decisão mantida pelo TRF da 4ª Região. 5.

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.473.097/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.) (grifo nosso) Ora, ao declarar que ambas as partes podem utilizar a expressão “EMBARQUE”, a sentença gera efeitos diretos sobre o registro administrativo já existente, exigindo sua readequação formal no banco de dados do Instituto, inclusive com inserção de apostila de ressalva de exclusividade. É inegável, pois, que há carga mandamental e executiva dirigida ao INPI, o que atrai sua legitimidade passiva plena.

Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Pois bem.

A controvérsia central reside na possibilidade de atribuir exclusividade à marca “EMBARQUE”, registrada pela Embarque Holdings Inc., e na eventual possibilidade de sua coexistência com o nome empresarial e a logomarca da autora.

Dispõem os artigos 122, 123 e 124, VI, da LPI: Art. 122.

São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123.

Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Art. 124.

Não são registráveis como marca: (...) VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; No caso em tela, a palavra “EMBARQUE” representa vocábulo corriqueiro no universo do transporte e do turismo, sendo compreensível e largamente utilizado por qualquer interlocutor médio do setor.

Sua apropriação com pretensão de exclusividade implicaria esvaziamento da liberdade de expressão comercial e comprometeria a isonomia concorrencial.

Ademais, o próprio INPI, ao deferir o registro à ré, consignou, com clareza, ressalva quanto ao não direito ao uso exclusivo da expressão EMBARQUE, o que evidencia o reconhecimento, na esfera administrativa, de que se trata de signo fraco ou evocativo, cuja proteção jurídica é mitigada.

A sentença, ao declarar a possibilidade de uso por ambas as partes, não apenas respeitou os fundamentos legais da propriedade industrial, como também observou a lógica concorrencial e os limites da criatividade distintiva protegida.

Nessa intelecção, a orientação jurisprudencial desta Corte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI).

ARTIGOS 123 E 124, INCISO VI, DA LEI N. 9.279/1966.

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DEFERIU O PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA PETIT GATEAU, MAS, SEM DIREITO AO SEU USO EXCLUSIVO (APOSTILAMENTO).

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

SENTENÇA MANTIDA. 1.

O art. 123 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial, LPI) define três espécies de marcas: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

No caso dos autos, discute-se a espécie descrita no inciso III. 2.

O art. 124, inciso VI, da LPI, veda o registro, com exclusividade, de marca que ostente sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. 3.

Fábio Ulhoa Coelho, em sua obra Manual de Direito Comercial Direito Empresarial (20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva: 2008, p. 89-90), após indicar os requisitos necessários para o registro de uma marca, junto ao INPI (novidade relativa, não-colidência com marca notória, e não impedimento), estabelece, quanto à novidade relativa que a proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o marcado pode ser confundido pelo consumidor.

Se não houver a possibilidade de confusão isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade. 4.

Hipótese em que a marca Petit Gateau, cuja forma de registro é questionada nos autos, é uma expressão genérica que caiu no uso comum comercial, conhecida como pequeno bolo de chocolate, sendo possível o registro da marca, mas, com a restrição (apostilamento) de uso exclusivo, conforme art. 124, inciso VI, da Lei n. 9.279/1996.

Corrobora esse entendimento, o fato de que outras pessoas jurídicas tiveram deferidos os pedidos de registro da marca petit gateau, mas com o devido apostilamento (sem direito de uso exclusivo), como ocorreu com as sociedades empresárias descritas pelo próprio apelante, nas razões de apelação. 5.

Sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo expedido pelo INPI, com o reconhecimento de seu direito de proteção à exclusividade da marca petit gateau, que se mantém. 6.

Apelação do autor não provida. (AC 0012956-98.2010.4.01.3600, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 22/03/2022 PAG.) PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA REGISTRADA "LR TAPETE SISAL LOOK" - DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE PRODUTO.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO NESTES TRMOS.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I - O vocábulo "sisal", que significa "Nome comum a diversas agaváceas do gênero Agave (v. agave), que fornecem fibra", com base na definição obtida no Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.

E, embora a marca da litisconsorte passiva que obteve o registro impugnado contenha a mencionada palavra, o vocábulo não foi utilizado isoladamente.

O STJ, sobre a questão, já decidiu que: "A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria [...] (REsp 128.136/RJ, Rel.

Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 141).

II- O caráter genérico ou vulgar de marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais.

Deve-se analisar se, muito embora contendo elemento vocabular em outra língua, este é de uso corriqueiro no país.

Assim, se traduzida a marca, esta revela expressão distintiva ("LR tapete com aparência de sisal"), de modo que não há óbice no registro respectivo se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro. (REsp 605.738/RJ, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 26/10/2009).

III- Apelação conhecida e não provida. (AC 0004895-18.2009.4.01.3300, JUÍZA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 29/04/2019 PAG.) Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos desta fundamentação. É como voto.

Justiça Federal Tribunal Regional Federal da 1ª Região APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0028246-35.2014.4.01.3400 Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELADO: EMBARQUE TURISMO LTDA - EPP, ARARIPE & ASSOCIADOS - EPP Advogados do(a) APELADO: ANDREW RIOS AMORIM - PI22833, EFREN PAULO PORFIRIO DE SA LIMA - PI2445-A Advogados do(a) APELADO: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF12307-A, RAFAEL LYCURGO LEITE - DF16372-A EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL.

APELAÇÃO CÍVEL.

MARCA REGISTRADA.

USO CONCOMITANTE POR EMPRESAS DISTINTAS.

EXPRESSÃO DE CARÁTER GENÉRICO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL .

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Embarque Turismo Ltda., para declarar que a marca “EMBARQUE” pode ser utilizada tanto pela autora quanto pela ré, Embarque Holdings Inc. 2.O art. 175 da Lei nº 9.279/1996 não exclui a legitimidade passiva do INPI quando a decisão judicial impõe à autarquia obrigações administrativas concretas, como alterações no registro de marca. 3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do INPI para integrar o polo passivo de ações que geram efeitos diretos sobre o registro de marca, inclusive para fins de condenação em honorários advocatícios, caso reste configurada sua responsabilidade na origem do litígio.

Precedente. 4.

No caso em apreço, a palavra “EMBARQUE” possui natureza genérica no contexto do setor de turismo, não podendo ser objeto de exclusividade.

A própria concessão administrativa do registro pelo INPI à ré foi acompanhada de ressalva quanto ao não direito de uso exclusivo, o que corrobora o entendimento de que se trata de signo de fraca distintividade.

A sentença observou corretamente os limites legais da proteção marcária, assegurando a coexistência do uso da expressão por ambas as partes, em conformidade com os arts. 123 e 124, VI, da Lei nº. 9.279/96. 5.

Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 6.

Apelação e remessa necessárias desprovidas.

ACÓRDÃO Decide a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Brasília/DF, data da assinatura eletrônica.

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Desembargador Federal - Relator