TRF1 - 1005588-67.2023.4.01.3502

PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Subseção Judiciária de Anápolis, GO 1ª Vara Federal e 1º Juizado Especial Federal Avenida Universitária, Quadra 02, lote, 05, Jardim Bandeirante, Anápolis, GO, CEP 75083-035, tel. 62 4015-8605.

End. eletrônico: [email protected] TIPO A 1005588-67.2023.4.01.3502 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: W FREIRE CALCADOS E CONFECCOES LTDA Advogados do(a) IMPETRANTE: SARA ROMERO BENFICA - GO47170, SILVIA LETICIA SANTOS CARVALHO - GO55688 IMPETRADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI SENTENÇA 1.

Relatório Trata-se de mandado de segurança impetrado por W FREIRE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA contra ato do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito ao registro da marca "FREIRE", com fundamento na anterioridade do pedido de registro realizado em 2018 (n. 914.005.480), o qual foi arquivado pela ausência de pagamento de concessão (evento n. 1776167595, p. 15).

O impetrante afirma que, em razão da inércia da autarquia, realizou novo pedido de registro da marca "FREIRE" (n. 925.847.518), em 2022, o qual foi indeferido sob o argumento de colisão com marca anteriormente registrada por terceiro com o nome de "PFREIRE".

O impetrante sustenta que houve pagamento regular das taxas no pedido originário de 2018, que houve falha administrativa no indeferimento e que, em qualquer hipótese, seria possível a convivência harmônica das marcas, por se referirem de produtos distintos, embora sob a mesma classe da Classificação de Nice (NCL).

O INPI alegou que o pedido originário foi arquivado definitivamente por falta de pagamento tempestivo (evento n. 1776167585).

Também afirmou a existência de marca registrada anteriormente por terceiro (n. 925.747.769 - "PFREIRE"), apontando risco de confusão e ausência de comprovação da alegada anterioridade.

Assim, requereu a denegação da segurança, ou, alternativamente, a extinção do feito por ausência de litisconsórcio necessário e inadequação da via eleita.

Foi requerida medida liminar pela impetrante a fim de permitir o uso imediato da marca "FREIRE", a qual foi indeferida por decisão fundamentada (evento n. 2122387784), que evidenciou que a impetrante não promoveu o pagamento dentro do prazo legal.

O Ministério Público Federal foi intimado e não se manifestou sobre o mérito. 2.

Fundamentos 2.1.

Preliminar Em sede de preliminar a autoridade coatora alegou inadequação da via escolhida pela impetrante e hipótese de litisconsórcio passivo necessário com Paulo Freire da Silva, CNPJ 44.***.***/0001-27 (eventos n. 1776167585 e n. 1776167595).

O art. 5º inciso LXIX, da Constituição Federal, assegura que nos casos em que há direito líquido e certo, não sendo caso de habeas corpus ou habeas data, será cabível mandado de segurança.

Segundo a doutrina, esse direito precisa ser claramente determinado, sem controvérsias, e de forma que possa ser exercido de maneira imediata.

O STJ tem entendido que o mandado de segurança é cabível para contestar decisões de indeferimento de registro de marca proferidas pelo INPI.

A terceira turma reforçou tal entendimento no Resp nº 2173649 - PR (2024/0226529-9): RECURSO ESPECIAL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

DIREITO DAS MARCAS.

PEDIDO DE REGISTRO.

INDEFERIMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

CABIMENTO.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

NÃO OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.

SÚMULA 284/STF.

EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

MÉRITO DA DEMANDA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

AFIRMAÇÕES DA INICIAL QUE, EM TESE, SÃO PASSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Ação distribuída em 21/4/2022.

Recurso especial interposto em 7/3/2024.

Autos conclusos ao Gabinete em 9/8/2024. 2.

O propósito recursal consiste em definir (i) se ficou caracterizada negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o mandado de segurança constitui via processual adequada para impugnar ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que indeferiu pedido de registro de marca. 3.

Examinada a integralidade das questões devolvidas ao tribunal de origem e devidamente fundamentado o acórdão recorrido, sem vícios que o maculem, não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 4.

A deficiência na fundamentação do recurso especial impede o conhecimento da irresignação. 5.

O mandado de segurança é instrumento processual cabível contra ato de qualquer autoridade pública, praticado ilegalmente ou com abuso de poder, apto a proteger o titular de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. 6.

O sucesso da pretensão deduzida na via do mandado de segurança depende da demonstração da existência de um direito líquido e certo, ou seja, de um direito cuja existência possa ser verificada pelo julgador a partir da análise de prova pré-constituída apresentada no ato da impetração. 7.

O juízo de admissibilidade do mandado de segurança deve partir de um juízo hipotético e provisório da veracidade das alegações contidas na inicial, ou seja, deve ser verificado in statu assertionis.

Não incumbe ao julgador, em juízo preliminar, realizar exame do material probatório contido no processo, sob pena de invadir o espaço destinado ao juízo de mérito (quando se decidirá, a partir da análise efetiva das provas, se, de fato, existe ou não o direito invocado). 8.

No particular, a impetrante, ao afirmar ser titular de direito líquido e certo violado por ato do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, deduziu, em sua inicial, pretensão hipoteticamente passível de ser acolhida, de modo que se afigura correto o entendimento do Tribunal de origem no sentido da adequação da via processual eleita para a defesa do direito vindicado. 9.

Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

A impetrante juntou aos autos o comprovante de pagamento relativo ao registro da marca (evento n. 1682841481) a fim de assegurar o direito líquido e certo.

Assim, afasto a preliminar de inadequação da via eleita.

Quanto à necessidade da inclusão de Paulo Freire da Silva CNPJ 44.***.***/0001-27, deixo de acolhê-la.

A petição inicial tem como objeto a anulação do ato administrativo n. 914005480, sem a extinção da marca PFREIRE, consoante consta nos pedidos da parte autora.

Desse modo, não é necessária a composição de Paulo Freire da Silva no polo passivo da ação, posto que a ação não visa à desconstituição do registro de tal marca.

Outrossim, a imposição desse requisito violaria o mandamento da celeridade do mandado de segurança, impedindo o andamento processual de forma mais ágil. 2.2.

Do Direito O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXIX, garante a proteção à propriedade industrial.

Estabelece que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país".

A lei n. 9.279/1996, em consonância com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo proteção aos direitos relativos à propriedade industrial por meio de concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal.

O art. 155 da referida lei, estabelece os documentos que deverão acompanhar o pedido de registro de marca, dentre eles o comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

O certificado de registro será concedido após a comprovação do pagamento das retribuições correspondentes, consoante o art. 161 da lei n. 9.279/1996.

Os tribunais regionais federais têm entendido que o direito ao uso da marca é concedido a quem primeiro depositar a fim de respeitar o principio da anterioridade: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO MARCÁRIO.

NULIDADE DE REGISTRO.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI.

COLIDÊNCIA EM TER MARCAS "DIOS" E "SPADIOS".

ANTERIORIDADE DO REGISTRO.

ART. 124, XIX DA LPI.

INAPLICABILIDADE DO ART. 129, § 1º DA LPI.

EMBARGOS PREJUDICADOS.

RECURSO PROVIDO.

REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A agravada opôs embargos de declaração em face de decisão que deferiu pedido liminar.

No entanto, com o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, os embargos de declaração ficam prejudicados.

Precedentes.

II - A jurisprudência pátria entende que o direito ao uso do nome na esfera civil é garantido pela Constituição Federal, contudo, no universo marcário, nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil, o registro será concedido a quemprimeiro depositar, de forma que o disposto no art. 124 da Lei 9.279/96 deve ser analisado primeiramente à luz do princípio da anterioridade, bem como dos princípios da especialidade, distintividade, boa-fé e veracidade dos fatos.

III - A proibição de reprodução ou imitação de marca alheia encontra-se regulamentada através do art. 124, XIX, da LPI (Lei 9.279/96).

Diante disso, para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas deve-se utilizar o princípio da especialidade, uma vez que não pode ser resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço.

Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013.

IV - O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".

V - In casu, levando-se em conta o conjunto probatório dos autos, observo que agravante e agravada atuam no mesmo ramo de comércio (produtos cosméticos e perfumaria em geral e serviços correspondentes a cabeleireiros), sendo inclusive concorrentes nesse mercado, de modo que resta patente a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas.

VI - O art. 129, § 1º da LPI não se aplica ao presente caso, pois, havendo a colidência entre marcas, a exclusividade que o registro no INPI confere é ineficaz em relação a quem, pelo registro anterior, goza de proteção assegurada até mesmo constitucionalmente, nos termos do art. 5º, XXIX da CRFB/88.

VII - Nesse contexto, verifico nos autos que a agravante, CDO Empreendimentos, teve deferido os pedidos de registro da marca "SPADIOS" junto ao INPI em agosto/2013 (ID 2194906).

Por outro lado, a agravada, DDIOS, requereu o registro da marca "SPA DIOS" em data posterior, fevereiro/2014 e janeiro/2017 (ID 2194925).

VIII - Verifico também que desde 28/11/2000, a agravante possui a anterioridade do registro de marcas contendo o patronímico "DIOS" ("LACES AND HAIR ME DIOS" e "MERCEDES DIOS") junto ao INPI nas classes nº 03 e 44 .

IX - Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, 2a Turma, AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008012-63.2018.4.03.0000, Rel.

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 06/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/06/2019) No caso concreto, verifica-se que, embora a parte autora tenha requerido o registro da marca FREIRE anteriormente, conforme evento n. 1682841481, o pagamento da retribuição exigida pelo INPI não foi efetuado de forma tempestiva.

A ausência de cumprimento desse requisito formal, previsto nos arts. 155 e 161 da Lei n. 9.279/1996, comprometeu a regularidade do pedido de registro, inviabilizando a concessão do direito pleiteado.

Além disso, a coexistência das marcas FREIRE e PFREIRE não se mostra juridicamente viável, uma vez que a semelhança fonética e gráfica entre elas, diferenciadas apenas por uma letra, é suscetível de causar confusão ou associação indevida no mercado.

Tal risco é agravado pelo fato de ambas as marcas serem classificadas na mesma categoria (NCL 25), que abrange vestuário, calçados e chapelaria.

A possibilidade de confusão é um impedimento expresso ao registro, conforme o art. 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/1996, que veda a concessão de marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, signo preexistente, de modo a gerar confusão ou associação com marca alheia.

Essa vedação é reforçada pelo enunciado 2 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal (CJF), que estabelece: "A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/96), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil".

Diante do exposto, não se verifica a existência de direito líquido e certo apto a justificar a concessão do mandado de segurança.

O INPI, ao indeferir o registro da marca FREIRE, agiu em estrita conformidade com os preceitos da Lei n. 9.279/1996, respeitando os princípios da anterioridade, da especialidade e da proteção contra confusão no mercado.

A ausência de pagamento tempestivo da retribuição, aliada à coincidência com a marca preexistente PFREIRE, legitima a decisão administrativa impugnada, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado por meio do presente writ. 3.

Dispositivo Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA requerida na petição inicial.

Custas pela impetrante.

Sem condenação em honorários.

P.R.I.

Anápolis, datado e assinado eletronicamente MARCELO MEIRELES LOBÃO Juiz Federal