TRF2 - 0093587-48.2016.4.02.5101

2a.

TURMA ESPECIALIZADA Pauta de Julgamentos Determino a inclusão dos processos abaixo relacionados para julgamento exclusivamente eletrônico, em conformidade com os arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno desta E.

Corte, na Pauta de Julgamentos Ordinária da SESSÃO VIRTUAL a ser realizada entre 13 horas do dia 05 de AGOSTO e 12h59min do dia 09 de AGOSTO de 2024, podendo ser prorrogada por até 5 (cinco) dias úteis na hipótese de haver votação não unânime (art. 6º, § 3º, da Resolução TRF2-RSP-2021/00058, de 20/07/2021 c/c art. 1º da Portaria TRF2-POR-2022/00021, de 26/09/2022), conforme explicitado no item 4 das informações adicionais.

Ficam as partes e o Ministério Público Federal intimados de que dispõem do prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão virtual para manifestarem eventual oposição de inclusão de processo em sessão virtual de julgamento, conforme disposto no art. 3º, caput, da Resolução TRF2-RSP-2021/00058, de 20/07/2021, com a redação dada pela Resolução TRF2-RSP-2022/00094, de 14/10/2022, e que o prazo para a prática do ato expira às 13 horas do dia 03/08/2024.

Ficam, outrossim, intimados de que a referida sessão NÃO SERÁ REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

Informações adicionais: 1) A SESSÃO VIRTUAL ora designada é aquela prevista nos arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno desta E.

Corte, cujos julgamentos são exclusivamente eletrônicos e para a qual não há previsão de acompanhamento on-line da respectiva realização e nem possibilidade de requerimento de preferência, com ou sem sustentação oral; 2) A composição da 2ª Turma Especializada (art. 7º da Resolução TRF2-RSP-2023/00070, de 30 de novembro de 2023), observada a ordem de antiguidade, é seguinte: 2.1) Exmo.

Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado, titular do Gabinete 06; 2.2) Exmo.

Desembargador Federal Flávio Oliveira Lucas, titular do Gabinete 04; 2.3) Exmo.

Desembargador Federal Wanderley Sanan Dantas, titular do Gabinete 26; 2.4) Exmo.

Desembargador Federal Alfredo Hilário de Souza, titular do Gabinete 05, para julgamento dos processos aos quais permanece vinculado, nos termos dos arts. 12, parágrafo único e 16 da Resolução TRF2-RSP-2023/00070, de 30 de novembro de 2023; 3) A 2ª Turma Especializada observará, em princípio, os seguintes quóruns na sessão ora designada: 3.1) Processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado (Gabinete 06), votam o Exmo.

Desembargador Federal Flavio Oliveira Lucas (Gabinete 04) e o Exmo.

Desembargador Federal Wanderley Sanan Dantas (Gabinete 26); 3.2) Processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal Flavio Oliveira Lucas (Gabinete 04) votam, o Exmo.

Desembargador Federal Wanderley Sanan Dantas (Gabinete 26) e o Exmo.

Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado (Gabinete 06); 3.3) Processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal Wanderley Sanan Dantas (Gabinete 26) votam, o Exmo.

Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado (Gabinete 06) e o Exmo.

Desembargador Federal Flavio Oliveira Lucas (Gabinete 04); 3.4) Processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal Alfredo Hilário de Souza (Gabinete 05), votam o Exmo.

Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado (Gabinete 06) e o Exmo.

Desembargador Federal Flavio Oliveira Lucas (Gabinete 04); 4) Caso haja votação não unânime, o encerramento da sessão será prorrogado: 4.1) por mais 2 (dois) dias úteis, conforme dispõe o art. 6º, § 3º, da Resolução TRF2-RSP-2021/00058, de 20/07/2021; 4.2) além do prazo previsto no item anterior, por mais 3 (três) dias úteis, na hipótese de aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942, do Código de Processo Civil, como disposto no art. 1º da Portaria TRF2-POR-2022/00021, de 26/09/2022; 5) Comporão o quórum da 2ª Turma Especializada, em especial para participação nos julgamentos promovidos na forma do art. 942 do CPC, os Exmos.

Juízes Federais Convocados Helena Elias Pinto e Marcelo da Rocha Rosado, convocados conforme ato nº TRF2-ATP-2024/00204, de 20/06/2024; 6) A prorrogação do encerramento da sessão virtual, bem como quaisquer comunicações relativas à organização da presente sessão de julgamento, serão informadas no link https://rebrand.ly/infosessoesvirtuais2tesp; 7) Os resultados dos julgamentos serão lançados pela Subsecretaria das 1ª, 2ª, 9ª e 10ª Turmas Especializadas - SUBUNIF (art. 19 da Resolução TRF2-RSP-2023/00070, de 30 de novembro de 2023) até 2 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão; 8) Memoriais deverão ser juntados diretamente aos autos usando a classe de petição MEMORIAIS, funcionalidade que disponibiliza o acesso à peça a todos os Magistrados votantes; 9) Para agendamentos de despachos e outras informações, os respectivos endereços eletrônicos, telefones e demais canais de comunicação são os seguintes: 9.1) Gabinete do Exmo.

Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado (Gabinete 06): [email protected] e (21) 2282-8573; 9.2) Gabinete do Exmo.

Desembargador Federal Flávio Oliveira Lucas (Gabinete 04): [email protected] e (21) 2282-8267; 9.3) Gabinete do Exmo.

Desembargador Federal Wanderley Sanan Dantas (Gabinete 26): [email protected] e e (21) 2282-7824; 9.4) Gabinete do Exmo.

Desembargador Federal Alfredo Hilário de Souza (Gabinete 05): [email protected] e (21) 2282-7895; 9.5) Gabinete da Exma.

Juíza Federal Convocada Helena Elias Pinto: [email protected] e (21) 3218-6011; 9.6) Gabinete do Exmo.

Juiz Federal Convocado Marcelo da Rocha Rosado: [email protected] e (27) 3183-5305 (somente Whatsapp); 10) O endereço eletrônico para informações sobre as sessões de julgamento realizadas pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região é [email protected]; 11) A Subsecretaria das 1ª, 2ª, 9ª e 10ª Turmas Especializadas - SUBUNIF disponibilizará arquivos contendo as normas acima citadas, bem como outros pertinentes à organização da presente sessão, no link https://rebrand.ly/infosessoesvirtuais2tesp; 12) A Subsecretaria das 1ª, 2ª, 9ª e 10ª Turmas Especializadas - SUBUNIF realiza atendimento às partes, advogados e ao público em geral acerca dos processos em trâmite nos referidos órgãos fracionários: 12.1) virtualmente (balcão virtual), em dias úteis, no horário das 12 às 17 horas, pela plataforma Zoom no link https://trf2-jus-br.zoom.us/my/balcaovirtualsubunif; 12.2) presencialmente, em dias úteis, no horário das 12 às 17 horas, na sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na Rua Acre, nº 80, sala 1003, Centro, Rio de Janeiro/RJ; 12.3) pelos seguintes telefones, em dias úteis, no horário das 11 às 19 horas: (21) 2282-8420 / 2282-8419 / 2282-8418 / 2282-8441 / 2282-8921 / 2282-8913.

Remessa Necessária Cível Nº 0093587-48.2016.4.02.5101/RJ (Pauta: 27) RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS PARTE AUTORA: SEVEN COMUNICACAO LTDA (AUTOR) ADVOGADO(A): LUIZ SERGIO DECARLE (OAB SC035903) ADVOGADO(A): Marcio André Decarle (OAB SC024518) PARTE RÉ: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU) PROCURADOR(A): VINÍCIUS LAHORGUE PORTO DA COSTA PARTE RÉ: JEZIEL FRANCO OLIVEIRA REIS *34.***.*03-23 (RÉU) MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Publique-se e Registre-se.Rio de Janeiro, 21 de julho de 2024.

Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS Presidente

PROCEDIMENTO COMUM Nº 0093587-48.2016.4.02.5101/RJ AUTOR: SEVEN COMUNICACAO LTDA RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RÉU: JEZIEL FRANCO OLIVEIRA REIS *34.***.*03-23 EDITAL Nº 510011457163 INTIMAÇÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, PASSADO NA FORMA ABAIXO: O DOUTOR EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES, JUIZ FEDERAL DA 25ª VARA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Secretaria se processam os autos da ação acima epifgrafada, distribuída a esta Vigésima Quinta Vara Federal.

Encontrando-se o intimando em lugar incerto e não sabido, tem o presente edital a finalidade de INTIMAÇÃO de JEZIEL FRANCO OLIVEIRA REIS, CPF: *34.***.*03-23, CNPJ: 17.***.***/0001-89, para ciência da sentença prolatada:  PROCEDIMENTO COMUM Nº 0093587-48.2016.4.02.5101/RJ AUTOR: SEVEN COMUNICACAO LTDA RÉU: JEZIEL FRANCO OLIVEIRA REIS *34.***.*03-23 RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL SENTENÇA Trata-se de ação proposta por SEVEN COMUNICAÇÃO LTDA EPP., em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e de JEZIEL FRANCO OLIVEIRA REIS, segundo o rito comum, em que a parte autora objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da marca mista AGÊNCIA SEVEN, n° 906.102.073, na classe internacional nº 35, de titularidade da sociedade ré.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos do registro anulando, bem como que a sociedade Ré seja obrigada a se abster do uso do sinal AGÊNCIA SEVEN.

Alega que o registro anulando viola os arts. 124 V e XIX da LPI, bem como os arts, 189, I, e 195, IV, do mesmo diploma.

Afirma que as marcas de titularidade da autora SEVEN PROPAGANDA & MARKETING (registro n° 820.623.679) e SEVEN COMUNICAÇÃO TOTAL (registro nº 903.132.710) configuram anterioridades impeditivas ao registro anulando, visto que todas foram depositadas na classe nº 35 para especificar serviços de propaganda e publicidade, bem como por possuírem grandes semelhanças fonéticas e visuais.

Ressalta a distintividade de suas marcas que usam o termo SEVEN, o qual é original e arbitrário, visto que não possui relação com os serviços assinalados. .

Sustenta que o INPI anteriormente indeferiu requerimentos de registro com o termo SEVEN no setor de publicidade e propaganda, apontando as marcas autorais como anterioridades.

Afirma que o fato de o primeiro registro autoral ter se dado em 1998 dá à autora o direito de precedência, nos termos do art. 129 da LPI.

Argumenta que o registro da marca concedido à sociedade ré afronta o Artigo 124, inciso V, da LPI e o Artigo 8° da Convenção da União de Paris – CUP – pelo qual, o Brasil, na condição de signatário, compromete-se a invalidar ou recusar registros que imitem nome empresarial alheio.

Por fim, alega que a partir do registro da expressão AGÊNCIA SEVEN a marca SEVEN passa a correr o risco de sofrer a chamada “DILUIÇÃO DA MARCA”, por efeito do seu grau de notoriedade alcançada perante os consumidores.

Juntou procuração e documentos nos anexos do evento 1.

Certidão de recolhimento integral das custas judiciais no evento 3.

Decisão no evento 4 indeferindo o pedido de tutela e determinando a citação dos réus.

Manifestação do INPI no evento 9, anexando manifestação de sua área técnica.

A autarquia alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por entender que deve figurar no feito como assistente litisconsorcial da parte autora, na forma do art. 54 do CPC e 175 da LPI.

No mérito, afirma que assiste razão à autora e requer a procedência do pedido, sem que a autarquia seja condenada em honorários advocatícios, em razão de ter comparecido no feito para anuir a pretensão.

A área técnica do INPI salienta no parecer técnico que "o registro AGÊNCIA SEVEN, concedido à requerida, reproduz o elemento distintivo dos registros e o elemento característico do título de estabelecimento da autora - SEVEN.

Observamos ainda que os sinais em cotejo visam assinalar serviços idênticos e que o acréscimo, feito pela requerida, da expressão genérica AGENCIA, não configura a necessária distintividade entre os sinais".

Certidão de fls. 11 do evento 178 certificou a citação do réu JEZIEL FRANCO OLIVEIRA REIS.

O prazo para apresentação de contestação transcorreu in albis, conforme evento 181.

Despacho do evento 183 declarou a revelia do réu JEZIEL, afastando inicialmente seus efeitos diante da apresentação de contestação pelo INPI, e intimou as partes para se manifestarem em provas.

Petição do INPI no evento 187 reiterando o pedido de participar da lide como assistente e informando não ter outras provas a produzir.

Petição do autor no evento 189, informando não ter outras provas a produzir e reiterando que o INPI pugna pela procedência da demanda. É o relatório.

Decido.

Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Preliminar – Posição Processual do INPI.

Inicialmente, cumpre registrar o entendimento consolidado na Portaria nº JFRJ-POR-2018/00285 de 20 de setembro de 2018, no que se refere à posição processual do INPI.

O artigo 1º da nova portaria prevê que nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente na qualidade de réu.

O §3º prevê ainda que com a resposta do titular do registro, ou decorrido o mesmo sem manifestação, o INPI será citado para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contados em dias úteis.

Desta forma, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinal em processos da presente natureza, em que se pretende a anulação de ato administrativo praticado pelo INPI, sua posição litisconsorcial não deve ser a de assistente, mas a de parte ré.

Mérito.

Insurge-se a autora contra o ato administrativo que concedeu o registro nº 906.102.073, referente à marca mista AGÊNCIA SEVEN, depositada em 11/04/2013 e concedida em 19/01/2016, na classe de serviços nº 35, para assinalar “Agências de propaganda; Agências de publicidade; Marketing; Propaganda; Publicidade; Publicidade externa [letreiros, outdoors]; Assessoria, consultoria e informação em marketing; Assessoria, consultoria e informação em publicidade e propaganda através de qualquer meio”, a seguir representada: A autora alega, em resumo, que a concessão do registro de titularidade da sociedade ré viola o disposto nos incisos V e XIX, do art. 124 da LPI, por reproduzirem o elemento distintivo e principal de suas marcas e de seu nome empresarial (“SEVEN”).

Cumpre registrar que a autora é titular dos seguintes registros marcários: - Registro nº 820.623.679, referente à marca mista SEVEN PROPAGANDA & MARKETING, depositado em 06/03/1998 e concedido em 02/12/2003, na classe de serviços nº 35, para assinalar “publicidade e propaganda”, com a apostila: “SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO PROPAGANDA E MARKETING”, a seguir representado: - Registro nº 903.132.710, relativo à marca mista SEVEN COMUNICAÇÃO TOTAL, depositada em 18/11/2010 e concedida em 10/06/2014, na classe de serviços nº 35, para especificar “Atualização de material publicitário; Publicidade por catálogos de vendas; Assessoria, consultoria e informação em negócios relacionados à estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista; Modelos (Agências de -) para publicidade ou promoção de vendas; Organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; Preparação de colunas publicitárias; Publicidade externa [letreiros, outdoors]; Serviços de layout para fins publicitários; Comerciais de rádio; Organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; Pesquisa de marketing; Aluguel de espaço publicitário; Aluguel de tempo de publicidade em meios de comunicação; Distribuição de material publicitário; Publicidade on-line em rede de computadores; Comerciais de televisão; Propaganda; Publicidade; Promotor de eventos [se comerciais]”, com a apostila: “Sem direito ao uso exclusivo da expressão "COMUNICAÇÃO TOTAL", abaixo representado: Da reprodução de marca anterior (inciso XIX do artigo 124 da LPI).

O cerne da questão consiste, portanto, em verificar se as marcas de titularidade da autora SEVEN PROPAGANDA & MARKETING e SEVEN COMUNICAÇÃO TOTAL, podem impedir que o registro objeto da presente ação, de titularidade da sociedade ré, para a marca mista AGÊNCIA SEVEN, seja concedido, sob o argumento de haver colidência suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os signos em litígio, o que é vedado expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, o qual merece reprodução:  “Art. 124.

Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (grifos nossos).

Convém destacar que para a aplicação do dispositivo legal em comento, necessário se faz a verificação dos seguintes pressupostos: - a existência de registro marcário anterior; - afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; - a reprodução ou imitação da marca anterior; e - a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

Primeiramente, verifica-se que o princípio da anterioridade milita em favor dos registros marcários de titularidade da autora, todos efetivamente depositados anteriormente ao pedido de registro da sociedade ré.

Quanto à afinidade mercadológica, depreende-se da simples análise das especificações das marcas que todas assinalam serviços relacionados ao segmento de publicidade e propaganda.

Sendo assim, nota-se que as empresas litigantes atuam em mercado de segmento idêntico.

Sabe-se que no campo da análise de marcas o importante é o conjunto e não termos isolados.

Entretanto, importante ressaltar que a colidência entre marcas se afere por suas semelhanças, e não por suas diferenças.

Quanto ao pressuposto da reprodução ou imitação da marca anterior, merece prosperar a tese autoral no sentido de que as marcas em conflito apresentam relevante similaridade, no aspecto fonético e ideológico, visto que seus respectivos elementos nominativos centrais e distintivos são idênticos, visto que o sinal da sociedade ré reproduz com acréscimo o termo SEVEN, que vale destacar, é original e arbitrário, visto que não possui relação com o serviço assinalado.

No que tange ao aspecto gráfico, observa-se que os elementos figurativos (gráficos) presentes nas marcas não são capazes de gerar distinção suficiente para que elas possam conviver pacificamente.

Outrossim, importante registrar que mesmo as marcas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.

No que tange ao aspecto ideológico, resta caracterizada a imitação, já que a marca da sociedade ré mantém o mesmo significado das marcas anteriores da autora, gerando a possibilidade de confusão ou associação por via ideológica.

Ademais, como salientado pela área técnica do INPI “o acréscimo, feito pela requerida, da expressão genérica AGENCIA, não configura a necessária distintividade entre os sinais” (Outros 17 do Evento 9).

Sendo assim, a identidade fonética e ideológica entre os elementos nominativos preponderantes, somada ao fato de que ambas assinalam serviços relacionados ao mesmo ramo (publicidade e propaganda), impossibilita a convivência pacífica das marcas, diante do risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor médio que pode supor que os serviços são provenientes da mesma empresa, o que não corresponde à realidade.

Em suma, o registro concedido à sociedade ré, referente à marca mista AGÊNCIA SEVEN, não detém suficiente caráter distintivo em relação aos sinais anteriormente registrados pela autora, uma vez que o reproduz seu elemento nominativo principal, além de apresentar afinidade mercadológica, gerando risco de confusão ou associação indevida ao consumidor médio, o que caracteriza a alegada violação ao Artigo 124, inciso XIX da Lei n.º 9.279/96.

Do conflito entre nome empresarial e marca e a aplicabilidade do disposto no art. 124, V, da LPI.

A Autora sustenta que o registro concedido à sociedade ré é nulo por constituir reprodução ou imitação de seu nome empresarial SEVEN COMUNICACAO LTDA, com base na proteção prevista no Artigo 124, inciso V, da LPI, o qual estabelece ser irregistrável como marca: “V- reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.” Nesse ponto, cumpre ressaltar que, atualmente, prevalece o entendimento de que a proteção ao nome empresarial dá-se, em princípio, apenas no espaço territorial correspondente à competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da sociedade empresária, consoante o disposto nos artigos 61 do Decreto nº 1.800/96 e 1.166 do Código Civil, os quais merecem reprodução: “Art. 61.

A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome. § 1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo. § 2º A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.” (grifei) “Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único.

O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.” (grifos nossos) Nesse sentido é o posicionamento adotado pelo E.

Superior Tribunal de Justiça, conforme revelam os julgados colacionados a seguir: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS, DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS.

REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE.

LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. 1. Atualmente, a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

Precedentes. 2.

Recurso especial provido.” (RESP 201202694678, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA: 10/06/2013, grifos nossos). “PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

RECURSO ESPECIAL.

PEDIDO DE CANCELAENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE.

LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL.

ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.

COTEJO ANALÍTICO.

NÃO REALIZADO.

SIMILITUDE FÁTICA.

AUSÊNCIA. (...) Omissis 5.  Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

Precedentes. 6.

A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos".

Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada. 7. (...) Omissis 8.

Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança. (STJ - REsp 1.204.488 / RJ - Ministra Nancy Andrighi – Terceira Turma – DJ 22/02/2011, grifo nosso) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - PRIMEIROS ACLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ARESTO DESLINDADOR DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CONFIGURAÇÃO - SOCIEDADES COMERCIAIS – DENOMINAÇÕES SOCIAIS - EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - MARCAS - PATRONÍMICO DOS FUNDADORES DE AMBAS AS LITIGANTES - PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - APLICAÇÃO - CONFUSÃO AO CONSUMIDOR AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - REEXAME DE PROVAS - VALIDADE DO REGISTRO DAS MARCAS DA EMBARGANTE - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) Omissis 4 - A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653609 / RJ – Rel.

Ministro Jorge Sacrtezzini – Quarta Turma – DJ 27/06/2005, grifo nosso) Registre-se, ainda quanto ao ponto, que "impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de 'alto renome' ou 'notória'." (RECURSO ESPECIAL Nº 1.801.881 - SC, Terceira Turma, j. 27 de agosto de 2019).

Desse modo, como restou demonstrado nos autos que a autora foi constituída no Município de Blumenau, no Estado de Santa Catarina em 01/08/1996 (Vide Contrato Social e CNPJ juntados no Outros 3 do Evento 1), conclui-se que a proteção de sua denominação social limita-se ao âmbito do mencionado Estado.

Assim, não há que se falar em violação do inciso V, do art. 124 da Lei nº 9.279/96.

Nesse sentido, o só fato do autor contar, em seu nome empresarial, com semelhante expressão objeto de registro de marca, na medida em que as partes têm domicílio em estados da federação distintos, não basta para reconhecimento da nulidade do registro.

Da Teoria da Diluição e Concorrência Desleal.

Não se discute que os titulares de marcas têm o direito de evitarem sua diluição e de zelarem pela sua integridade material, bem como por sua reputação, na forma do art. 130, inciso III, da LPI: “Art. 130 – Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III – zelar pela sua integridade material ou reputação.”      Sendo assim, não se pode negar à autora o direito de zelar pela reputação de sua marca, conforme estatuído no dispositivo legal acima transcrito, tendo em vista que o signo AGÊNCIA SEVEN, utilizado pela sociedade ré, além de assinalar os mesmos serviços identificados pelos registros autora (SEVEN PROPAGANDA E MARKETING e SEVEN COMUNICAÇÃO TOTAL), não possui distintividade suficiente para afastar o risco de associação indevida por parte do consumidor quanto à procedência dos serviços oferecidos pelas empresas.

A norma de regência, além de tentar evitar que terceiros extraiam vantagens de marca alheia, visa a resguardar os consumidores ao prevenir a possibilidade de confusão ou associação entre os produtos e/ou serviços assinalados por marcas semelhantes, o que deve ser evitado, pois não se pode permitir a confusão entre fundos empresariais alheios.

Além disso, atente-se que, consoante à teoria da diluição das marcas, o uso de sinal em formatação diversa por terceiros prejudica a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor, afetando indiretamente a distintividade do signo adulterado, possibilitando dano material à marca anteriormente registrada.

Neste sentido, observe-se a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, perfeitamente ajustável ao caso concreto: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

COLIDÊNCIA DE MARCAS.

TEORIA DA DISTÂNCIA.

TEORIA DA DILUIÇÃO.

DOUBLEMINT.

DOUBLE SOFT. 1.

No exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da eqüidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins. 2.

Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério não é capaz de abarcar hipóteses especialíssimas, onde a infringência de direitos pode ganhar matizes diversos, que exigem uma análise mais profunda e sob outro enfoque, o da teoria da diluição. 3.

A idéia principal da teoria da diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, sendo o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição a fama e a criatividade do sinal. 4.

Conquanto os efeitos de uma violação direta de marca registrada sejam mais facilmente identificados e tragam prejuízos imediatos, o resultado da diluição de uma marca traz efeitos nefastos, vez que enquanto o primeiro ludibria os consumidores já existentes, o segundo enfraquece o poder de venda de um sinal distintivo, podendo ser até irreversível. 5.

Apelações improvidas.” (TRF 2ª Região, Apelação Civel, Processo nº 2002.5101514660-7, Relatora Des.

Liliane Roriz, grifos nossos).

Cumpre, ainda, transcrever o seguinte trecho, extremamente esclarecedor, do acórdão acima mencionado, da lavra da ilustre Desembargadora Liliane Roriz: “O fenômeno da diluição constitui justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, tendo por efeito a diminuição do seu poder de venda.

A idéia principal da teoria da diluição é, pois, a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas.

Assim, o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição seria a fama e a criatividade do sinal, ou seja: - marca muito criativa e/ou muito famosa ® aplica-se a teoria da diluição; - marca banal e/ou anônima ® aplica-se a teoria da distância.

Destaque-se que não se fala aqui, necessariamente, de marca de alto renome ou notoriamente conhecida, mas sim de marca famosa e/ou criativa.” (grifos nossos).

Desta forma, entendo que a marca posterior AGÊNCIA SEVEN, de titularidade da SEVEN PROPAGANDA E MARKETING e SEVEN COMUNICAÇÃO TOTAL sociedade ré, reproduziu o elemento nominativo distintivo e atrativo das marcas , anteriormente registradas pela autora, deixando de apresentar distintividade capaz de afastar a possibilidade de a clientela vir a estabelecer relação entre as marcas e a origem dos produtos por elas identificados, não sendo possível a convivência harmoniosa de ambas no mesmo segmento mercadológico.

Atente-se que a proteção dos direitos definidos como propriedade industrial, especialmente das marcas de indústria, comércio e serviços, está na concorrência.  Em uma sociedade que tem como princípio fundamental a livre iniciativa (art. 1º, IV, da Constituição da República), avulta a proteção à livre concorrência que, aliás, é princípio geral da ordem econômica da sociedade brasileira (art. 170, IV, da Carta Magna).

Na lição de Denis Borges Barbosa (in Uma Introdução à Propriedade Intelectual, vol.

I, Ed.

Lumen Iuris/1997): “...para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que se verifiquem três identidades: que os agentes econômicos desempenhem suas atividades ao mesmo tempo;que as atividades se voltem para o mesmo produto ou serviço;que as trocas entre produtos e serviços, de um lado, e a moeda, de outro, ocorram num mesmo mercado.” (g.do autor) A concorrência é própria do regime de economia de mercado, havendo, naturalmente, que se considerar como intrínseco a esse sistema econômico a disputa entre empresas.  Deve-se levar em conta,

por outro lado, como já se disse, que o jogo competitivo entre os agentes econômicos se realize de acordo com as regras estabelecidas, pois liberdade ilimitada representa possibilidade de prejudicar outrem.  Isso tudo significa que em determinado mercado há regras a serem seguidas, que definem os limites entre os padrões aceitáveis e os inadmissíveis de concorrência.  Neste último caso, um concorrente utiliza métodos condenáveis de práticas de mercado e exatamente aí o Direito intervém e atua para reprimir a concorrência desleal.

O seguinte excerto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal situa devidamente a questão: “A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional.

Excedidos esses limites surge a concorrência desleal.

Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra  o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados.” (R.T.J. 56/453-5).

Saliente-se, por oportuno, que o artigo 2º, incisos V, da LPI estabelece que:  “Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...) V - repressão à concorrência desleal.” Desse modo, para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico.  A questão, portanto, é saber se as marcas podem conviver sem que ocorra prejuízo ao consumidor ou ao titular da marca anterior, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Na hipótese dos autos, conforme explicitado na fundamentação supra, vislumbro a prática de ato anticoncorrencial, por parte da empresa Ré, decorrente do registro de sua marca, a qual, inequivocamente, constitui reprodução parcial das marcas das Autoras, passível de causar confusão ou associação indevida ao público consumidor.   Sendo assim, incide na espécie o disposto no artigo 4º, inciso VI, da Lei 8.078/90, in verbis: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) (...) VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;” Da condenação do INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Quanto à condenação em despesas processuais, sabe-se que dois são os critérios para definição do responsável por seu pagamento: sucumbência e causalidade.

No ponto, importante registrar que, conforme informado pela Autarquia no Outros 17 do Evento 9: “5.

Constatamos que a autora não protocolou junto ao INPI oposição ou processo administrativo de nulidade contra o pedido da empresa requerida.” Portanto, nota-se que como não houve oposição e tampouco decisão no processo administrativo de nulidade impetrado pelas Autoras, o INPI não tinha elementos suficientes, no momento da concessão do registro ora atacado, para proferir decisão em sentido contrário, não havendo que se falar em irregularidade ou vício no ato administrativo.  Na espécie, conforme acima constatado, não é possível afirmar que a Autarquia deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não será condenada nas verbas sucumbenciais.

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO - RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA - NOME EMPRESARIAL - ANTERIORIDADE - ARTIGOS 124, XIX E 129, DA LPI - VERBAS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - Em havendo colidência entre marcas idênticas, dentro do mesmo ramo de atividade, ou afim, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior, em face do disposto no art. 124, XIX, da LPI; II - O nome empresarial da recorrente não goza de proteção em âmbito nacional, pelo que deve ser prestigiado o sistema atributivo adotado no Brasil, segundo o qual a propriedade e a exclusividade de uso do sinal serão atribuídas ao que primeiro registrá-lo, conforme disposto no art. 129, caput, da LPI.

Precedentes; III - Como titular do registro da marca anulanda, a empresa apelante foi integrada à lide na condição de ré e, como restou vencida na ação, em face do princípio da causalidade, deve arcar com a totalidade das custas e honorários advocatícios, nada havendo, por conseguinte, a ser imputado ao INPI, já que não deu causa à propositura da ação, tendo, ao contrário, desde a sua primeira intervenção no feito, se posicionado favoravelmente à pretensão da autora; IV - Apelação desprovida.”  (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0127685-64.2013.4.02.5101, ANTONIO IVAN ATHIÉ, TRF2 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA, grifos nossos).

A propósito, confira-se o Enunciado nº 108, aprovado na III Jornada de Direito Comercial realizada no Conselho da Justiça Federal (CJF): “ENUNCIADO 108 – Não cabe a condenação do INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, quando a matéria não for de seu conhecimento prévio e não houver resistência judicial posterior.” (grifos nossos) Assim, tendo a parte autora obtido sucesso integral no pedido, deverá a sociedade ré responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art.85, § 3º, do CPC/2015).

DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade do ato administrativo concessório do registro n° 906.102.073, referente à marca mista AGÊNCIA SEVEN, na classe internacional nº 35, de titularidade da sociedade ré.

Por presentes os respectivos requisitos, notadamente a probabilidade do direito, conforme acima reconhecido, e o risco de dano, que na espécie se evidencia pela necessidade de se assegurar o efetivo uso da marca por sua titular, reaprecio e DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a suspensão dos efeitos do registro n° 906.102.073, bem como para compelir a sociedade ré a se abster do uso do sinal AGÊNCIA SEVEN.

Despesas processuais pela sociedade ré.

Honorários de 10% (dez por cento) do valor da causa, devidos pela sociedade empresária ré em favor da parte autora.

Sentença sujeita a reexame necessário.

P.

I.. ficando ciente de que  terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar recurso, e de que o presente Edital será publicado e  afixado no  local de costume e publicado na forma da lei, e de que este Juízo da Vigésima Quinta Vara Federal funciona na Avenida Rio Branco, 243, Anexo I, 9° andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, no horário de 12:00 às 17:00h.

DADO E PASSADO nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 20/09/2023.

Eu,   Robson de Carvalho Nascimento Técnico Judiciário, o digitei.

E eu, Marcelo Faria Santos, Diretor de Secretaria, conferi.