TRF2 - 5088064-52.2025.4.02.5101

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5088064-52.2025.4.02.5101/RJ AUTOR: MISS SALENSE - MANUFATURA DE PALHAS LTDAADVOGADO(A): SONIA CARLOS ANTONIO (OAB SP084759) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, pelo rito comum, ajuizada por MISS SALENSE - MANUFATURA DE PALHAS LTDA em face de FLÁVIA OLIVEIRA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com pedido de declaração de nulidade do registro de marca nº 932.567.169 "MISS SALENSE" na classe 34 (NCL-12).

A autora sustenta que é sociedade limitada constituída em 1987, estabelecida em Sales Oliveira/SP, dedicando-se exclusivamente à manufatura artesanal de palhas para cigarro.

Afirma ter adotado como sinal distintivo a marca "MISS SALENSE" desde o ano de 1998, cuja expressão remete à origem territorial da empresa e à figura feminina que ilustra a embalagem, sendo esta parente consanguínea dos sócios.

Alega que a marca encontra-se regularmente depositada junto ao INPI, constituindo conjunto marcário inconfundível (evento 1).

A requerente argumenta possuir direito de precedência ao registro com fundamento no art. 129, § 1º da Lei nº 9.279/96, comprovando uso anterior através de fotolitos das embalagens datados de 25/03/1998 e extensa documentação fiscal desde 2017, demonstrando comercialização contínua dos produtos "PALHAS MISS SALENSE" em diversas regiões do país.

Sustenta que a primeira ré depositou pedido de registro da marca "MISS SALENSE" sob nº 932.567.169 em 09/11/2023, sendo concedido em 01/07/2025, violando seu direito de precedência constituído desde 1998 (evento 1).

A autora alega que a primeira ré agiu de má-fé ao reproduzir não apenas o núcleo nominativo "SALENSE", mas também a representação figurativa feminina com igual estrutura visual, cores semelhantes e mesmo apelo de tradição artesanal, configurando apropriação da identidade conceitual já consolidada e prática de concorrência desleal.

Argumenta que os produtos abrangidos pelo registro colidem frontalmente com sua atividade, ambos na classe 34, relacionados a produtos de tabacaria (evento 1).

A requerente pleiteia tutela antecipada para suspensão dos efeitos do registro nº 932.567.169, alegando fumus boni iuris pela robusta comprovação documental da anterioridade de uso e periculum in mora pelo risco de confusão no mercado, diluição da distintividade e desvio de clientela, fundamentando o pedido no art. 300 do CPC e art. 173, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96 (evento 1).

Por despacho (evento 3), o Juízo determinou intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos GRU correspondente para comprovar recolhimento das custas judiciais, o que restou cumprido pela parte nos eventos 07 e 09. É o relatório.

Decido.

A tutela de urgência, objetivando as providências referidas nos arts. 173, parágrafo único, e 209, da LPI, impõe-se diante da presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No presente caso, reputo presentes os referidos requisitos.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do E.

TRF2, em linha com a redação do Manual de Marcas do INPI, compreendia que o direito de precedência seria invocável apenas até a concessão do registro.

Contudo, para se adaptar ao entendimento inaugurado pelo E.

STJ sobre o tema, o INPI fez publicar, na Revista da Propriedade Industrial nº 2652, de 3/11/21, o parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que em suma orienta que "... o direito de precedência previsto no artigo 129, § 1o da Lei n. 9.279/96 possa ser arguido em sede administrativa mesmo após a concessão do registro de marca, constituindo fundamento para a apresentação de Processo Administrativo de Nulidade - PAN, na forma do artigo 168 da Lei." Logo, lícito concluir pela possibilidade de alegação do direito de precedência em juízo.

Com relação ao uso anterior, pela parte autora, da marca "MISS SALENSE", vê-se que há prova documental carreada aos autos, em especial as  notas fiscais do Evento 1.7, atestando o uso da marca no mínimo desde 16/10/2017, o que é relevante diante do fato da data de abertura do CNPJ da corré FLAVIA OLIVEIRA ter ocorrido em 18/06/2021 (Evento 1.9).

Em consulta ao sítio eletrônico do INPI, verifica-se que a parte autora somente apresentou pedido de registro de marca em 17/06/2025, razão pela qual lícito concluir, ainda que em análise perfunctória, própria do momento processual presente, pela presença do requisito boa-fé exigida pelo art. 129, §1º, da LPI.

Não menos importante, verifica-se em consulta ao sítio eletrônico do INPI que a corré apresentou cinco pedidos de registro de marca, dois dos quais (marca "MONTE CASTELLO", processo 922896518, e marca "SRª VIRGÍNIA", processo 922896640) indeferidos por reproduzir marcas registradas de terceiros, o que sugere, em tese, um padrão de conduta qualificável como ato de concorrência desleal.

Quanto ao risco de dano, há nos autos (Evento1.9) evidências que sugerem a comercialização, pela corré, de produtos contendo a marca "MISS SALENSE", o que acarreta não só risco de confusão para o consumidor, mas de diluição e perda da distintividade da marca, especialmente considerando que as embalagens alegadamente utilizadas pela corré reproduzem o conceito visual da marca originária.

Logo, entendo pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA.

REGISTRO DE MARCA.

DIREITO DE PRECEDÊNCIA.

SUSPENSÃO DO REGISTRO DA MARCA.

PROVIMENTO.I.

CASO EM EXAME1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos efeitos do registro de marca mista por considerar necessária uma análise probatória aprofundada, mas determinou a inclusão da expressão sub judice no registro impugnado.II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itaobim detém o direito de precedência sobre a marca FESTA DA MANGA ITAOBIM MG, em razão do uso contínuo e ostensivo da expressão desde 2001; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com a suspensão do registro da marca, de modo a evitar prejuízos à organização do evento e ao interesse público.III.

RAZÕES DE DECIDIR3.

O direito de precedência é conferido ao usuário anterior de marca idêntica ou semelhante, desde que demonstrado o uso contínuo e de boa-fé por, ao menos, seis meses antes do pedido de registro pelo terceiro, conforme disposto no artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.4.

O Município de Itaobim comprova, por meio de documentos e contratos, o uso efetivo e notório da expressão FESTA DA MANGA ITAOBIM MG desde 2001, evidenciando o direito de precedência para obter o registro em seu favor.5.

A legislação de propriedade industrial, no inciso XIII do artigo 124, impede o registro de nomes de eventos culturais ou sociais de caráter oficial, salvo autorização da entidade promotora, pelo que a exploração da marca pelo agravado carece de autorização do Município, configurando um impedimento legal ao registro.6.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo histórico de uso da marca pelo Município, bem como pelo enquadramento da expressão como nome de evento cultural e social, o que a torna insuscetível de exploração privada exclusiva.7.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na necessidade de segurança jurídica para a organização do evento FESTA DA MANGA ITAOBIM MG, especialmente no que se refere à contratação de artistas e ao planejamento prévio, essenciais para evitar prejuízos financeiros ao erário e cumprir obrigações contratuais.IV.

DISPOSITIVO E TESE8.

Agravo de instrumento conhecido e provido.Teses de julgamento:O direito de precedência sobre o registro de marca é garantido ao usuário anterior que demonstre o uso contínuo e ostensivo da expressão distintiva, conforme artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.Eventos culturais, sociais e econômicos oficiais ou oficialmente reconhecidos não podem ser objeto de registro como marca por terceiros, salvo autorização da entidade promotora, nos termos do artigo 124, XIII, da Lei nº 9.279/1996.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, arts. 124, XIII, e 129, § 1º; CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.464.975/PR, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/12/2016; TRF2, AI nº 5015903-94.2020.4.02.0000, Rel.

JFC Rogério Tobias de Carvalho, julg. 11/11/2021.DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1A.

Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada, para, confirmando a tutela recursal, suspender o registro nº 924.540.907, da marca mista FESTA DA MANGA ITAOBIM MG, até o trânsito em julgado do processo principal, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.(TRF2 , Agravo de Instrumento, 5008159-09.2024.4.02.0000, Rel.

M.

R.

J.

N. , 1ª TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - MACARIO RAMOS JUDICE NETO, julgado em 03/12/2024, DJe 04/12/2024 18:19:59) Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos do registro de marca objeto do processo nº 932.567.169.

Intime-se o INPI para anotar a suspensão ora determinada à margem do registro.

Tendo em vista a Portaria JFRJ-POR-2018/00285, nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente, na qualidade de réu. Na forma do artigo 1º §1º da referida portaria, o prazo para resposta do réu titular da patente ou do registro e eventuais corréus, com exceção do INPI, será de 60 (sessenta) dias, conforme artigos 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, esse prazo será contado de forma contínua, na forma do artigo 221 do mesmo diploma, equivalentes a 45 (quarenta e cinco) dias úteis, quando contados pelo Sistema E-Proc (art. 1º, §2º).

Com a resposta ou decorrido o prazo sem manifestação, o INPI será citado para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contado em dias úteis, na forma do artigo 219 do CPC.

Desta forma, intime-se e cite-se a ré FLAVIA OLIVEIRA, através de carta precatória no endereço fornecido na petição inicial, com prazo de contestação de 45 (quarenta e cinco) dias úteis.

Aguarde-se o retorno da precatória com os autos suspensos.

Fica ciente a parte autora de que, na forma do artigo 261, §2º, do CPC, compete a ela acompanhar o cumprimento da diligência junto ao juízo deprecado.

Com a chegada da resposta ou decorrido o prazo sem manifestação da empresa ré, cite-se o INPI para responder a ação, no prazo de 30 dias, devendo trazer manifestação de sua Diretoria Técnica competente, em que analisados todos os documentos e argumentos trazidos pelos litigantes.

P.

I.    

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5088064-52.2025.4.02.5101/RJ AUTOR: MISS SALENSE - MANUFATURA DE PALHAS LTDAADVOGADO(A): SONIA CARLOS ANTONIO (OAB SP084759) DESPACHO/DECISÃO   Intime-se a parte autora para, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias : a) juntar aos autos a correspondente GRU, devidamente atrelada ao presente processo,  de forma a comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Feito, voltem os autos conclusos para análise da inicial.

P.I.