TRF2 - 5088900-25.2025.4.02.5101

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5088900-25.2025.4.02.5101/RJ AUTOR: 56.729.920 CLAUDEMIR JOSE BALESTRINADVOGADO(A): JULIO GUIDI LIMA DA ROCHA (OAB RJ159657) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de ação pelo rito comum, ajuizada por CLAUDEMIR JOSE BALESTRIN em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da ASSOCIAÇÃO DE TURISMO ÁGUAS E PEDRAS DO MÉDIO ALTO URUGUAI - ATAP, em que se requer: "a) o deferimento da tutela liminar, inaudita altera parte, nos termos do artigo 173, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), a fim de que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que acolheu os Procedimentos Administrativos de Nulidade – PAN e anulou os registros nº 921480067; assim como para suspender os efeitos da concessão da marca registrada n. 923007741 de titularidade da segunda Ré e que esta Ré interrompa o uso da referida marca; (...) d) ao final, requer a procedência integral dos pedidos, com a consequente confirmação da tutela liminar concedida, para que: d.1) seja declarada a nulidade do ato administrativo publicado na RPI na RPI nº 2836 de 13/05/2025, que decidiu pelo provimento do Procedimento Administrativo de Nulidade e anulou o registro nº 921480067, determinando-se a reativação do referido registro, com base nos fundamentos ora apresentados, devendo o INPI providenciar a publicação da decisão para ciência de terceiros, conforme previsto no artigo 175, § 2º, da Lei de Propriedade Industrial; d.2) seja declarada a nulidade da concessão da marca n. 923007741, de titularidade da segunda Ré, pelo fato de a marca do Autor (n. 921480067) ter sido registrada anteriormente; d.3) seja a segunda Ré proibida de utilizar a marca registrada do Autor, “ROTA ÁGUAS E PEDRAS”, ou similares, sob qualquer meio ou forma;" Alega o autor, em apertada síntese, que atua como agente de viagem prestando assessoria e consultoria em turismo, tendo requerido o registro da marca "ROTA ÁGUAS E PEDRAS" junto ao INPI.

Sustenta que depositou seu pedido de registro em 02/12/2020, sob o nº 921480067, na classe 39, sendo o mesmo concedido em 05/10/2021.

Contudo, o referido registro foi posteriormente anulado pelo INPI por meio da RPI nº 2836 de 13/05/2025, sob alegação de anterioridade impeditiva baseada no registro "ROTA ÁGUAS E PEDRAS" nº 923007741, de titularidade da segunda ré, depositado em 19/05/2021.

O autor fundamenta sua pretensão na perda do direito de precedência, argumentando que a marca da segunda ré foi transferida por Alberto Freo para a ATAP em 05/06/2023, mediante cessão pela petição nº 850230259643.

Alega que o direito de precedência é personalíssimo e intransferível quando pertencente a pessoa física, não podendo ser cedido isoladamente, conforme art. 129, §2º da Lei 9.279/96.

Sustenta que quando o INPI decidiu pela anulação de sua marca em 13/05/2025, a marca da segunda ré já havia sido transferida, não subsistindo qualquer alegação de uso anterior.

Argumenta, ainda, que a ATAP foi criada apenas em 24/08/2022, posteriormente ao depósito de sua marca em 02/12/2020, sendo impossível que tenha direito de anterioridade.

Afirma que Alberto Freo não apresentou oposição administrativa no prazo de 60 dias após a publicação do pedido de registro, sendo extemporânea a manifestação posterior.

Defende também que os documentos apresentados por Alberto Freo consistem apenas em projetos e comunicações internas, não demonstrando uso público e comercial da marca, além de terem sido assinados como representante da Escola Estadual Técnica José Canellas, gerando dúvida sobre a titularidade do suposto direito.

Nessa linha, requer a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da anulação de seu registro e da concessão da marca da segunda ré, invocando a anterioridade de seu registro em relação à segunda ré, além deviolação ao art. 124, XIX, da LPI, e ao art. 6º bis da Convenção da União de Paris.

Determinada a emenda à inicial para adequação do valor da causa e recolhimento das custas judiciais (evento 03), o autor corrigiu o valor da causa para R$ 91.100,00 e reiterou o pedido de gratuidade de justiça por ser microempreendedor individual, tendo firmado a correspondente declaração de hipossuficiência econômica no evento 1, DECLPOBRE10. É o relatório.

Decido.

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, requerida na inicial.

A tutela de urgência, objetivando as providências referidas nos arts. 173, parágrafo único, e 209, da LPI, impõe-se diante da presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No presente caso, reputo ausentes os referidos requisitos.

Registre-se, de plano, que o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais asseguradas a todos os litigantes, sem as quais não há falar em devido processo legal.

Assim, o deferimento de medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, é sempre providência excepcional, em especial quando se trata de suspensão de efeitos de registro de marca, questão complexa cuja solução demanda, como regra, profunda análise do conjunto probatório.  Nesse sentido: "PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

ARTIGO 300 DO CPC.

COGNIÇÃO SUMÁRIA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

DESPROVIMENTO. 1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELA LUMI MIYASAKI e RAFAEL GONÇALVES MAZINI contra a r. decisão proferida pelo MM.

Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pelas ora Agravantes em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de RTD HOLDING LTDA, pugnando pela nulidade dos registros n. 919689027 e 919703348, para a marca mista "DNTBRAS", de titularidade da empresa Agravada, sob o argumento de que são cotitulares dos referidos registros e de que houve violação ao art. 128, §1º, da LPI.

Houve pedido de concessão de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos dos aludidos registros e a abstenção do uso da marca "DNTBRAS" pela empresa Agravada.

Subsidiariamente, foi pleiteada a suspensão dos efeitos dos registros inter partes até o trânsito em julgado da ação. 2.

O art. 300 do Código de Processo Civil impõe como requisitos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulado com o perigo de dano na demora ou risco ao resultado útil do processo e, como pressuposto negativo, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. 3.

No caso, do exame da documentação acostada nos autos de origem, em sede de cognição sumária própria do presente momento processual, não dispõe o Juízo de elementos de convicção suficientes, mormente diante da presunção de validade dos atos administrativos praticados pelo INPI e da existência de pontos controvertidos acerca do uso anterior da marca "DNTBRAS" e da cotitularidade dos registros.

Pela sua própria natureza, a aferição da procedência das alegações apresentadas pelas Agravantes depende de sua confirmação por meio de instrução probatória, não sendo possível deferir nem mesmo a suspensão inter partes dos registros marcários sem elementos de provas submetidos ao contraditório.

Precedentes 4.

Agravo de instrumento desprovido. (TRF2, Agravo de Instrumento, n° 5008741-09.2024.4.02.0000, Rel.

Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTA, 2a.

TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 25 de setembro de 2024)." Assim, convém que sejam conhecidas as razões da requerida e da autarquia para, instalado o contraditório e realizada a produção de provas, possa o Juízo sopesar as razões e decidir a respeito.

Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência.

Tendo em vista a Portaria JFRJ-POR-2018/00285, nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente, na qualidade de réu. Na forma do artigo 1º §1º da referida portaria, o prazo para resposta do réu titular da patente ou do registro e eventuais corréus, com exceção do INPI, será de 60 (sessenta) dias, conforme artigos 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, esse prazo será contado de forma contínua, na forma do artigo 221 do mesmo diploma, equivalentes a 45 (quarenta e cinco) dias úteis, quando contados pelo Sistema E-Proc (art. 1º, §2º).

Com a resposta ou decorrido o prazo sem manifestação, o INPI será citado para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contado em dias úteis, na forma do artigo 219 do CPC.

Desta forma, cite-se a ré ASSOCIACAO DE TURISMO AGUAS E PEDRAS DO MEDIO ALTO URUGUAI - ATAP, através de carta precatória no endereço fornecido na petição inicial, com prazo de contestação de 45 (quarenta e cinco) dias úteis.

Aguarde-se o retorno da precatória com os autos suspensos.

Fica ciente a parte autora de que, na forma do artigo 261, §2º, do CPC, compete a ela acompanhar o cumprimento da diligência junto ao juízo deprecado.

Com a chegada da resposta ou decorrido o prazo sem manifestação da empresa ré, cite-se o INPI para responder a ação, no prazo de 30 dias, devendo trazer manifestação de sua Diretoria Técnica competente, em que analisados todos os documentos e argumentos trazidos pelos litigantes.

Sem prejuízo, intime-se o INPI para, no prazo de 15 (quinze) dias, anotar à margem dos registros discutidos, bem como promover a devida publicidade em revista própria, notícia do ajuizamento da presente ação, para ciência de terceiros.

P.

I.    

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5088900-25.2025.4.02.5101/RJ AUTOR: 56.729.920 CLAUDEMIR JOSE BALESTRINADVOGADO(A): JULIO GUIDI LIMA DA ROCHA (OAB RJ159657) DESPACHO/DECISÃO Intime-se a parte autora para, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias : a) adequar o valor da causa ao benefício econômico pretendido, atribuindo montante não inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; b) juntar aos autos a correspondente GRU, devidamente atrelada ao presente processo,  de forma a comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Feito, voltem os autos conclusos para análise da inicial.

P.I.