TJES - 0021944-75.2009.8.08.0024

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível Rua Leocádia Pedra dos Santos, 80, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-370 Telefones: 3134-4731 (Gabinete) / 3134-4711 (Secretaria) PROCESSO Nº 0021944-75.2009.8.08.0024 REQUERENTE: TUMA ENGENHARIA TERMICA LTDA REQUERIDO: TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SENTENÇA 1.Relatório Cuida-se de AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO ajuizada pela TUMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA em face de TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA pelas razões expostas na petição inicial, instruída com os documentos anexos.

Na petição inicial, a autora alega, em síntese, que: i) é proprietária e usuária exclusiva da marca "TUMA"; ii) o registro da marca "TUMA" no INPI é sob o nº 817.885.838, concedido em 03 de setembro de 1996, com vigência prorrogada até 03 de setembro de 2016; iii) a marca "TUMA" está classificada na classe nº 37, abrangendo serviços de arquitetura, engenharia, desenho técnico, construção civil, prospecção, paisagismo, e decoração; iv) foi fundada em 1971, e a marca "TUMA" adquiriu grande prestígio ao longo de quase 40 anos; v) a ré foi fundada em novembro de 2000, utilizando indevidamente a expressão "TUMA" como marca, título de estabelecimento e parte de seu nome empresarial, não possui nenhum registro de sua marca perante o INPI; vi) a ré atua no ramo da construção civil, prestando serviços semelhantes aos da autora; vii) a utilização da marca "TUMA" pela ré é ilícita e reproduz completamente a marca da autora; viii) a utilização indevida da marca pela ré causa diluição e denegrimento à imagem e distintividade da marca da autora ix) a autora notificou extrajudicialmente a ré em 08/06/2009 para cessar as práticas ilícitas, mas a ré permaneceu inerte.

Diante disso, requer: i) liminarmente, a concessão de antecipação de tutela para que a ré, em 15 dias a partir da intimação, cesse a utilização da marca "TUMA", substituindo-a por outra que não a reproduza ou confunda com a marca da autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; ii) no mérito, a ré abstenha de utilizar a expressão "TUMA", providenciando as alterações necessárias em 15 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso; iii) indenizar a autora pelos danos morais em montante a ser arbitrado.

Comprovante do pagamento das custas iniciais (fls. 37/38).

Decisão (fls. 40/46) deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que a ré se abstenha de utilizar o nome comercial “TUMA”, sob pena do pagamento de multa diária de R$5.000,00.

Certidão de citação expedida a ré (fls. 47/48) para ciência da decisão de fl. 40/46.

Devolução do AR (fl. 51) devidamente cumprido.

Agravo de instrumento (fls. 52/66).

Contestação (fls. 68/74) apresentada pela ré, na qual sustenta que: i) alega a incompetência absoluta do Juízo Estadual, pois a disputa envolve o interesse do INPI, uma autarquia federal, na lide; ii) afirma que, por esse motivo, a competência para julgar o processo é da Justiça Federal; iii) utiliza "TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA." como seu nome comercial, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, e não usa como marca; iv) o nome "TUMA" foi escolhido por ser o sobrenome dos sócios, não há o que se falar em uso indevido ou aproveitamento do nome de outrem; v) as empresas atuam em setores diferentes, a ré atua na construção de edifícios e incorporação, enquanto a autora se dedica à manutenção e instalação de ar condicionado e serviços de engenharia; vi) outras empresas também possuem registros da marca "TUMA" no INPI.

Isso indicaria que o direito de uso da marca não é exclusivo da autora; vii) os logotipos utilizados pela requerente e pela requerida são "totalmente diferentes" e não geram confusão; viii) a multa aplicada é considerada excessivamente onerosa e com potencial para prejudicar o funcionamento da empresa.

A defesa alega que não foi concedido prazo para o cumprimento da decisão e que já suspendeu o uso do nome nos meios de comunicação e em seu site.

Dito isso, requer: i) a reconsideração do despacho que aplicou a multa, solicitando a sua diminuição ou exclusão até o julgamento final do processo; ii) a manutenção do logotipo da empresa, argumentando que é totalmente diferente do logotipo da parte requerente e não causa confusão, que essa questão seja discutida em audiência.

Decisão monocrática (fls. 92/103) que reconheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento: i) rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual; ii) mantendo a proibição do uso do nome "TUMA" pela construtora; iii) concedeu o prazo de 60 dias para que a empresa adote as medidas cabíveis para o cumprimento da ordem; iv) reduziu a multa diária para R$200,00; Réplica à contestação (fls. 137/149).

Despacho (fl. 151) designando a audiência para o dia 15/12/2011, às 14h.

Certidão (fl. 154) atestando o envio dos AR.

Devolução do AR (fl. 155) com a devida intimação da ré.

Termo de audiência preliminar (fl. 156) ausente a parte ré, mas com seu advogado presente.

A audiência não obteve êxito.

Petição da ré (fls. 159/160) informando o motivo da sua ausência.

Devolução do AR (fl. 158) com a devida intimação da autora.

Despacho (fl. 151) designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2012, às 14h.

Certidão (fl. 169) atestando o envio dos AR.

Devolução do AR (fl. 170) com a devida intimação da ré.

Devolução do AR (fl. 171) com a devida intimação da autora..

Termo de audiência de instrução e julgamento (fls. 172) ausente a parte ré, mas com seu advogado presente.

A audiência não obteve êxito.

Razões finais apresentadas pela ré (fl. 207/211).

Razões finais apresentadas pela autora (fls. 213/220).

Petição da ré (fls. 227/228) informando a perda superveniente do interesse de agir por parte da autora.

Petição da autora (fls. 232/234) manifestando acerca da petição de fls. 227/228.

Despacho (fls. 236/237) deferindo o pleito de assistência litisconsorcial da empresa HET CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

E intimando a autora e a nova empresa, para que se manifestassem e comprovasse a cessão de direitos da marca.

Petição da autora (fl. 239) afirma o interesse da HET Construções e Participações LTDA. no cumprimento da liminar, pois ela é a atual detentora do direito de uso da marca "TUMA" e, portanto, tem legitimidade para pleitear a abstenção de uso e a indenização.

Acórdão (fls. 274/289) conhecendo o agravo de instrumento e lhe dando parcial provimento.

Petição da autora (fls. 291/292) informando que a ré descumpriu determinação judicial, para que abstivesse de utilizar o nome “TUMA”.

Diante disso, requer o pagamento da multa acumulada em R$703.600,00.

Petição da ré (ID 38792692) requerendo a rejeição dos documentos de fls.239 e seguintes porque trazidos aos autos por parte diversa daquela a quem se destinou a intimação e o julgamento do processo. É o relatório.

Decido. 2.

Fundamentação 2.1 Da perda do interesse de agir A ré arguiu a perda do interesse de agir da autora original, em razão da cessão de direitos da marca para a empresa HET CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

O interesse processual, assim como a legitimidade, é condição da ação que se verifica no momento de seu ajuizamento. À época, a autora original, TUMA ENGENHARIA, era a titular do registro da marca e, portanto, possuía pleno interesse e legitimidade para a causa.

A transferência do direito à HET CONSTRUÇÕES no curso do processo é fato que não invalida a relação processual já estabelecida, conforme disciplina o art. 109 do CPC.

Tal dispositivo prevê expressamente que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes.

Nesse contexto, o ingresso da cessionária HET CONSTRUÇÕES como assistente litisconsorcial (fls. 236/237) foi a medida processual correta, assegurando que a nova titular do direito material desse seguimento ao feito.

O interesse de agir não se extinguiu; apenas teve sua titularidade transferida para a cessionária.

Diante do exposto, rejeito a preliminar. 2.2 Do mérito A controvérsia central reside em verificar se a utilização da expressão "TUMA" no nome empresarial e como marca pela ré constitui violação aos direitos da autora, titular do registro da marca nominativa "TUMA" junto ao INPI.

A análise será conduzida à luz das normas constitucionais, do Código Civil Brasileiro e, precipuamente, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), bem como dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da lealdade concorrencial (arts. 170, caput, e inciso IV, e art. 173, §4º, da CF).

A proteção da marca registrada confere ao seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, independentemente da abrangência geográfica da atuação da empresa ou da existência de filiais. É o que dispõe o art. 129 da LPI: Art. 129.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

A autora comprovou, por meio dos documentos acostados aos autos (fls. 29), ser a titular do registro da marca "TUMA" sob o nº 817.885.838, concedido em 03 de setembro de 1996, com vigência prorrogada até 03 de setembro de 2016.

A proteção da marca da autora abrange as classes 37, 42 e 44, que abrange, entre outros, "Serviços de reparação, conservação e montagem de máquinas e equipamentos industriais, e implementos agrícolas.

Serviços de reparação, manutenção e montagem de máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos e científicos.".

A ré, por sua vez, constituída em 2000, utiliza a mesma expressão "TUMA" em sua denominação social ("TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.") e suas atividades, conforme os códigos 41.10.4-00 e 41.10.7-00, são “Construções de edifícios” e “Incorporação de empreendimentos imobiliários.”.

Da Diferença entre Marca e Nome Empresarial Inicialmente, é crucial distinguir as figuras jurídicas da "marca" e do "nome empresarial", que são reguladas por normas e medidas protetivas distintas, mas que podem gerar conflitos quando há semelhança e risco de confusão.

Marca é o sinal distintivo visualmente perceptível que individualiza produtos ou serviços no mercado, conforme o artigo 122 da Lei nº 9.279/1996.

Seu registro se dá no INPI e sua proteção é de abrangência nacional: Art. 122.

São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Por sua vez, o nome empresarial é a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa, identificando o empresário, conforme definição legal prevista no artigo 1.155 do Código Civil: Art. 1.155.

Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.

Parágrafo único.

Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

Seu registro é feito na Junta Comercial do respectivo Estado e sua proteção, via de regra, limita-se àquele Estado, conforme o artigo 1.166 do Código Civil.

Para estender essa proteção, a sociedade deve requerer o registro em outras Juntas Comerciais, como bem observa a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho: Como o registro do nome empresarial tem abrangência estadual, e não nacional, os seus efeitos estão restritos aos Estados em que o empresário tem sede ou filial.

Para estender a tutela ao país todo, ele deve providenciar o arquivamento de pedido de proteção ao nome empresarial, nas Juntas dos demais Estados (CC, art. 1.166, parágrafo único; IN-DNRC n. 104, art. 11, §§ 1º e 2º).

O mesmo não ocorre com a marca, que, registrada no INPI, estará protegida em todo o território brasileiro (e, até mesmo, nos demais países unionistas, se presentes as condições da Convenção de Paris).

Do Conflito de Marcas e Nomes Empresariais A ré alega que atua em atividades e em um estado diferentes, o que afastaria a alegação de concorrência desleal por desvio de clientela, apesar das semelhanças nos sinais.

As finalidades da proteção conferida ao detentor de registro marcário – prevista no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da Lei de Propriedade Industrial – é dupla: a uma, garantir os interesses próprios de seu titular, protegendo-o da usurpação, do proveito econômico parasitário e desvio de clientela; e, a duas, proteger os consumidores, conferindo-lhes meios para aferir a origem e a qualidade dos produtos e/ou serviços adquiridos (art. 4º, VI, do CDC).

A jurisprudência é consentânea com a legislação posta: “A proteção da marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou a associação de uma marca registrada a uma outra, sendo imprescindível que, para que exista a violação ao direito marcário, haja confusão no público consumidor ou associação errônea em prejuízo do seu titular” (STJ, REsp 1.874.635-RJ, Rel.

Min.

Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/8/2023).

Ademais, o art. 124, XIX, da LPI veda o registro de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.819.060/RJ (julgado em 26/02/2020), transcreve-se parte do voto proferido pela Min.

Rel.

Nancy Andrighi: Deve-se ter em mente, contudo, que o direito de uso exclusivo de uma marca, bem como o direito do respectivo titular de exigir que terceiros se abstenham de utilizar signos idênticos ou semelhantes, não podem ser considerados absolutos e irrestritos, pois estão condicionados às exceções do art. 132 da LPI e ao equilíbrio com os valores constitucionais da livre concorrência, da liberdade de expressão e da livre iniciativa.

Segundo se depreende da Lei de Propriedade Industrial, a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (art. 124, XIX).

Para aferição da existência de confusão ou de associação indevida entre marcas, em primeiro lugar, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado (REsp 1.688.243/RJ, 4ª Turma, DJe 23/10/2018), considerado o contexto em que usualmente adquire e utiliza os produtos assinalados.

No que concerne aos elementos passíveis de análise para que se possa concluir pela caracterização ou não da violação ao direito de exclusiva – elencados por esta 3ª Turma, originariamente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1.346.089/RJ (DJe 14/5/2015) –, merecem destaque os seguintes: (i) grau de distintividade intrínseca, (ii) grau de semelhança entre as marcas analisadas, (iii) tempo de convivência, (iv) espécie de produtos ou serviços oferecidos pelos respectivos titulares dos registros.

Tais critérios, vale consignar, devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos a priori sobre a relevância em abstrato de cada um deles.

O exame da distintividade das marcas serve para verificar se os sinais registrados constituem expressões genéricas, necessárias ou comuns, bem como se tais signos são ou não dotados de características evocativas ou sugestivas dos produtos ou serviços que visam identificar.

Para se verificar a possibilidade de confusão na utilização da mesma marca por diferentes fornecedores de produtos e de serviços, deve-se observar, inicialmente, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços (NCL), utilizada pelo INPI.

No caso em tela, a autora (TUMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA) foi registrada nas classes 37, 42 e 44, serviços de engenharia térmica, instalação e manutenção de ar condicionado e outros serviços de engenharia.

A da empresa ré (TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA), por sua vez, foi registrada na classe 41.10.4-00 e 41.10.7-00, se dedicando à construção de edifícios e incorporação de empreendimentos imobiliários.

Embora ambas estejam no amplo setor da engenharia e construção, as atividades específicas são distintas.

A autora foca em nichos de engenharia e manutenção, enquanto a ré se concentra em projetos de construção e desenvolvimento imobiliário.

Essa distinção, aliada ao uso do nome familiar, minimiza consideravelmente o risco de confusão direta ao consumidor.

As empresas em conflito, apesar de certa afinidade em um espectro mais amplo do mercado, não fornecem produtos ou serviços idênticos a ponto de gerar sobreposição direta ou confusão real no público.

Além disso, o longo tempo de coexistência entre as marcas é um fator decisivo.

A ré foi fundada em 2000, e a ação foi ajuizada em 2009, o que significa que, à época da propositura, as empresas já coexistiam há quase uma década.

Mesmo após o deferimento da liminar, não há nos autos prova concreta e inequívoca de incidentes de confusão entre consumidores ou parceiros comerciais das partes, nem de desvio de clientela (CPC, art. 373, I).

A autora não apresentou provas robustas de que o uso do nome "TUMA" pela ré tenha gerado confusão ou associação indevida.

O simples uso de um sobrenome familiar no nome empresarial, sem demonstração de má-fé ou prejuízo concreto, não configura ilícito marcário, especialmente dada a especialidade das atividades e a ausência de prova de confusão.

Sendo os logotipos diferentes, não gerando confusão, fato que não foi devidamente desconstituído nos autos.

Conclui-se que as circunstâncias fáticas deste caso, notadamente a distinção das atividades empresariais, o considerável tempo de coexistência das empresas no mercado e a ausência de prova efetiva de confusão ou concorrência desleal, impedem o reconhecimento da prática ilícita por parte da ré.

Consequentemente, restam prejudicados os pedidos subsequentes de indenização por danos materiais e morais, bem como a aplicação da multa por descumprimento de liminar, uma vez que o fundamento principal para sua existência, a violação do direito marcário, não se concretizou. 3.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a tutela de urgência (antecipação de tutela) concedida à fl. 40/46, bem como todas as determinações dela decorrentes.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, parágrafo 2°, do CPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE as partes.

Sentença registrada no sistema Pje.

Com o trânsito em julgado e mantidos os termos deste ato judicial, deve a Secretaria do Juízo observar o artigo 7° do Ato Normativo Conjunto TJES de n°011/2025 para o arquivamento do feito.

Vitória/ES, data e horário constantes na assinatura eletrônica.

Juiz de Direito