TRF1 - 1001967-21.2021.4.01.3603

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL Subseção Judiciária de Sinop-MT 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT SENTENÇA TIPO "A" PROCESSO: 1001967-21.2021.4.01.3603 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: DAIRES TERESINHA ZUCCHI e outros REPRESENTANTES POLO ATIVO: VALERIA APARECIDA CASTILHO - MT17770/B POLO PASSIVO:GENESIO ODILON ZUCCHI e outros REPRESENTANTES POLO PASSIVO: JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - SC25583, EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - SC35340 e RINALDO FERREIRA DA SILVA - MT6813/O SENTENÇA

I - RELATÓRIO Cuida-se de ação proposta por DAIRES TEREZINHA ZUCCHI e ZUCCHI TEXTIL LTDA. contra INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, GENESIO ODILON ZUCCHI e ZUCCHI TEXTIL LTDA. (ZUCCHI MALHARIA), visando à anulação do registro de marca n.º 914775588 e ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 para cada requerida.

A parte autora alega, em síntese, que ZUCCHI é seu nome de família (patronímico), pelo que é obrigatória sua prévia autorização para registro por terceiros.

O INPI apresentou contestação alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de sua intervenção como assistente.

No mérito, defende a legalidade do registro da marca, pois quem fez o registro também é titular do mesmo patronímico.

O réu Genésio apresentou contestação alegando, em síntese, a legalidade do registro da marca, pois é titular do patronímico.

A tutela provisória foi indeferida.

Após a impugnação às contestações, os autos vieram conclusos para saneamento. É o relatório.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO Dado que não há questões processuais pendentes ou preliminares a analisar, bem como que a matéria controvertida dos autos é eminentemente de direito, passo ao julgamento antecipado da lide, com exame do mérito.

A decisão de tutela provisória foi proferida nos seguintes termos: “Primeiramente, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo INPI.

De acordo com o artigo 175 da Lei n.° 9.279/96, “A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”.

De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a previsão de intervenção obrigatória no feito não afasta a possibilidade de o INPI figurar no polo passivo, ficando caracterizada sua legitimidade passiva caso a relação jurídica processual deduzida na inicial envolva a imputação de alguma conduta ao INPI, e não o simples ato formal de deferimento do registro.

Nesse sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.

TÍTULO DE ESTABELECIMENTO.

UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA.

IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA.

ANULAÇÃO PROCEDENTE.

ATUAÇÃO DO INPI.

POSIÇÃO PROCESSUAL.

INTERVENÇÃO SUI GENERIS.

OBRIGATORIEDADE.

DEFESA DE INTERESSE SOCIAL.

CONDENAÇÃO DO INPI.

SUCUMBÊNCIA.

AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.

A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 2.

A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis. 3.

Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa. 4.

Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial. 5.

Recurso especial provido. (REsp 1378699/PR, Rel.

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016) No caso vertente, a parte autora alega que o INPI foi negligente ao não observar suposta vedação legal ao registro do nome de família ZUCHI.

Pelo que se depreende dos autos, a parte apresentou oposição administrativa ao registro alegando a vedação, tendo a oposição sido rejeitada pelo INPI, ato que a autora entende ilegal.

Diante dessa perspectiva, a parte autora não impugna apenas o deferimento formal do registro, mas também a própria conduta do INPI, a ensejar sua legitimidade para figurar no polo passivo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Para concessão de tutela de urgência, exige a lei a concorrência dos seguintes requisitos: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e fundado receio de dano (art. 300 do NCPC).

Cinge-se a controvérsia a saber se Genesio Odilon Zucchi poderia registrar a marca ZUCCHI TEXTI LTDA. (ZUCCHI MALHARIA) sem autorização da parte autora.

De acordo com o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, não são registráveis como marca o “nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.

A previsão legal tem como finalidade a proteção de direito personalíssimo contra o uso indevido por terceiros, estranhos que não sejam titulares do nome de família, e não contra os próprios titulares do direito de personalidade.

Com efeito, assim como a autora possui o nome familiar ZUCCHI, o réu também possui, tendo inclusive vínculo de parentesco próximo – colateral de terceiro grau – com a parte autora, conforme afirmado na inicial.

Logo, ambos são titulares do direito de personalidade de proteção ao nome de família ZUCCHI.

Desse modo, tanto a autora quanto o réu podem autorizar o registro de marca ou nome empresarial contendo o nome familiar ZUCCHI e possuem o direito utilizar o nome no âmbito dos direitos de propriedade industrial.

Aliás, assim está previsto no Manual de Marcas do INPI: Pedido requerido pelo titular do direito de personalidade Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a pessoa física ou empresa individual, sendo desnecessária a autorização para registro quando a marca for protocolada por estas.

Nos casos de empresas em que o detentor do direito da personalidade é um dos sócios, será obrigatória sua autorização expressa para registrar como marca seu nome, assinatura ou imagem, em nome da empresa requerente. (sem grifos no original) Eventual conflito é solucionado pelos princípios que norteiam o registro de marcas, a exemplo do princípio da anterioridade, segundo o qual o registro de marca deve ser concedido a quem primeiro depositar o pedido.

A esse respeito também dispõe o Manual de Marcas do INPI: Casos de colidência O direito da personalidade, assim como o direito marcário, é regulado pela Constituição Federal, sendo, portanto, objeto de leis ordinárias.

Todos têm direito ao uso do nome na esfera civil, entretanto, no universo marcário, o direito da personalidade deverá ser limitado sob pena de atentar contra o direito do consumidor e do próprio detentor do primeiro registro de marca.

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil, o registro será concedido a quem primeiro depositar.

Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

A jurisprudência alinha-se a esse entendimento ao considerar que, em caso de patronímico comum, eventual colidência deve ser resolvida pelo princípio da anterioridade.

Nesse sentido: CÍVEL - PROTEÇÃO COMERCIAL - MARCA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO INPI - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - EXPECTATIVA DE DIREITO - PATRONÍMICO - NOME COMUM - CONFIRMAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Não logrando êxito à parte em comprovar a existência de registro anterior de marca junto ao INPI, improcede o pleito de proteção da marca buscado na inicial, ressaltando que o simples requerimento do registro induz tão somente a uma expectativa de direito.

Tratando-se de nome patronímico comum, há de prevalecer, para efeito de proteção à marca, o princípio da anterioridade do registro. (TJMG - Apelação Cível 1.0452.08.036550-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2011, publicação da súmula em 20/06/2011) Na hipótese dos autos, pedido de registro formulado pela parte autora é posterior (19/09/2018, conforme ID 543545373 – pág. 2) ao depósito feito por Genesio Odilon Zucchi em 30/05/2018, razão pela qual não há verossimilhança em suas alegações, face à prevalência do pedido de registro feito em primeiro lugar.

Também não está configurada a condição de marca notoriamente conhecida em relação à marca visada pela parte autora, caso em que o nome gozaria de proteção dentro de seu ramo de atividade independentemente de estar previamente registrado, por força do artigo 126 da Lei n.° 9.279/96.

Com efeito, marca notoriamente conhecida é aquela que goza de expressivo reconhecimento perante os consumidores de forma abrangente, não se limitando sua repercussão ao município de sede da pessoa jurídica.

Na hipótese dos autos, a autora alega que exerce atividade ostentando o nome Zucchi Textil LTDA há muitos anos, no entanto, com atuação comercial apenas no município de Sinop, pelo que não se pode concluir, em princípio, que o nome empresarial seja notoriamente conhecido perante os consumidores.

Em conclusão, não visualizo verossimilhança nas alegações da parte autora.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA”.

As razões expostas na decisão acima subsistem, pelo que passam a integrar a presente sentença em seus fundamentos.

Com efeito, a parte autora não trouxe elementos que permitam afastar o entendimento firmado pelo juízo, no sentido de que o registro de patronímico como marca é possível pelo próprio titular do direito personalíssimo do sobrenome – o que é o caso dos autos – e que a colidência de registros se resolve pelo primeiro depósito.

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito da ação.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios, estes fixados nos percentuais mínimos do § 3º do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Comunique-se ao relator do agravo de instrumento.

Anote-se o substabelecimento ID 1356719294.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

MURILO MENDES Juiz Federal