TRF2 - 5088576-74.2021.4.02.5101

Apelação Cível Nº 5088576-74.2021.4.02.5101/RJ APELANTE: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA (AUTOR)ADVOGADO(A): JORGE ROBERTO INNOCENCIO DA COSTA (OAB SP398810)APELADO: TOPWAY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (RÉU)ADVOGADO(A): LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA (OAB MG084983)ADVOGADO(A): NATALIA RIBEIRO TANNUS (OAB MG179418) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SUPLEY LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 24 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 56).

A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS REGISTROS.

ALEGADA SEMELHANÇA.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

TEORIA DA DISTÂNCIA.

MARCA FRACA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I.

CASO EM EXAME 1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros de titularidade da apelada.

A apelante sustenta que há risco de confusão e associação indevida entre os sinais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os sinais dos litigantes possuem distintividade suficiente para coexistirem no mercado sem risco de confusão ou associação indevida; (ii) verificar se os registros da apelada violam o artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, ao implicarem reprodução ou imitação de marca alheia previamente registrada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR 3.

O direito marcário exige distintividade e disponibilidade do sinal para concessão do registro, conforme previsto na Lei nº 9.279/96.

A proteção conferida a uma marca não é absoluta, devendo ser analisada dentro do contexto mercadológico e dos princípios aplicáveis. 4.

O princípio da especialidade estabelece que a proteção marcária é restrita à classe de produtos ou serviços para os quais foi concedida, sendo possível a coexistência de marcas semelhantes em mercados distintos e inconfundíveis. 5.

A análise da afinidade mercadológica entre as marcas revela que, enquanto a apelante atua no segmento de suplementos alimentares (Classe 05), a apelada possui registros tanto na Classe 05 quanto na Classe 32, abrangendo produtos como bebidas e suplementos nutricionais.

No entanto, os registros da Classe 32 não possuem relação com os produtos da apelante, afastando qualquer risco de confusão, aplicando-se o princípio da especialidade. 6.

O exame da colidência entre marcas deve considerar a impressão global dos sinais, e não apenas termos isolados.

A expressão "WHEY" remete a um componente amplamente utilizado na indústria de suplementos, sendo de uso comum e não passível de apropriação exclusiva.

O mesmo se aplica ao termo "TOP", que possui caráter descritivo. 7.

A jurisprudência adota a Teoria da Distância, segundo a qual marcas fracas ou evocativas devem suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que apresentem suficiente distintividade em seu conjunto. 8.

A própria Autarquia Especializada reconheceu a coexistência das marcas em questão, considerando que a apresentação visual da marca da apelada, que inclui grafismo especial e elementos estilizados, é suficientemente distinta da marca da apelante. 9.

O exame das marcas pelo critério da distintividade confirma que não há risco de confusão para o consumidor médio, uma vez que os sinais possuem elementos gráficos e nominativos diferenciados.

IV.

DISPOSITIVO E TESE 10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.

O princípio da especialidade permite a coexistência de marcas semelhantes quando atuam em mercados distintos e inconfundíveis. 2.

A análise da colidência marcária deve considerar o conjunto global do sinal, afastando conclusões baseadas em termos isolados de uso comum ou descritivo. 3.

Marcas fracas ou evocativas devem suportar o ônus da convivência com outras marcas que apresentem suficiente distintividade em seu conjunto. 4.

A Teoria da Distância aplica-se para impedir apropriação indevida de expressões genéricas ou descritivas, garantindo a livre concorrência e evitando monopólio sobre termos comuns no mercado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 124, VI e XIX; art. 129.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.663.455/SP, Rel.

Min.

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021; STJ, REsp nº 1.166.498, Rel.

Min.

Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011; STJ, REsp nº 1.039.011/RJ, Rel.

Min.

Sidnei Beneti, DJe 17.06.2011.

Os seus declaratórios foram desprovidos (Evento 56).

Nesta sede, afirma que "o presente Recurso Especial busca a reforma integral do acórdão recorrido, reconhecendo-se a nulidade do registro da marca “TOPWAY” na Classe 05 e, supletivamente, a nulidade também na Classe 32, com fundamento nos arts. 124, XIX, e 129 da Lei 9.279/96.

Alternativamente, visa-se à anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, em razão das violações aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, de modo a assegurar o adequado enfrentamento das matérias essenciais ao deslinde da controvérsia e viabilizar o acesso pleno às instâncias superiores".

Alega que restaram violados os seguintes dispositivos legais: a) Art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 – O acórdão recorrido afastou, sem análise concreta da identidade fonética entre os sinais “TOP WHEY” e “TOPWAY”, a hipótese legal de nulidade marcária por risco de confusão, mesmo diante da sobreposição de classes (suplementos alimentares), do compartilhamento de mercado e da similitude fonética dos sinais.

Houve, portanto, interpretação inadequada da vedação legal ao registro de marca suscetível de causar confusão ou associação indevida; b) Art. 129 da Lei nº 9.279/96 – Ao permitir a convivência de marca foneticamente idêntica àquela registrada anteriormente pela Recorrente, em segmento mercadológico idêntico, o acórdão violou o direito de uso exclusivo assegurado ao titular de marca regularmente registrada, esvaziando a proteção legal conferida ao sinal prioritário; c) Art. 489, §1º, IV, do CPC/2015 – A decisão proferida em segunda instância carece de fundamentação suficiente, pois deixou de enfrentar, de forma individualizada e concreta, os fundamentos jurídicos deduzidos pela Recorrente, especialmente: (i) a existência de identidade fonética entre os sinais; (ii) a prova da distintividade adquirida (secondary meaning); e (iii) a inaplicabilidade da Teoria da Distância no caso concreto, diante do segmento específico dos produtos envolvidos; d) Art. 1.022, II, do CPC/2015 – Os embargos de declaração opostos pela Recorrente apontaram omissões relevantes, notadamente: (i) ausência de manifestação sobre o risco de confusão fonética; (ii) ausência de exame sobre a possibilidade de nulidade parcial do registro da marca da Recorrida na Classe 05; e (iii) ausência de valoração da prova documental apresentada quanto à notoriedade da marca da Recorrente, portanto, o Tribunal limitou-se a rejeitar os embargos de forma genérica, sem suprir ou reconhecer as omissões apontadas.

Os pedidos recursais foram assim formulados: Ex positis, requer seja o presente Recurso Especial conhecido e integralmente provido, nos termos do art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido, para que: a) Seja reconhecida a nulidade do registro da marca “TOPWAY”, de titularidade da empresa Recorrida, no processo nº 920276679, referente à classe 05, em razão da violação ao art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, diante da identidade fonética dos sinais, afinidade mercadológica dos produtos e risco de confusão ou associação indevida perante o público consumidor; b) Subsidiariamente, na hipótese de não provimento direto do mérito, seja anulado o v. acórdão recorrido e o acórdão que julgou os embargos de declaração, por violação aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, diante da ausência de fundamentação suficiente e da negativa de prestação jurisdicional, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, com enfrentamento expresso das matérias omitidas, notadamente: (i) o risco de confusão fonética entre os sinais; (ii) a possibilidade de nulidade parcial do registro na Classe 05; e (iii) a valoração das provas de distintividade adquirida da marca da Recorrente; c) Com a procedência, requer-se a inversão do ônus sucumbencial, condenando as Recorridas ao pagamento dos honorários e custas processuais.

Contrarrazões nos Eventos 75 e 76.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.

Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.

Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.

Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.

Veja-se: (...) A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais.

Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.

Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência.  Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade.  Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Sendo assim, há vedação expressa de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96 – LPI).

Destaca-se que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: a existência de registro marcário anterior; afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

A controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais das marcas mistas e nominativas do apelante "TOP WHEY 3W", em oposição as marcas mistas da apelada "TOPWAY".

Já quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados.

Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Ao confrontarmos as marcas mistas e nominativas supostamente colidentes, percebemos haver suficiente grau de distintividade, devendo ser aplicada a teoria da distância ao presente caso.

Nesse ponto, a expressão "WHEY", de uso comum e descritivo e, também, evocativo de um produto proteico derivado do leite, não pode ser apropriada com exclusividade pelo apelante e, tampouco, por qualquer interessado.

Da mesma forma, a expressão "TOP", também de uso comum, evocativa de um produto de alta qualidade, que se vê agregada, por justaposição, ao signo "WHEY", com o destaque para o elemento figurativo e estilizado das letras "TW" conferem à marca da apelada a devida distintividade. (...) Em relação à afinidade mercadológica, no que se refere ao registro da apelada da Classe 05, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, quais sejam, no ramo de suplementos alimentares, resultando em afinidade de produtos e serviços, o que promove a concorrência entre si, afastando assim o princípio da especialidade.

Todavia, como muito bem apontou a sentença, com relação aos registros da apelada referente a Classe 32, para assinalar produtos como achocolatado em pó, água desmineralizada, etc., fica evidente que não há qualquer afinidade mercadológica com os produtos da Classe 05 da apelante, que estão no ramo de suplementos alimentares, devendo ser aplicado o princípio da especialidade ao presente caso.

Assim, é possível valer-se da teoria da especialidade, pois para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se perquirir, em primeiro lugar, se há concorrência entre os produtos ou serviços a serem por eles designados, ou seja, deverá ser observado o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação.  O princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado.

Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si. (...) Logo, é plenamente possível a convivência entre as marcas relativas aos registros em análise na Classe 05 e 32, como consectário do princípio da especialidade.

Ademais, no caso vertente, sustenta a apelante que não é uma marca fraca, uma vez que se trata de uma marca amplamente reconhecida e consolidada no mercado.

Além disso, argumenta que ainda que um termo isoladamente possa ser de uso comum, o longo uso e a associação direta da marca a um determinado produto conferem a ela um alto grau de distintividade e proteção contra imitações.

Todavia, em que pese a alegação do apelante, comungo do entendimento de que as expressões TOP e WHEY possuem caráter genérico, comum e descritivo sendo vedadas de apropriação, nos termos do artigo 124, VI, da LPI.

Quanto ao mencionado artigo acima, percebe-se que há vedação expressa de utilização como marca de "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplemente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva".” (art. 124, VI, da Lei n.º 9.279/96 – LPI).

O mencionado dispositivo legal proíbe que um concorrente se aproprie de uma expressão genérica, comum, vulgar de modo a excluir sua utilização por outros concorrentes.

Tais sinais são "res communis omnium" (coisa comum a todos), por isso, irregistráveis.

No entanto, excepcionada está a hipótese há suficiente forma distintiva.

Assim, percebe-se que para merecer a proteção legal, é necessário equilíbrio entre a transmissão das características do produto ou serviço e a distintividade dos sinais adotados.

Para verificação da incidência da proibição, a doutrina norte-americana e de outros países adota o que se convencionou chamar de imagination test (teste de imaginação).

Conforme esse teste, a marca deve ser considerada sugestiva quando exigir do observador um esforço de imaginação para determinar a natureza dos produtos ou serviços, perpassando apenas de forma indireta a ideia acerca do produto ou serviço (Comentários à Lei de Propriedade Industrial, IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 3ª edição, 2013, p. 239).

No que tange ao tema, também o Colendo Superior de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).  Além disso, importante ressaltar a irregistrabilidade da palavra WHEY, que remete a determinado produto alimentício conhecido no mercado como suplemento alimentar e, portanto, não pode ser apropriado com exclusividade.

Nesse sentido: (REsp n. 1.039.011/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 17/6/2011). (...) Ademais, a própria Autarquia Especializada fundamentou muito bem as alegações suscitadas pelo apelante em seu parecer de evento 43, DOC1, o qual adoto como razões de decidir: No presente caso, a marca da Ré apresenta o termo “TOPWAY”, acompanhado das letras “TW” estilizadas.

Já a marca da Autora apresenta como elemento nominativo “TOP WHEY 3W”, tendo como elemento figurativo apenas tipologia banal.

Importante destacar, ainda, que os termos “TOP” e “WHEY” quando isolados devem ser considerados irregistráveis por seu caráter necessário, ou simplesmente descritivo, tendo em vista que “TOP” é comumente utilizado no mercado para indicar uma qualidade do produto, e o termo “WHEY” é traduzido como “soro” na língua portuguesa, ou seja, é a própria denominação do produto.

Diante disso, as marcas que utilizam o termo “WHEY” deve suportar ônus da convivência com outras marcas que apresentam a mesma expressão aplicada em conjuntos marcários suficientemente distintos.

Destaca-se que este não é o caso dos Autos.

A grafia termo TOPWAY (justaposição dos termo TOP e WAY) confere distinção quando comparado com a expressão “TOP WHEY” da Autora.

Ademais, importa destacar que o sinal da Autora ainda contém o elemento 3W, o que o distancia ainda mais do sinal requerido pela Ré.

Com efeito, o sinal “TOPWAY”, registrado pela Ré, configura um conjunto suficientemente disBnto daquele registrado pela Autora, afastando a possibilidade de confusão ou associação com a marca da Autora anteriormente registrada.

Nesse sentido, assim dispõe o Manual de Marcas: “A distintividade dos elementos constituintes dos sinais comparados também é fator importante na avaliação da possibilidade de conflito entre conjuntos marcários, visto que, quanto mais distintivo for o termo ou expressão, maior a possibilidade de que sua imitação ou reprodução parcial ou com acréscimo gere confusão ou associação indevida”.

Assim sendo, tendo em vista que a marca da Ré apresenta conjunto suficientemente distinnto da marca anteriormente registrada pela Autora, entendemos ser possível a convivência das marcas em confronto, não sendo vislumbrado risco de confusão por parte dos consumidores.

Nesse particular, destaco ainda que a apresentação visual da marca da apelada é formada por letras apresentando grafismo especial, um triângulo e o termo "TW" estilizado consoante muito bem apontou o INPI.

Aplicável ao caso, a Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si. (...)   Portanto, percebe-se que o signo registrado pela apelada possui distintividade, não encontra óbice nas vedações insculpidas no artigo 124, XIX, da LPI.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.

OMISSÃO.

OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.

NÃO VERIFICAÇÃO.

COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS.

INEXISTÊNCIA.

VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

NÃO OCORRÊNCIA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3.

Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.) MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.

COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL.

AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO.

SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ.

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES.

REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ).

ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.

INVIABILIDADE DO EXAME.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.

Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

Precedentes.2.

No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.3.

A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.4.

O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência.

Precedentes.5.

Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.) PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC.

INOCORRÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ.

DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.

SÚMULA 284/STF.

REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA 7/STJ.

FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.

SÚMULA 283/STF.

HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.1.

Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.2.

A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.3.

A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.(...)7.

Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.) Além disso, o que tange à alegação de contrariedade ao "129 da LPI", deve-se atentar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ""compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo, parágrafo, inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n.º 284 do STF por deficiência de fundamentação" (AgInt no AREsp n. 2.103.308/MG, rel.

Min.

Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023).

Como se vê na hipótese, não há fundamentação clara e expressa dos dispositivos legais violados, tendo em vista que o art. 129 da LPI conta com caput e 2 (dois) parágrafos. A mera menção ao dispositivo legal, sem demonstrar a forma como foram contrastados com o acórdão recorrido, impede a clara compreensão da controvérsia.

Logo, a irresignação não merece trânsito por força da incidência, por analogia, do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, quanto à suposta violação aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, nota-se que o acórdão recorrido (integrado pelos acórdãos que julgaram os dois declaratórios opostos pelo ora recorrente) não possui, a princípio, os vícios de integração suscitados pela parte recorrente.

Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência pacífica do STJ entende que o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.  Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.

Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.    

body{ padding: 10px; font-family: Times New Roman; font-size:13pt }; #divHeader{ line-height:25px; margin-bottom:30px }; #divBody{ max-width:90%; text-align:justify }APELAÇÃO CÍVEL Nº 5088576-74.2021.4.02.5101/RJ (originário: processo nº 50885767420214025101/RJ)RELATOR: MACARIO RAMOS JUDICE NETOAPELADO: TOPWAY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (RÉU)ADVOGADO(A): LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA (OAB MG084983)ADVOGADO(A): NATALIA RIBEIRO TANNUS (OAB MG179418)ATO ORDINATÓRIOIntimação realizada no sistema eproc.O ato refere-se ao seguinte evento:Evento 67 - 15/08/2025 - RECURSO ESPECIAL

Apelação Cível Nº 5088576-74.2021.4.02.5101/RJ RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETOAPELANTE: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA (AUTOR)ADVOGADO(A): JORGE ROBERTO INNOCENCIO DA COSTA (OAB SP398810)APELADO: TOPWAY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (RÉU)ADVOGADO(A): LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA (OAB MG084983)ADVOGADO(A): NATALIA RIBEIRO TANNUS (OAB MG179418) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

MARCA FRACA.

OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME 1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação envolvendo conflito entre marcas supostamente colidentes no mercado de suplementos alimentares.

A embargante alega omissão na análise do risco de confusão fonética entre as marcas “TOP WHEY 3W” (Autora) e “TOPWAY” (Ré), postulando o reconhecimento de vício no julgado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do risco de confusão fonética entre as marcas em conflito, apta a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.

RAZÕES DE DECIDIR 3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida. 4.

O acórdão impugnado aprecia expressamente o risco de confusão entre as marcas, reconhecendo que ambas possuem elementos descritivos (“TOP” e “WHEY”), que são de uso comum e, por isso, não passíveis de apropriação exclusiva, o que caracteriza marca fraca. 5.

Conclui-se, com base na Teoria da Distância e na apresentação mista dos sinais, que os elementos gráficos, nominais e visuais das marcas em conflito conferem grau suficiente de distintividade, permitindo sua convivência no mercado. 6.

O fundamento da decisão embargada inclui a adoção do parecer técnico do INPI, que corrobora a inexistência de confusão entre os sinais em análise. 7.

A jurisprudência do STJ reconhece que marcas fracas, compostas por termos genéricos, podem coexistir quando apresentarem conjunto distintivo, sendo descabida a pretensão de exclusividade (REsp 1.166.498 e REsp 1.039.011/RJ). 8.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os argumentos relevantes à formação do convencimento, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, nos termos do art. 489, §1º, IV, e art. 1.022 do CPC. 9.

A oposição dos embargos revela inconformismo da parte com a decisão de mérito, sem apontar vício processual apto a ensejar o acolhimento do recurso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE 10.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1.

A apreciação do risco de confusão entre marcas fracas exige análise do conjunto marcário, sendo irrelevante a alegação de omissão quando a decisão enfrenta, de forma fundamentada, os elementos distintivos apresentados. 2.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 3.

A utilização de expressões genéricas ou descritivas como “TOP” e “WHEY” não assegura exclusividade, sendo legítima a convivência de marcas mistas com suficiente grau de distintividade gráfica, fonética e conceitual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, XXXV; LPI (Lei 9.279/96), arts. 124, VI e XIX.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.166.498, Rel.

Min.

Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011; STJ, REsp 1.039.011/RJ, Rel.

Min.

Sidnei Beneti, DJe 17.06.2011; TRF2, AC 200102010428707, Rel.

Des.

Fed.

André Fontes, DJU 23.04.2007; STJ, AgInt no AREsp 2.452.587/RS, Rel.

Min.

Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.12.2023.

ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2025.    

body{ padding: 10px; font-family: Times New Roman; font-size:13pt }; #divHeader{ line-height:25px; margin-bottom:30px }; #divBody{ max-width:90%; text-align:justify }APELAÇÃO CÍVEL Nº 5088576-74.2021.4.02.5101/RJ (originário: processo nº 50885767420214025101/RJ)RELATOR: MACARIO RAMOS JUDICE NETOAPELADO: TOPWAY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (RÉU)ADVOGADO(A): LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA (OAB MG084983)ADVOGADO(A): NATALIA RIBEIRO TANNUS (OAB MG179418)ATO ORDINATÓRIOIntimação realizada no sistema eproc.O ato refere-se ao seguinte evento:Evento 36 - 27/05/2025 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Apelação Cível Nº 5088576-74.2021.4.02.5101/RJ RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETOAPELANTE: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA (AUTOR)ADVOGADO(A): JORGE ROBERTO INNOCENCIO DA COSTA (OAB SP398810)APELADO: TOPWAY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (RÉU)ADVOGADO(A): LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA (OAB MG084983)ADVOGADO(A): NATALIA RIBEIRO TANNUS (OAB MG179418) EMENTA DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS REGISTROS.

ALEGADA SEMELHANÇA.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

TEORIA DA DISTÂNCIA.

MARCA FRACA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I.

CASO EM EXAME 1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros de titularidade da apelada.

A apelante sustenta que há risco de confusão e associação indevida entre os sinais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os sinais dos litigantes possuem distintividade suficiente para coexistirem no mercado sem risco de confusão ou associação indevida; (ii) verificar se os registros da apelada violam o artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, ao implicarem reprodução ou imitação de marca alheia previamente registrada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR 3.

O direito marcário exige distintividade e disponibilidade do sinal para concessão do registro, conforme previsto na Lei nº 9.279/96.

A proteção conferida a uma marca não é absoluta, devendo ser analisada dentro do contexto mercadológico e dos princípios aplicáveis. 4.

O princípio da especialidade estabelece que a proteção marcária é restrita à classe de produtos ou serviços para os quais foi concedida, sendo possível a coexistência de marcas semelhantes em mercados distintos e inconfundíveis. 5.

A análise da afinidade mercadológica entre as marcas revela que, enquanto a apelante atua no segmento de suplementos alimentares (Classe 05), a apelada possui registros tanto na Classe 05 quanto na Classe 32, abrangendo produtos como bebidas e suplementos nutricionais.

No entanto, os registros da Classe 32 não possuem relação com os produtos da apelante, afastando qualquer risco de confusão, aplicando-se o princípio da especialidade. 6.

O exame da colidência entre marcas deve considerar a impressão global dos sinais, e não apenas termos isolados.

A expressão "WHEY" remete a um componente amplamente utilizado na indústria de suplementos, sendo de uso comum e não passível de apropriação exclusiva.

O mesmo se aplica ao termo "TOP", que possui caráter descritivo. 7.

A jurisprudência adota a Teoria da Distância, segundo a qual marcas fracas ou evocativas devem suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que apresentem suficiente distintividade em seu conjunto. 8.

A própria Autarquia Especializada reconheceu a coexistência das marcas em questão, considerando que a apresentação visual da marca da apelada, que inclui grafismo especial e elementos estilizados, é suficientemente distinta da marca da apelante. 9.

O exame das marcas pelo critério da distintividade confirma que não há risco de confusão para o consumidor médio, uma vez que os sinais possuem elementos gráficos e nominativos diferenciados.

IV.

DISPOSITIVO E TESE 10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.

O princípio da especialidade permite a coexistência de marcas semelhantes quando atuam em mercados distintos e inconfundíveis. 2.

A análise da colidência marcária deve considerar o conjunto global do sinal, afastando conclusões baseadas em termos isolados de uso comum ou descritivo. 3.

Marcas fracas ou evocativas devem suportar o ônus da convivência com outras marcas que apresentem suficiente distintividade em seu conjunto. 4.

A Teoria da Distância aplica-se para impedir apropriação indevida de expressões genéricas ou descritivas, garantindo a livre concorrência e evitando monopólio sobre termos comuns no mercado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 124, VI e XIX; art. 129.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.663.455/SP, Rel.

Min.

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021; STJ, REsp nº 1.166.498, Rel.

Min.

Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011; STJ, REsp nº 1.039.011/RJ, Rel.

Min.

Sidnei Beneti, DJe 17.06.2011.

ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2025.    

1ª TURMA ESPECIALIZADA Pauta de Julgamentos Determino a inclusão dos processos abaixo relacionados na Pauta de Julgamentos da sessão ordinária designada para dia 14 DE MAIO DE 2025, às 13 horas, a ser realizada na modalidade PRESENCIAL, facultado aos(às) advogados(as), procuradores(as) e ao público em geral o acompanhamento da sessão por meio de videoconferência, com a utilização da ferramenta Zoom fornecida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, podendo, entretanto, nessa mesma Sessão ou Sessões subsequentes, ser julgados os processos adiados ou constantes de Pautas já publicadas.

Informações adicionais: 1) O pedido de preferência simples ou de sustentação oral deverá ser encaminhado pelo solicitante, exclusiva e impreterivelmente, por meio do formulário eletrônico disponibilizado na página do Tribunal na rede mundial de computadores (https://www.trf2.jus.br/trf2/form/pedido-preferencia-sustentacao-oral/mod1?id=1527), cientes os requerentes que pedidos encaminhados para canal diverso do informado ou em petição nos autos não serão anotados pelo órgão processante; 1.1) A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, nos termos do art. 937, §4º do Código de Processo Civil; 1.2) Por determinação da Presidência da Turma, serão chamados a julgamento, logo após as preferências legais, os processos cujos advogados inscritos para fazer o uso da palavra estejam presentes na sala de sessões da 1ª Turma Especializada na sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rua Acre, nº 80, 9º andar, 1ª sala de sessões, Centro, Rio de Janeiro/RJ), e, após, os processos cujas sustentações orais serão realizadas por videoconferência, observada, em ambos os casos, a ordem do pedido de preferência; 1.3) A lista contendo a ordem de julgamento será disponibilizada, até 1 (uma) hora antes do horário designado para o início da sessão, no seguinte link: https://rebrand.ly/infosessoespresenciais1tesp; 2) O link de acesso à sala virtual de sessões é o seguinte: https://trf2-jus-br.zoom.us/my/salasessaovirtual1e9tesp; 3) O link de acesso acima citado também será informado: 3.1) em certidão lavrada nos autos; 3.2) aos advogados que formularem pedido de preferência simples ou com sustentação oral, na resposta ao respectivo requerimento que será enviada pelo órgão processante até 1 (uma) hora antes do horário designado para o início da sessão de julgamentos; 3.3) ao público em geral, em aviso publicado na página do Tribunal Regional Federal da 2ª Região na rede mundial de computadores; 4) A composição da 1ª Turma Especializada (art. 7º da Resolução TRF2-RSP-2023/00070, de 30 de novembro de 2023) para esta sessão, por ordem de antiguidade, é a seguinte: 4.1) Exma.

Desembargadora Federal Andréa Cunha Esmeraldo, titular do Gabinete 25; 4.2) Exmo.

Desembargador Federal Júdice Neto, titular do Gabinete 01; 4.3) Exma.

Juíza Federal Convocada Helena Elias Pinto (ato SEI PRES/TRF2 Nº 54, de 04/12/2024), tendo em vista a ausência justificada da Desembargadora Federal Simone Schreiber, e ante a impossibilidade de participação dos integrantes da 2ª Turma Especializada; 5) A 1ª Turma Especializada observará, em princípio, os seguintes quóruns na sessão ora designada: 5.1) Processos relatados pela Exma.

Desembargadora Federal Andréa Cunha Esmeraldo (gabinete 25) votam o Exmo.

Desembargador Federal Júdice Neto (gabinete 01) e a Exma.

Juíza Federal Convocada Helena Elias Pinto; 5.2) Processos relatados pelo Exmo.

Exmo.

Desembargador Federal Júdice Neto (gabinete 01) votam a Exma.

Desembargadora Federal Andréa Cunha Esmeraldo (gabinete 25) e a Exma.

Juíza Federal Convocada Helena Elias Pinto; 6) Comporão o quórum da 1ª Turma Especializada, em especial para participação nos julgamentos promovidos na forma do art. 942 do CPC, a Exma.

Juíza Federal Itália Maria Zimardi Arêas Poppe Bertozzi, convocada conforme ato SEI PRES/TRF2 Nº 215, de 20/03/2025, e o Exmo.

Juiz Federal Marcelo da Rocha Rosado, convocado conforme ato SEI PRES/TRF2 Nº 57, de 04/12/2024; 7) Memoriais deverão ser juntados diretamente aos autos usando a classe de petição MEMORIAIS, funcionalidade que disponibiliza o acesso à peça a todos os Magistrados votantes; 8) Para agendamentos de despachos e outras informações, os respectivos endereços eletrônicos, telefones e demais canais de comunicação são os seguintes: 8.1) Gabinete da Exma.

Desembargadora Federal Andréa Cunha Esmeraldo (Gabinete 25): [email protected], (21) 2282-7817 e 2282-7775 (WhatsApp); 8.2) Gabinete do Exmo.

Desembargador Federal Júdice Neto (Gabinete 01): [email protected] e (21) 2282-8362; 8.3) Gabinete da Exma.

Juíza Federal Convocada Helena Elias Pinto: [email protected] ; 8.4) Gabinete da Exma.

Juíza Federal Convocada Itália Maria Zimardi Arêas Poppe Bertozzi: [email protected], 21 982193838 ( (WhatsApp); 8.5) Gabinete do Exmo.

Juiz Federal Convocado Marcelo da Rocha Rosado: [email protected] e (27) 3183-5305 (somente Whatsapp); 9) O endereço eletrônico para informações sobre as sessões de julgamento realizadas pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região é [email protected]; 10) A Subsecretaria das 1ª, 2ª, 9ª e 10ª Turmas Especializadas - SUBUNIF (art. 7º da Resolução TRF2-RSP-2023/00070, de 30 de novembro de 2023) disponibilizará arquivos contendo as normas acima citadas, bem como outros pertinentes à organização da presente sessão, no link https://rebrand.ly/infosessoespresenciais1tesp; 11) A Subsecretaria das 1ª, 2ª, 9ª e 10ª Turmas Especializadas - SUBUNIF realiza atendimento às partes, advogados e ao público em geral acerca dos processos em trâmite nos referidos órgãos fracionários: 11.1) virtualmente (balcão virtual), em dias úteis, no horário das 12 às 17 horas, pela plataforma Zoom no link https://trf2-jus-br.zoom.us/my/balcaovirtualsubunif; 11.2) presencialmente, em dias úteis, no horário das 12 às 17 horas, na sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na Rua Acre, nº 80, sala 1003, Centro, Rio de Janeiro/RJ; 11.3) pelos seguintes telefones, em dias úteis, no horário das 11 às 19 horas: (21) 2282-8913 / 2282-8418 / 2282-8419 / 2282-8420 / 2282-8441 / 2282-8921.

Apelação Cível Nº 5088576-74.2021.4.02.5101/RJ (Pauta: 8) RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO APELANTE: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA (AUTOR) ADVOGADO(A): JORGE ROBERTO INNOCENCIO DA COSTA (OAB SP398810) APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU) PROCURADOR(A): VINÍCIUS LAHORGUE PORTO DA COSTA APELADO: TOPWAY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (RÉU) ADVOGADO(A): LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA (OAB MG084983) ADVOGADO(A): NATALIA RIBEIRO TANNUS (OAB MG179418) MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Publique-se e Registre-se.Rio de Janeiro, 29 de abril de 2025.

Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO Presidente