TRF2 - 5005369-18.2025.4.02.0000

Agravo de Instrumento Nº 5005369-18.2025.4.02.0000/RJPROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0157071-37.2016.4.02.5101/RJ AGRAVANTE: MODA CENTER SANTA CRUZADVOGADO(A): WEVERTTON GABRIEL GOMES FLUMIGNAN (OAB SP346082)AGRAVADO: SEBASTIAO ZACARIAS JUNIORADVOGADO(A): AMANDA VICTÓRIA FERREIRA OBARA (OAB PE039673)ADVOGADO(A): RAIF DAHER HARDMAN DE FIGUEIREDO (OAB PE039799) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MODA CENTER SANTA CRUZ da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (processo 0157071-37.2016.4.02.5101/RJ, evento 168, DESPADEC1), que rejeitou a impugnação do valor cobrado a título de multa (R$ 60.000,00).

Em suas razões (evento 1, INIC1), a agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento, considerando que a decisão foi proferida em fase de cumprimento de sentença.

Argumenta que a cobrança pelo Juízo de origem deve ser considerada bis in idem, pois referente ao mesmo fato gerador (suposto uso indevido de marca) da multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), estipulada pela 19ª Vara Cível da Comarca de Recife-PE.

Frisa que “Ambos os processos tratam da mesma questão jurídica e fática – o suposto uso indevido da marca –, e ambos estão em fase de execução, o que configura a indevida cumulação de execuções”.

Alega violação ao Tema Repetitivo 950 do STJ, que estabelece a competência da Justiça Estadual para analisar o suposto uso indevido de marca, in verbis: “As questões acerca do ‘trade dress’ (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal.

No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.” Destaca, inclusive, que o próprio INPI se manifestou no sentido de não ter interesse na demanda, por se tratar a discussão sobre suposto uso indevido de marca, matéria de competência da Justiça Estadual.

Portanto, aponta ser incompetente o Juízo Federal para julgar o presente feito.

Defende que “o título executivo é inexequível pois sua efetiva análise demanda produção de provas, o que somente pode ocorrer por meio de liquidação de sentença pelo procedimento comum”.

Pontua que utiliza seu nome registrado regularmente, não tendo descumprido determinação judicial.

Sendo assim, considera necessária a produção de provas, a fim de se apurar infração ao uso de marca, o que impõe a conversão do rito do cumprimento de sentença para "liquidação pelo procedimento comum", nos termos do art. 509, II, do CPC.

Destaca ainda que um Condomínio, como é o caso da agravante, não exerce atividade econômica de prestação de serviços ou venda de mercadorias, sendo um mero administrador de despesas ordinárias e extraordinárias, conforme dispõem os artigos 1.334, I, e 1.336, I, do Código Civil.

Aponta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que um condomínio, além de não poder registrar o uso de marca, também não pode sofrer sanções por supostas utilizações indevidas.

Nesse sentido: (STJ - AgInt no AREsp: 1628359 SP 2019/0354756-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

No mesmo sentido: (STJ - REsp: 1874635 RJ 2019/0357340-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023).

Por conseguinte, conclui que os condomínios não são sujeitos às normas de direito marcário e, consequentemente, não podem ser responsabilizados por suposta infração a direito de marca.

Sendo assim, requer a antecipação de tutela recursal, e ao final, o provimento do recurso, reconhecendo a existência de bis in idem com o processo 0027135-52.2020.8.17.2001, com extinção do feito, e a declaração da incompetência absoluta do Juízo Federal.

Subsidiariamente, pugna pela convesão do cumprimento de sentença em liquidação pelo procedimento comum, a fim de viabilizar a produção das provas necessárias, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório, além da correta verificação da suposta infração por uso indevido de marca. É o relatório.

Decido.

Como relatado, o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação do valor cobrado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de multa, em razão de permanência de uso de marca.

O presente recurso encontra respaldo no parárgrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o qual prevê o cabimento do agravo de instrumento no caso em questão, in verbis: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Sendo assim, conheço do agravo de instrumento porque presentes seus pressupostos.

Preliminarmente, é necessário fazer algumas considerações.

Diante da fase em que o processo originário se encontra, qual seja, o cumprimento de sentença, nosso ordenamento jurídico impões algumas limitações a respeito do que pode ser impugnado.

Assim estabelece o art. 525, §1º, do CPC, in verbis: “Na Impugnação, o executado poderá alegar: I – falta ou nulidade de citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II – ilegitimidade da parte; III – inexequibilidade do título ou inexequibilidade da obrigação; IV – penhora incorreta ou avaliação errônea; V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo de execução; VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Vale frisar que o rol das matérias elencadas no dispositivo legal citado é taxativo, não admitindo alegação de outras questões não previstas.

Apesar de haver a exceção a esse rol taxativo quanto às matérias de ordem pública, ressalta-se que essas não podem ser alegadas se já estiverem protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

I – Da alegação de que não se aplica aos condomínios as normas do dirieito marcário.

Na forma do art. 128, § 1º, da LPI, podem requerer registro de marca, relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, as pessoas de direito privado.

Entretanto, por ser considerado uma entidade distinta, os condomínios edílicos não detêm personalidade jurídica, o que lhes afasta a possiblidade de serem titulares de registro de marca.

Em que pese tal consideração, a questão foi exaustivamente debatida na fase de conhecimento do processo, cujo acórdão assim concluiu (processo 0157071-37.2016.4.02.5101/RJ, evento 64, OUT114): “Considerando a falta de previsão legal no Código Civil da figura do condomínio edilício em seu rol de pessoas jurídicas, este não possui legitimidade para requerer marca perante o INPI, consoante o artigo 128, da LPI.” É de se destacar que, com o trânsito em julgado (processo 0157071-37.2016.4.02.5101/RJ, evento 70, DESPADEC160), não merece mais, nessa fase processual de cumprimento de sentença, qualquer reanálise do mérito, diante do rol taxativo estabelecido pelo o art. 525, §1º, do CPC.

Ademais, a multa imposta pela decisão agravada não se deu pelo uso indevido da marca em período anterior à propositura da ação, mas sim pelo descumprimento do dever se abstenção (non facere) imposto por decisão (processo 0157071-37.2016.4.02.5101/RJ, evento 100, DESPADEC1).

Em outras palavras, apesar de o non facere ser a própria abstenção do uso da marca, a razão da multa dá-se pelo descumprimento desse dever de abstenção imposto pelo Juízo, em consonância com o acórdão transitado em julgado.

II – Da alegada violação ao Tema Repetitivo 950 do STJ e competência da Justiça Estadual para julgar ações pro uso indevido de marca.

O Tema 950 do STJ firmou a  seguinte tese: “As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal.

No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.” No caso em questão, no processo originário, o pedido principal da exordial é a declaração de nulidade dos registros 906062187 e 906107415, com abstenção de uso das marcas, e o pedido da reconvenção é o de manutenção definitiva do indeferimento dos pedidos de registros 902407953 e 905815572, também com abstenção de uso das marcas.

Ao contrário do alegado pela agravante, a análise de abstenção de uso, como consequência de pedido de nulidade de marca, é de competência da Justiça Federal.

Por seu turno, o uso indevido de marca é de competência da Justiça Estadual quando não envolver registro no INPI, já que, nesses casos, a autarquia não é parte e, sendo assim, a questão se limitará a interesses particulares.

Isso é o que estabeleceu o Tema 950 do STJ.

E em consonância com esse entendimento, o processo 0027135-52.2020.8.17.2001 foi julgado na justiça estadual do Estado de Pernanbuco, diante do pedido de indenização por uso indevido de marca.

Portanto, foi competente o Juízo Federal para julgar a nulidade de registro com abstenção de uso neste feito.

E ainda que não o fosse, não se poderia mais alegar a incompetência desse Juízo, visto que o acórdão está protegido pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Tal questão não poderia ser mais alegada, pois não se enquadra no rol taxativo do art. 525, §1º, do CPC.

O inciso VI da referida norma diz respeito ao Juízo de execução, ao passo que a alegação da agravante questiona o Juízo da fase de conhecimento; portanto, o caso não se adequa ao disposito.

III – Da alegada cumulação indevida de execuções – bis in idem.

Como já esclarecido, os pedidos desse feito se distinguem daquele requerido na justiça estadual.

Como consequência, também as execuções são distintas.

Não se pode confundir a imposição de multa pelo descumprimento de ordem judicial que determinou a abstenção de uso de marca, em razão de manutenção definitiva do indeferimento dos pedidos de registro 902407953 e 905815572 do autor/reconvindo, no processo originário (processo 0157071-37.2016.4.02.5101/RJ, evento 38, SENT145; processo 0157071-37.2016.4.02.5101/RJ, evento 100, DESPADEC1), com a condenação ao pagamento de indenização pelo uso indevido de marca ao titular, em período pretérito, no processo na justiça estadual.

Embora sejam semelhantes as causas de pedir remotas, pois idênticos os fatos originários, as causas de pedir próximas, ou seja, seus fundamentos, são distintos.

Portanto, por se tratar de execuções de valores cujos fatos geradores não se confundem, não há que se falar em cumulação indevida ou bis in idem.

IV – Da alegada inexequibilidade do título.

Da necessidade de produção de provas.

Neste, ponto, também não assiste razão à agravante. É frágil a alegação de ser necessária a produção de provas para verificar a permanência do uso indevido da marca, diante da inexequibilidade do título, após a ordem judcial em sentido contrário.

O descumprimento da decisão pode ser facilmente verificado através de busca na internet.

E isso ficou constatado nos documentos acostados aos autos no processo 0157071-37.2016.4.02.5101/RJ, evento 96, OUT133, evento 96, OUT143 e evento 96, OUT144.

Vale salientar que não se trata, aqui, de mera utilização de razão social, como ventilado pela agravante, pois é de notório saber que os canais por ela utilizados, tais como google, twitter e facebook, são direcionados ao mercado consumidor e visam fortalecer as marcas e divulgar os produtos das empresas.

Dessa forma, correta a decisão processo 0157071-37.2016.4.02.5101/RJ, evento 146, DESPADEC1 que considerou o título exequível e ratificou a decisão processo 0157071-37.2016.4.02.5101/RJ, evento 127, DESPADEC1.

Assim, com base no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indefiro os pedidos formulados, determinando o prosseguimento do feito.

Intime-se o agravado e o INPI no prazo legal.

Após, intime-se o Ministério Público Federal.