TRF2 - 5060815-29.2025.4.02.5101

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5060815-29.2025.4.02.5101/RJ AUTOR: CARLOS FELIPE TABORDA E SILVAADVOGADO(A): ANNA CAROLINA DIAS DE MATTOS (OAB RJ216129)ADVOGADO(A): MARCO ANTONIO MENDONCA DE OLIVEIRA (OAB RJ172922)ADVOGADO(A): SIMONE DE FREITAS VIEIRA (OAB RJ108288)ADVOGADO(A): LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS JUNIOR (OAB RJ088406) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de ação, pelo rito comum, ajuizada por CARLOS FELIPE TABORDA E SILVA em face de VIVA CAZUZA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), em que se requer a decretação de nulidade dos registros de marca n° 924378794, 924378867, 924378930, 924378972 e 9243792022, concedidos em discordância ao art. 124, XVII, da Lei de Propriedade Industrial.

Em sede de tutela de urgência, requer a "suspensão dos efeitos dos registros de marca n° 924378794, 924378867, 924378930, 924378972 e 9243792022".

Alega o autor que é detentor de design objeto de proteção autoral, sendo dele coproprietário, quanto aos direitos patrimoniais sobre a obra no que tange a seu uso na identificação de álbum fonográfico para o qual foi criada, e de exclusiva propriedade quanto aos demais usos.

Afirma que a primeira ré levou o design de autoria e titularidade do autor a registro como marca, utilizando-a de forma indiscriminada e valendo-se da existência de tais registros como argumento para legitimar sua conduta.

Sustenta que o design objeto da controvérsia  foi criado em 1985 e utilizado exclusivamente para a caracterização visual da capa de álbum específico e que inexiste qualquer negócio jurídico, formalizado ou não, que trate do uso ampliado desta criação.

Considerando-se que os registros marcários em comento são cópias do design acima retratado e que não houve qualquer autorização de uso por parte do autor, após esgotadas as tentativas de solução extrajudicial, não restou alternativa a não ser propor a presente demanda.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos de todos os registros da corré que detenham a imagem .

Inicial instruída com os documentos anexos ao evento 01.

Custas parcialmente recolhidas no evento 1, GRU3. É o relatório.

Decido.

A tutela de urgência, objetivando as providências referidas nos arts. 173, parágrafo único, e 209, da LPI, impõe-se diante da presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Não obstante os robustos documentos trazidos pela parte autora, não se verifica no presente momento processual a presença dos requisitos para a concessão da tutela vindicada.  Com efeito, o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais asseguradas a todos os litigantes, sem as quais não há falar em devido processo legal.

Assim, o deferimento de medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, é sempre providência excepcional, em especial quando se trata de tutela provisória relacionada a pedido definitivo de nulidade de registro de marca, eis referido registro envolve procedimento e decisão administrativos junto a autarquia federal, o INPI, o que exige rigor probatório.  Nesse sentido: "PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

ARTIGO 300 DO CPC.

COGNIÇÃO SUMÁRIA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

DESPROVIMENTO. 1. ​Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELA LUMI MIYASAKI e RAFAEL GONÇALVES MAZINI contra a r. decisão proferida pelo MM.

Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pelas ora Agravantes em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de RTD HOLDING LTDA, pugnando pela nulidade dos registros n. 919689027 e 919703348, para a marca mista "DNTBRAS", de titularidade da empresa Agravada, sob o argumento de que são cotitulares dos referidos registros e de que houve violação ao art. 128, §1º, da LPI.

Houve pedido de concessão de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos dos aludidos registros e a abstenção do uso da marca "DNTBRAS" pela empresa Agravada.

Subsidiariamente, foi pleiteada a suspensão dos efeitos dos registros inter partes até o trânsito em julgado da ação. ​2.

O art. 300 do Código de Processo Civil impõe como requisitos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulado com o perigo de dano na demora ou risco ao resultado útil do processo e, como pressuposto negativo, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. 3.

No caso, do exame da documentação acostada nos autos de origem, em sede de cognição sumária própria do presente momento processual, não dispõe o Juízo de elementos de convicção suficientes, mormente diante da presunção de validade dos atos administrativos praticados pelo INPI e da existência de pontos controvertidos acerca do uso anterior da marca "DNTBRAS" e da cotitularidade dos registros.

Pela sua própria natureza, a aferição da procedência das alegações apresentadas pelas Agravantes depende de sua confirmação por meio de instrução probatória, não sendo possível deferir nem mesmo a suspensão inter partes dos registros marcários sem elementos de provas submetidos ao contraditório.

Precedentes 4.

Agravo de instrumento desprovido. (TRF2, Agravo de Instrumento, n° 5008741-09.2024.4.02.0000, Rel.

Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTA, 2a.

TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 25 de setembro de 2024)." No presente momento deve prevalecer a presunção de legalidade e veracidade, própria dos atos administrativos, especialmente porque os elementos probatórios trazidos ao processo, até o momento, não são suficientes para identificar, em grau de probabilidade, a ilicitude de registros de marca fundamentados em direito de autor, por não esgotarem as possibilidades jurídicas de identificação da autoria ou mesmo de autorização legítima no momento do depósito.

Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência.

Tendo em vista a Portaria JFRJ-POR-2018/00285, nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente, na qualidade de réu. Na forma do artigo 1º §1º da referida portaria, o prazo para resposta do réu titular da patente ou do registro e eventuais corréus, com exceção do INPI, será de 60 (sessenta) dias, conforme artigos 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, esse prazo será contado de forma contínua, na forma do artigo 221 do mesmo diploma, equivalentes a 45 (quarenta e cinco) dias úteis, quando contados pelo Sistema E-Proc (art. 1º, §2º).

Com a resposta ou decorrido o prazo sem manifestação, o INPI será citado para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contado em dias úteis, na forma do artigo 219 do CPC.

Desta forma, cite-se a ré ​VIVA CAZUZA, através de mandado no endereço fornecido na petição inicial, com prazo de contestação de 45 (quarenta e cinco) dias úteis.

Com a chegada da resposta ou decorrido o prazo sem manifestação da empresa ré, cite-se o INPI para responder a ação, no prazo de 30 dias, devendo trazer manifestação de sua Diretoria Técnica competente, em que analisados todos os documentos e argumentos trazidos pelos litigantes.

Sem prejuízo, intime-se o INPI para, no prazo de 15 (quinze) dias, anotar à margem dos registros discutidos que os mesmos se encontram sub judice, bem como promover a devida publicidade em revista própria, notícia do ajuizamento da presente ação, para ciência de terceiros.

P.

I.