TRF2 - 5010568-21.2025.4.02.0000

Agravo de Instrumento Nº 5010568-21.2025.4.02.0000/RJ AGRAVADO: COGNITA HOLDINGS LIMITEDADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por INSTITUTO COGNITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (processo 5070558-63.2025.4.02.5101/RJ, evento 4, DESPADEC1), que indeferiu a tutela provisória de urgência, formulada nos autos da ação ordinária proposta em face de COGNITA HOLDINS LIMITED e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, que objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo que anulou o registro nº 919.163.572 para a marca nominativa INSTITUTO COGNITA.

Em suas razões (evento 1, INIC1), o agravante sustenta que utiliza a expressão Instituto Cognita desde 2012 na rede social Instagram e visando preservar a integridade do seu bom nome no mercado nacional e proteger seus direitos de propriedade intelectual, protocolou em 17/03/2020 pedido de registro de marca no INPI, na Classe 41.

Alega que em 02/03/2021 o referido processo foi sobrestado em razão do pedido de registro da marca “COGNITA” da ora agravada, processo nº 831008270, que estava sub judice.

Informa que o registro da agravada foi depositado em 20/04/2011, sendo o pedido indeferido em 05/07/2016, sendo mantida a decisão em grau de recurso administrativo.

Por essa razão, a agravada ajuizou a ação anulatória nº 5098172-53.2019.4.02.5101, em trâmite perante o douto Juízo da 31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a anulação do ato administrativo do INPI.

Aponta que em 05/05/2022 restou homologado acordo firmado entre a agravada e o INPI, para deferir o referido registro e determinando ao INPI que registrasse a anulação e o deferimento. Em 02/12/2022 foi publicada a decisão deferindo o registro da marca COGNITA na classe 41, o que automaticamente iniciou o prazo ordinário para pagamento da concessão.

Argumenta que a agravada permaneceu inerte e deixou de cumprir sua obrigação legal de efetuar o pagamento da retribuição relativa à emissão do certificado referente ao pedido de registro de marca nº 831008270, o qual foi deferido, conforme publicação na RPI nº 2710, de 13/12/2022.

Em razão da ausência de pagamento da retribuição correspondente ao primeiro decênio de vigência do registro de marca e à expedição do respectivo certificado, o pedido foi arquivado definitivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 162 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), conforme despacho publicado na RPI nº 2729, de 25/04/2023.

Defende que, em ato contínuo, na data de 04/04/2023, foi deferido o seu pedido de registro da marca INSTITUTO COGNITA, na classe 41.

Com o pagamento da retribuição, foi expedido o certificado de registro de marca com validade até 25/04/2033.

Aduz que em razão do arquivamento do processo nº 831008270, de titularidade da agravada, por falta do pagamento da retribuição prevista no artigo 162 da Lei nº 9.279/1996, a mesma entendeu por bem em realizar novo depósito da marca COGNITA (14/07/2023), na classe 41, processo administrativo nº 931156262, o que, evidentemente, motivou pedido de oposição pela agravante, razão pela qual este processo administrativo que corre perante o INPI ainda está pendente de decisão.

A agravante sustenta que, no bojo do processo administrativo de nulidade de seu registro marcário, a ora agravada formulou pedido de declaração de nulidade, o qual foi acolhido pelo INPI em decisão datada de 10/03/2025.

Segundo alega, a autarquia reconheceu a infração ao disposto no art. 124, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), sem, contudo, apreciar o argumento por ela apresentado acerca do direito de precedência no uso da marca.

Alega que o INPI fundamentou sua decisão no “Certificado de Constituição de Sociedade por mudança de nome”, registrado perante o Registro Comercial da Inglaterra e País de Gales em 07 de abril de 2005. Assim, o INPI entendeu que o registro da marca perante a Companies House do Reino Unido (“Junta Comercial” inglesa) seria suficiente para obstar a utilização do respectivo signo distintivo no território nacional.

Pontua a agravente que o entendimento da jurisprudência nacional é que a sua proteção se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, não sendo possível presumir que a agravante tivesse conhecimento prévio da existência da marca da agravada, até porque, embora ela alegue ter abrangência em diversos países, não há qualquer comprovação de ser marca notoriamente conhecida, nos termos do artigo 126 da LPI.

Argumenta que a agravada jamais obteve proteção marcária regular no Brasil que pudesse fundamentar a procedência do processo de nulidade que ora se impugna por meio da presente demanda.

Aduz a necessidade de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos efeitos do ato administrativo que declarou a nulidade do registro nº 919163572, referente a marca nominativa INSTITUTO COGNITA, na classe 41.

Considera, portanto, preenchidos os requisitos legais para reforma da decisão liminar indeferida.

Requer, assim, inaldita altera pars, a tutela de urgência para  suspender o ato administrativo de nulidade da marca nominativa INSTITUTO COGNITA e, ao final, o provimento do agravo de instrumento. É o relatório.

Decido.

O presente recurso encontra respaldo no inciso I do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o qual prevê o cabimento do agravo de instrumento nos seguintes casos, in verbis: Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Sendo assim, conheço do agravo de instrumento porque presentes seus pressupostos.

Para ser deferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela de urgência é imperioso que haja o preenchimento dos requisitos previstos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil: a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo/recurso.

A controvérsia apresentada pela agravante, ao que tudo indica, decorre de falha imputável exclusivamente ao INPI, conforme se demonstrará.

Conforme a cronologia dos fatos, verifica-se que a agravada protocolou o pedido de registro nº 831008270, na Classe 41, para a marca nominativa COGNITA, em 20/04/2011.

Tal pedido foi indeferido pelo INPI em razão da existência do registro anterior nº 900578440, referente à marca COGNITIO.

Inconformada, a agravada interpôs recurso administrativo, que foi desprovido, vindo a ajuizar a ação judicial nº 5098172-53.2019.4.02.5101, em trâmite na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Na referida demanda, foi celebrado acordo de coexistência entre os titulares das marcas envolvidas (processo 5098172-53.2019.4.02.5101/RJ, evento 19, ANEXO2), com sentença homologatória (processo 5098172-53.2019.4.02.5101/RJ, evento 48, SENT1).

Todavia, embora o pedido de registro da agravada tenha sido deferido em 13/12/2022, conforme publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2710, a agravada deixou de realizar o pagamento da retribuição final no prazo legal.

Em razão dessa omissão, o pedido de registro nº 831008270 foi arquivado definitivamente em 25/04/2023, através da RPI 2729.

Por outro lado, em 05/02/2020, a agravante depositou o pedido de registro nº 919163572, também na Classe 41, para a marca nominativa INSTITUTO COGNITA, tendo o INPI inicialmente sobrestado o exame de mérito, justamente por conta do pedido da agravada, então ainda pendente.

Ocorre que, com o arquivamento definitivo do pedido da agravada, o impedimento cessou, e o INPI deferiu o registro da agravante, reconhecendo a regularidade do sinal distintivo sob os aspectos de veracidade, disponibilidade, liceidade e distintividade (processo 5070558-63.2025.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO9), in verbis: Importa destacar que a própria agravada, após o arquivamento de seu pedido original, protocolou novo pedido de registro da marca COGNITA (nº 931156262), em 14/07/2023, na mesma classe.

Referido pedido encontra-se atualmente em fase de oposição apresentada pela agravante e pendente de exame de mérito.

Pois bem.

Apesar disso, em sede de pedido administrativo de nulidade, o INPI entendeu que o registro da agravante violaria o art. 124, V, da LPI, por reproduzir, com acréscimo, o elemento nominativo constante da firma estrangeira COGNITA HOLDINGS LIMITED, registrada na Inglaterra e País de Gales em 2005 (evento 1, ANEXO14 e evento 1, ANEXO15).

Contudo, a fundamentação adotada pela autarquia revela-se, ao menos em juízo preliminar, contraditória.

Isso porque, quando da análise do pedido da agravada em 2011, o INPI indeferiu o registro com base na suposta semelhança com a marca COGNITIO.

Nesse sentido, se o entendimento atual fosse adotado à época, o próprio pedido da agravada deveria ter sido deferido, o que não ocorreu, visto que o registro COGNITIO foi depositado em 2007.

Da mesma forma, quando a agravante apresentou seu pedido, o INPI não apontou como obstáculo a marca COGNITIO, demonstrando aplicação inconsistente dos critérios de colidência.

Ressalte-se ainda que a agravante, agindo de boa-fé, aguardou o sobrestamento de seu pedido e, após o arquivamento do registro impeditivo da agravada, teve sua marca regularmente concedida.

Ademais, não há indícios de que a marca anteriormente registrada pela agravada gozasse de notoriedade, sendo competência do INPI conferir esse reconhecimento, o que não ocorreu.

Dessa forma, entendo que a suspensão do ato administrativo que declarou a nulidade do registro nº 919.163.572 da agravante mostra-se, neste momento, medida adequada e proporcional, a fim de preservar os efeitos do registro vigente até que se conclua a instrução probatória sobre eventual reprodução ou imitação de nome empresarial, colidência marcária e direito de precedência.

Destaco que a agravada sequer possui registro válido no Brasil, sobretudo porque foi sua inércia em concluir o processo anterior que permitiu a concessão do registro à ora recorrente.

Ademais, eventual manutenção da nulidade poderá ensejar o deferimento indevido do novo pedido de registro da agravada (nº 931156262), o qual, por força da anterioridade, deve se submeter à existência do registro da agravante.

Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano de difícil reparação —, defiro a tutela de urgência recursal, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos do ato administrativo que declarou a nulidade do registro nº 919.163.572 da marca nominativa INSTITUTO COGNITA, até ulterior deliberação.

Tendo em vista que a agravada COGNITA HOLDINGS LIMITED não possui representação nos autos principais, aguarde-se a citação da referida corré, a fim de viabilizar a sua intimação, oportunamente, nos autos do presente recurso, conforme o disposto no artigo 5º, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 11.419/2006.

Após, intimem-se o referido agravado e o INPI, no prazo legal.

Posteriormente, os autos seguirão ao Ministério Público Federal para manifestação.    

body{ padding: 10px; font-family: Times New Roman; font-size:13pt }; #divHeader{ line-height:25px; margin-bottom:30px }; #divBody{ max-width:90%; text-align:justify }AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010568-21.2025.4.02.0000/RJ (originário: processo nº 50705586320254025101/RJ)RELATOR: MACARIO RAMOS JUDICE NETOAGRAVANTE: INSTITUTO COGNITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAADVOGADO(A): THIAGO BERNARDO DA SILVA (OAB SP297028)ATO ORDINATÓRIOIntimação realizada no sistema eproc.O ato refere-se ao seguinte evento:Evento 11 - 28/08/2025 - PETIÇÃO

Agravo de Instrumento Nº 5010568-21.2025.4.02.0000/RJ AGRAVANTE: INSTITUTO COGNITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAADVOGADO(A): THIAGO BERNARDO DA SILVA (OAB SP297028) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por INSTITUTO COGNITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (processo 5070558-63.2025.4.02.5101/RJ, evento 4, DESPADEC1), que indeferiu a tutela provisória de urgência, formulada nos autos da ação ordinária proposta em face de COGNITA HOLDINS LIMITED e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, que objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo que anulou o registro nº 919.163.572 para a marca nominativa INSTITUTO COGNITA.

Em suas razões (evento 1, INIC1), o agravante sustenta que utiliza a expressão Instituto Cognita desde 2012 na rede social Instagram e visando preservar a integridade do seu bom nome no mercado nacional e proteger seus direitos de propriedade intelectual, protocolou em 17/03/2020 pedido de registro de marca no INPI, na Classe 41.

Alega que em 02/03/2021 o referido processo foi sobrestado em razão do pedido de registro da marca “COGNITA” da ora agravada, processo nº 831008270, que estava sub judice.

Informa que o registro da agravada foi depositado em 20/04/2011, sendo o pedido indeferido em 05/07/2016, sendo mantida a decisão em grau de recurso administrativo.

Por essa razão, a agravada ajuizou a ação anulatória nº 5098172-53.2019.4.02.5101, em trâmite perante o douto Juízo da 31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a anulação do ato administrativo do INPI.

Aponta que em 05/05/2022 restou homologado acordo firmado entre a agravada e o INPI, para deferir o referido registro e determinando ao INPI que registrasse a anulação e o deferimento. Em 02/12/2022 foi publicada a decisão deferindo o registro da marca COGNITA na classe 41, o que automaticamente iniciou o prazo ordinário para pagamento da concessão.

Argumenta que a agravada permaneceu inerte e deixou de cumprir sua obrigação legal de efetuar o pagamento da retribuição relativa à emissão do certificado referente ao pedido de registro de marca nº 831008270, o qual foi deferido, conforme publicação na RPI nº 2710, de 13/12/2022.

Em razão da ausência de pagamento da retribuição correspondente ao primeiro decênio de vigência do registro de marca e à expedição do respectivo certificado, o pedido foi arquivado definitivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 162 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), conforme despacho publicado na RPI nº 2729, de 25/04/2023.

Defende que, em ato contínuo, na data de 04/04/2023, foi deferido o seu pedido de registro da marca INSTITUTO COGNITA, na classe 41.

Com o pagamento da retribuição, foi expedido o certificado de registro de marca com validade até 25/04/2033.

Aduz que em razão do arquivamento do processo nº 831008270, de titularidade da agravada, por falta do pagamento da retribuição prevista no artigo 162 da Lei nº 9.279/1996, a mesma entendeu por bem em realizar novo depósito da marca COGNITA (14/07/2023), na classe 41, processo administrativo nº 931156262, o que, evidentemente, motivou pedido de oposição pela agravante, razão pela qual este processo administrativo que corre perante o INPI ainda está pendente de decisão.

A agravante sustenta que, no bojo do processo administrativo de nulidade de seu registro marcário, a ora agravada formulou pedido de declaração de nulidade, o qual foi acolhido pelo INPI em decisão datada de 10/03/2025.

Segundo alega, a autarquia reconheceu a infração ao disposto no art. 124, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), sem, contudo, apreciar o argumento por ela apresentado acerca do direito de precedência no uso da marca.

Alega que o INPI fundamentou sua decisão no “Certificado de Constituição de Sociedade por mudança de nome”, registrado perante o Registro Comercial da Inglaterra e País de Gales em 07 de abril de 2005. Assim, o INPI entendeu que o registro da marca perante a Companies House do Reino Unido (“Junta Comercial” inglesa) seria suficiente para obstar a utilização do respectivo signo distintivo no território nacional.

Pontua a agravente que o entendimento da jurisprudência nacional é que a sua proteção se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, não sendo possível presumir que a agravante tivesse conhecimento prévio da existência da marca da agravada, até porque, embora ela alegue ter abrangência em diversos países, não há qualquer comprovação de ser marca notoriamente conhecida, nos termos do artigo 126 da LPI.

Argumenta que a agravada jamais obteve proteção marcária regular no Brasil que pudesse fundamentar a procedência do processo de nulidade que ora se impugna por meio da presente demanda.

Aduz a necessidade de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos efeitos do ato administrativo que declarou a nulidade do registro nº 919163572, referente a marca nominativa INSTITUTO COGNITA, na classe 41.

Considera, portanto, preenchidos os requisitos legais para reforma da decisão liminar indeferida.

Requer, assim, inaldita altera pars, a tutela de urgência para  suspender o ato administrativo de nulidade da marca nominativa INSTITUTO COGNITA e, ao final, o provimento do agravo de instrumento. É o relatório.

Decido.

O presente recurso encontra respaldo no inciso I do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o qual prevê o cabimento do agravo de instrumento nos seguintes casos, in verbis: Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Sendo assim, conheço do agravo de instrumento porque presentes seus pressupostos.

Para ser deferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela de urgência é imperioso que haja o preenchimento dos requisitos previstos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil: a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo/recurso.

A controvérsia apresentada pela agravante, ao que tudo indica, decorre de falha imputável exclusivamente ao INPI, conforme se demonstrará.

Conforme a cronologia dos fatos, verifica-se que a agravada protocolou o pedido de registro nº 831008270, na Classe 41, para a marca nominativa COGNITA, em 20/04/2011.

Tal pedido foi indeferido pelo INPI em razão da existência do registro anterior nº 900578440, referente à marca COGNITIO.

Inconformada, a agravada interpôs recurso administrativo, que foi desprovido, vindo a ajuizar a ação judicial nº 5098172-53.2019.4.02.5101, em trâmite na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Na referida demanda, foi celebrado acordo de coexistência entre os titulares das marcas envolvidas (processo 5098172-53.2019.4.02.5101/RJ, evento 19, ANEXO2), com sentença homologatória (processo 5098172-53.2019.4.02.5101/RJ, evento 48, SENT1).

Todavia, embora o pedido de registro da agravada tenha sido deferido em 13/12/2022, conforme publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2710, a agravada deixou de realizar o pagamento da retribuição final no prazo legal.

Em razão dessa omissão, o pedido de registro nº 831008270 foi arquivado definitivamente em 25/04/2023, através da RPI 2729.

Por outro lado, em 05/02/2020, a agravante depositou o pedido de registro nº 919163572, também na Classe 41, para a marca nominativa INSTITUTO COGNITA, tendo o INPI inicialmente sobrestado o exame de mérito, justamente por conta do pedido da agravada, então ainda pendente.

Ocorre que, com o arquivamento definitivo do pedido da agravada, o impedimento cessou, e o INPI deferiu o registro da agravante, reconhecendo a regularidade do sinal distintivo sob os aspectos de veracidade, disponibilidade, liceidade e distintividade (processo 5070558-63.2025.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO9), in verbis: Importa destacar que a própria agravada, após o arquivamento de seu pedido original, protocolou novo pedido de registro da marca COGNITA (nº 931156262), em 14/07/2023, na mesma classe.

Referido pedido encontra-se atualmente em fase de oposição apresentada pela agravante e pendente de exame de mérito.

Pois bem.

Apesar disso, em sede de pedido administrativo de nulidade, o INPI entendeu que o registro da agravante violaria o art. 124, V, da LPI, por reproduzir, com acréscimo, o elemento nominativo constante da firma estrangeira COGNITA HOLDINGS LIMITED, registrada na Inglaterra e País de Gales em 2005 (evento 1, ANEXO14 e evento 1, ANEXO15).

Contudo, a fundamentação adotada pela autarquia revela-se, ao menos em juízo preliminar, contraditória.

Isso porque, quando da análise do pedido da agravada em 2011, o INPI indeferiu o registro com base na suposta semelhança com a marca COGNITIO.

Nesse sentido, se o entendimento atual fosse adotado à época, o próprio pedido da agravada deveria ter sido deferido, o que não ocorreu, visto que o registro COGNITIO foi depositado em 2007.

Da mesma forma, quando a agravante apresentou seu pedido, o INPI não apontou como obstáculo a marca COGNITIO, demonstrando aplicação inconsistente dos critérios de colidência.

Ressalte-se ainda que a agravante, agindo de boa-fé, aguardou o sobrestamento de seu pedido e, após o arquivamento do registro impeditivo da agravada, teve sua marca regularmente concedida.

Ademais, não há indícios de que a marca anteriormente registrada pela agravada gozasse de notoriedade, sendo competência do INPI conferir esse reconhecimento, o que não ocorreu.

Dessa forma, entendo que a suspensão do ato administrativo que declarou a nulidade do registro nº 919.163.572 da agravante mostra-se, neste momento, medida adequada e proporcional, a fim de preservar os efeitos do registro vigente até que se conclua a instrução probatória sobre eventual reprodução ou imitação de nome empresarial, colidência marcária e direito de precedência.

Destaco que a agravada sequer possui registro válido no Brasil, sobretudo porque foi sua inércia em concluir o processo anterior que permitiu a concessão do registro à ora recorrente.

Ademais, eventual manutenção da nulidade poderá ensejar o deferimento indevido do novo pedido de registro da agravada (nº 931156262), o qual, por força da anterioridade, deve se submeter à existência do registro da agravante.

Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano de difícil reparação —, defiro a tutela de urgência recursal, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos do ato administrativo que declarou a nulidade do registro nº 919.163.572 da marca nominativa INSTITUTO COGNITA, até ulterior deliberação.

Tendo em vista que a agravada COGNITA HOLDINGS LIMITED não possui representação nos autos principais, aguarde-se a citação da referida corré, a fim de viabilizar a sua intimação, oportunamente, nos autos do presente recurso, conforme o disposto no artigo 5º, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 11.419/2006.

Após, intimem-se o referido agravado e o INPI, no prazo legal.

Posteriormente, os autos seguirão ao Ministério Público Federal para manifestação.