TRF2 - 5052411-62.2020.4.02.5101

1a.

TURMA ESPECIALIZADA Pauta de Julgamentos Determino a inclusão dos processos abaixo relacionados na Pauta de Julgamentos da sessão ordinária designada para dia 11 DE MAIO DE 2023, às 13 horas, a ser realizada na modalidade HÍBRIDA (parágrafo 4º do artigo 2º da Resolução n° TRF2-RSP-2022/00002, de 07/01/2022), facultado aos(às) advogados(as), procuradores(as) e ao público em geral o acompanhamento da sessão de forma presencial, na sede do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rua do Acre, nº 80, 9º andar, sala de sessões nº 1), ou por meio de videoconferência, com a utilização da ferramenta Zoom fornecida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos termos da Resolução n° TRF2-RSP-2020/00016, de 22/04/2020, podendo, entretanto, nessa mesma Sessão ou Sessões subsequentes, ser julgados os processos adiados ou constantes de Pautas já publicadas.

Informações importantes: 1) O pedido de preferência simples ou de sustentação oral deverá ser encaminhado pelo(a) solicitante, exclusiva e impreterivelmente, até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário indicado para a realização da sessão, por meio do formulário eletrônico disponibilizado na página do Tribunal na rede mundial de computadores,(https:// www10.trf2.jus.br/ consultas/ sessoes-de-julgamento/ pedidos-de-preferencia-sustentacao-oral/ pedido-de-preferencia-sustentacao-oral-1a-turma-especializada/), conforme disposto nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00016, de 22/04/2020, acrescentado pela Resolução nº TRF2-RSP-2020/00029, DE 01/07/2020; 1.1) Por determinação do Exma.

Presidente da 1ª Turma Especializada, os processos serão apregoados para julgamento, em regra, respeitando-se, em primeiro lugar, a ordem decrescente de antiguidade no Tribunal do Desembargador Federal que deverá integrar o quorum, e, em segundo lugar, os pedidos de preferência formulados; 1.2) A lista contendo a ordem de julgamento, elaborada conforme descrito no item anterior, será disponibilizada, até 1 (uma) hora antes do horário designado para o início da sessão, no seguinte link: https://bit.ly/3NCLAmb; 2) A modalidade de sessão de julgamento por videoconferência prevista na Resolução nº TRF2-RSP-2020/00016, de 22 de abril de 2020, equivale à sessão presencial para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 1º, §1º, do referido ato; 3) O link de acesso à sala virtual de sessões é o seguinte: https:// trf2-jus-br.zoom.us/ my/ salasessaovirtual1tesp; 4) O link de acesso acima citado também será informado: 4.1) em certidão lavrada nos autos; 4.2) aos(às) advogados(as) que formularem pedido de preferência simples ou sustentação oral, na resposta ao respectivo requerimento que será enviada pela Subsecretaria da 1ª Turma Especializada até 1 (uma) horas antes do horário designado para o início da sessão de julgamentos; 4.3) ao público em geral, em aviso publicado na página do Tribunal Regional Federal da 2ª Região na rede mundial de computadores; 5) A composição da 1ª Turma Especializada, por ordem de antiguidade, é a seguinte: 5.1) Gabinete 02: titular, o Exmo.

Desembargador Federal Paulo Espirito Santo, em auxílio está a Exma.

Desembargadora Federal em exercício Andrea Daquer Barsotti; 5.2) Gabinete 01: titular, o Exmo.

Desembargador Federal Antonio Ivan Athié; em auxílio está o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Marcelo da Rocha Rosado; 5.3) Gabinete 03: titular a Exma.

Desembargadora Federal Simone Schreiber, em auxílio está o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Rogério Tobias de Carvalho; 5.4) Gabinete 25: titular, a Exma.

Desembargadora Federal Andrea Esmeraldo, em auxílio está o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Luiz Norton Baptista de Mattos; 6) A 1ª Turma Especializada observará, em princípio, os seguintes quóruns na sessão ora designada, por ordem de votação: 6.1) Processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal Paulo Espirito Santo (gabinete 2) votam o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Marcelo da Rocha Rosado (gabinete 01) e o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Rogério Tobias de Carvalho (gabinete 03). 6.2) Processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal Antonio Ivan Athié (gabinete 01) votam o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Rogério Tobias de Carvalho (gabinete 03) e o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Luiz Norton Baptista de Mattos (gabinete 25).

Este será o mesmo quórum de votação nos processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal em exercício Rogério Tobias de Carvalho (gabinete 03); 6.3) Processos relatados pela Exma.

Desembargadora Federal Simone Schreiber (gabinete 03) votam o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Luiz Norton Baptista de Mattos (gabinete 25) e a Exma.

Desembargadora Federal em exercício Andrea Daquer Barsotti (gabinete 02).

Este será o mesmo quórum de votação nos processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal em exercício Luiz Norton Baptista de Mattos (gabinete 25); 6.4) Processos relatados pela Exma.

Desembargadora Federal Andrea Esmeraldo (gabinete 25) votam a Exma.

Desembargadora Federal em exercício Andrea Daquer Barsotti (gabinete 02) e o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Marcelo da Rocha Rosado (gabinete 01).

Este será o mesmo quórum de votação nos processos relatados pela Exma.

Desembargadora Federal em exercício Andrea Daquer Barsotti (gabinete 02) e pelo Exmo.

Desembargador Federal em exercício Marcelo da Rocha Rosado (gabinete 01); 7) Para envio de memoriais e outras informações, os respectivos endereços eletrônicos e telefones são: 7.1) Gabinete 02: [email protected] e (21) 2282-8248; 7.2) Gabinete 01: [email protected] e (21) 2282-8362; 7.3) Gabinete 03: [email protected] e (21) 2282-8182; 7.4) Gabinete 25: [email protected] e (21) 2282-7817 e 2282-7775; 8) A Subsecretaria da 1ª Turma Especializada realiza, em dias úteis, no horário das 12 às 17 horas, atendimento virtual pela plataforma Zoom às partes, advogados e ao público em geral, acerca dos processos em trâmite no órgão fracionário, através do link https:// trf2-jus-br.zoom.us/ my/ balcaovirtualsub1tesp; 9) Os telefones para contato com a Subsecretaria da 1ª Turma Especializada são (21) 2282-8416 / 2282-8420 / 2282-8418 / 2282-8441 / 2282-8921 / 2282-8913 e o atendimento é realizado em dias úteis, no horário das 11 às 19 horas.

Apelação Cível Nº 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ (Pauta: 10) RELATOR: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS APELANTE: NEXA TELECOMUNICACOES EIRELI (AUTOR) ADVOGADO(A): ALEX KOROSUE (OAB SP258928) APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU) PROCURADOR(A): VINÍCIUS LAHORGUE PORTO DA COSTA APELADO: NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA (RÉU) ADVOGADO(A): FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB ES011444) MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL INTERESSADO: NEX SERVICES LIMITED Publique-se e Registre-se.Rio de Janeiro, 18 de abril de 2023.

Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO Presidente

1a.

TURMA ESPECIALIZADA Pauta de Julgamentos Determino, com base no art. 4º e parágrafo único da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00012, de 26 de março de 2020, a inclusão dos processos abaixo relacionados para julgamento exclusivamente eletrônico, em conformidade com os arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno desta E.

Corte, na Pauta de Julgamentos Ordinária da SESSÃO VIRTUAL a ser realizada entre 13 horas do dia 13 de ABRIL e 12h59min do dia 19 de ABRIL de 2023, podendo ser prorrogada por 2 (dois) dias úteis na hipótese de haver divergência, como disposto no art. 6º, § 3º, da Resolução TRF2-RSP-2021/00058, de 20/07/2021.

Ficam as partes e o Ministério Público Federal intimados de que dispõem do prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão virtual para manifestarem eventual oposição de inclusão de processo em sessão virtual de julgamento, conforme disposto no art. 3º, caput, da Resolução TRF2-RSP-2021/00058, de 20/07/2021, com a redação dada pela Resolução TRF2-RSP-2022/00094, de 14/10/2022, e que o prazo para a prática do ato expira às 13 horas do dia 11/04/2023.

Ficam, outrossim, intimados de que a referida sessão NÃO SERÁ REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

Informações importantes: 1) A 1ª Turma Especializada do E.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região observa a distinção entre: 1.1) sessão VIRTUAL, prevista nos arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno desta E.

Corte ? cujos julgamentos são exclusivamente eletrônicos ?, para a qual não há previsão de acompanhamento on-line da respectiva realização e nem possibilidade de requerimento de preferência, com ou sem sustentação oral; e 1.2) sessão POR VIDEOCONFERÊNCIA, estabelecida pela Resolução nº TRF2-RSP-2020/00016, de 22 de abril de 2020, e equiparada à sessão presencial para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 1º, §1º, do referido ato; 2) A composição da 1ª Turma Especializada, por ordem de antiguidade, é a seguinte: 2.1) Gabinete 02: titular, o Exmo.

Desembargador Federal Paulo Espirito Santo, em auxílio está a Exma.

Desembargadora Federal em exercício Andrea Daquer Barsotti; 2.2) Gabinete 01: titular, o Exmo.

Desembargador Federal Antonio Ivan Athié; em auxílio está o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Marcelo da Rocha Rosado; 2.3) Gabinete 03: titular a Exma.

Desembargadora Federal Simone Schreiber, em auxílio está o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Rogério Tobias de Carvalho; 2.4) Gabinete 25: titular, a Exma.

Desembargadora Federal Andrea Esmeraldo, em auxílio está o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Luiz Norton Baptista de Mattos; 3) A 1ª Turma Especializada observará, em princípio, os seguintes quóruns na sessão ora designada, por ordem de votação: 3.1) Processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal Paulo Espirito Santo (gabinete 2) votam o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Marcelo da Rocha Rosado (gabinete 01) e o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Rogério Tobias de Carvalho (gabinete 03); 3.2) Processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal Antonio Ivan Athié (gabinete 01) votam o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Rogério Tobias de Carvalho (gabinete 03) e o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Luiz Norton Baptista de Mattos (gabinete 25).

Este será o mesmo quórum de votação nos processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal em exercício Rogério Tobias de Carvalho (gabinete 03); 3.3) Processos relatados pela Exma.

Desembargadora Federal Simone Schreiber (gabinete 03) votam o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Luiz Norton Baptista de Mattos (gabinete 25) e a Exma.

Desembargadora Federal em exercício Andrea Daquer Barsotti (gabinete 02).

Este será o mesmo quórum de votação nos processos relatados pelo Exmo.

Desembargador Federal em exercício Luiz Norton Baptista de Mattos (gabinete 25); 3.4) Processos relatados pela Exma.

Desembargadora Federal Andrea Esmeraldo (gabinete 25) votam a Exma.

Desembargadora Federal em exercício Andrea Daquer Barsotti (gabinete 02) e o Exmo.

Desembargador Federal em exercício Marcelo da Rocha Rosado (gabinete 01).

Este será o mesmo quórum de votação nos processos relatados pela Exma.

Desembargadora Federal em exercício Andrea Daquer Barsotti (gabinete 02) e pelo Exmo.

Desembargador Federal em exercício Marcelo da Rocha Rosado (gabinete 01); 4) Para envio de memoriais e outras informações, os respectivos endereços eletrônicos e telefones são: 4.1) Gabinete 02: [email protected] e (21) 2282-8248; 4.2) Gabinete 01: [email protected] e (21) 2282-8362; 4.3) Gabinete 03: [email protected] e (21) 2282-8182; 4.4) Gabinete 25: [email protected] e (21) 2282-7817 e 2282-7775; 5) A Subsecretaria da 1ª Turma Especializada realiza, em dias úteis, no horário das 12 às 17 horas, atendimento virtual pela plataforma Zoom às partes, advogados e ao público em geral, acerca dos processos em trâmite no órgão fracionário, através do link https://trf2-jus-br.zoom.us/my/balcaovirtualsub1tesp; 6) Os telefones para contato com a Subsecretaria da 1ª Turma Especializada são (21) 2282-8416 / 2282-8420 / 2282-8418 / 2282-8441 / 2282-8921 / 2282-8913 e o atendimento é realizado em dias úteis, no horário das 11 às 19 horas.

Apelação Cível Nº 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ (Pauta: 293) RELATOR: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS APELANTE: NEXA TELECOMUNICACOES EIRELI (AUTOR) ADVOGADO(A): ALEX KOROSUE (OAB SP258928) APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU) PROCURADOR(A): VINÍCIUS LAHORGUE PORTO DA COSTA APELADO: NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA (RÉU) ADVOGADO(A): FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB ES011444) MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL INTERESSADO: NEX SERVICES LIMITED Publique-se e Registre-se.Rio de Janeiro, 23 de março de 2023.

Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO Presidente

Apelação Cível Nº 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ APELANTE: NEXA TELECOMUNICACOES EIRELI (AUTOR) APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU) APELADO: NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA (RÉU) EDITAL Nº *00.***.*81-10 O EXCELENTÍSSIMO DR.

LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, JUIZ FEDERAL CONVOCADO EM AUXÍLIO À PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO, NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 50524116220204025101, PARTES NEXA TELECOMUNICACOES EIRELI (AUTOR), INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU), NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA (RÉU) E NEX SERVICES LIMITED (INTERESSADO)  FAZ  SABER A todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que em 20/08/2022, a Exma.

Juíza Federal MARCIA MARIA NUNES DE BARROS proferiu Sentença no Procedimento Comum Cível 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, de interesse de NEX SERVICES LIMITED, empresa estrangeira com sede em 2 Broadgate, cidade de Londres, país Inglaterra, representada aqui, no Brasil, perante o INPI, pelo escritório Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira Propriedade Industrial, com sede à Rua Marquês de Olinda, nº 70, bairro de Botafogo, CEP 22251-040, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

A sentença segue abaixo transcrita: "SENTENÇA   I - RELATÓRIO 1. PROCESSO N.º 5052387-34.2020.4.02.5101 (A) NEXA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, anteriormente denominada FRIIS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP, propõe ação de procedimento comum em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da empresa NEXA TECNOLOGIA LTDA., objetivando a nulidade do indeferimento do pedido de registro n.º  912.132.175 para a marca NEXA.

Relata a parte autora tratar-se de empresa que utiliza a marca NEXA para designar a prestação de serviços de provedores de acesso e telecomunicações, que goza de reconhecimento e credibilidade por conta de seu alto padrão de qualidade; o depósito do registro n.º 912.132.175 para a referida marca foi efetuado em 24/01/2017, visando assinalar "provedor de acesso [telecomunicação] - [informação em]; provedor de acesso [telecomunicação] - [consultoria em]; provedor de acesso [telecomunicação] - [assessoria em]; provedor de acesso [telecomunicação]; telecomunicações", o qual, no entanto, veio a ser indeferido pelo INPI, com base no art. 124, V e XIX da LPI, por conta da denominação da empresa ré, e apontando como anterioridade impeditiva o registro n.º 822.401.045 da demandada para a marca NEXA TECNOLOGIA EM REDES; em face de tal decisão, a demandante interpôs recurso, ao qual foi negado provimento, tendo sido mantido o indeferimento do registro; equivocada, no entanto, a decisão da autarquia, tendo em vista que o registro da demandante foi depositado sob a forma mista, apresentando, portanto, distintividade suficiente a ensejar sua registrabilidade, por se tratarem de registros providos de signos com identidades gramaticais e visuais diferentes uma da outra, assim como a marca da demandante é diferente da denominação da empresa ré; o elemento NEX não pode ser apropriado com exclusividade por quem quer que seja, eis que se trata de mero vocábulo de língua inglesa cuja tradução para o vernáculo é "próximo", já havendo diversas marcas registradas na classe 38 formadas pelo referido radical e pertencentes a titulares distintos, pelo que deve ser aplicada à hipótese a teoria da distância; as empresas litigantes encontram-se sediadas muito distantes uma da outra, o que afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida entre elas.

Petição inicial (evento 1) instruída com procuração e documentos, pagas as custas (evento 1:5).

Decisão (evento 3) indeferiu o pedido de liminar e determinou a exclusão da empresa NEX SERVICES LIMITED do polo passivo da demanda.

Contestação do INPI, com parecer técnico (evento 10), sustentando a  improcedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: ambos os registros em conflito possuem como elemento principal o signo NEXA, pelo que se destaca a identidade ideológica e fonética entre eles, uma vez que as marcas das litigantes se destinam a serviços, restando mitigada a apresentação visual dos conjuntos perante o público consumidor; também correta a aplicação do art. 124, V da LPI, eis que o sinal NEXA, núcleo marcário do registro objeto de litígio, foi arquivado por terceiro em Junta Comercial em data anterior ao depósito do pedido autoral, e remete a segmento de mercado afim, pelo que incabível a convivência entre eles; não obstante o vocábulo de língua inglesa NEXT faça parte de diversos conjuntos marcários, o termo NEXA compõe apenas três registros de marcas depositados no INPI, sendo que os dois além do da empresa ré vieram a ser indeferidos; a distância geográfica não é levada em conta no exame de colidência marcária, uma vez que as marcas são concedidas com proteção de âmbito nacional.

Contestação da empresa ré (evento 13), com procuração e documentos, alegando, em preliminar, a conexão desta ação com o processo n.º 5052411- 62.2020.4.02.5101, em trâmite na 31ª Vara Federal desta Seção Judiciária; no mérito, sustenta a improcedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: é titular de registro para a marca NEXA desde o ano de 2005, utilizando-se de tal signo, também, como parte de seu nome empresarial, desde 1995, pelo que milita em seu favor a anterioridade de uso sobre o referido sinal; o registro da autora é formado pelo mesmo termo NEXA que compõe a marca da empresa ré, sendo inegável a colidência em seus aspectos gráfico, fonético e visual, além do que ambos visam assinalar serviços pertencentes ao mesmo mercado de atuação, sendo inafastável a hipótese de confusão, que já vem sendo relatada por clientes; a marca da empresa ré não é de uso comum em seu segmento, sendo passível de exclusividade.

Réplica (eventos 12 e 15) na qual a parte autora refuta a preliminar arguida, rechaça os argumentos esposados pelos réus, e reitera os termos de sua inicial, ressaltando as alegações de que as marcas em questão são suficientemente distintas entre si, e de que o termo  NEX é de uso comum no segmento em que inserido, além do que as empresas litigantes encontram-se sediadas em localidades distintas, pelo que deve ser admitida a convivência entre elas.

Decisão (evento 23) reiterou a determinação de exclusão da empresa NEX SERVICES LIMITED do polo passivo da demanda, e reconheceu a conexão entre este processo e o de n.º 5052411-62.2020.402.5101, em trâmite na 31ª Vara Federal, determinando a remessa dos autos a este Juízo, para processamento e julgamento conjunto com a presente demanda.  Decisão (evento 31) determinou a vinculação destes autos ao processo n.º 5052411-62.2020.402.5101.

Petição da empresa ré (evento 38) requerendo a especificação dos pontos controvertidos e a abertura de prazo para manifestação em provas.

Relatados, passo a decidir. 2. PROCESSO N.º 5052411-62.2020.4.02.5101 (B) NEXA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, anteriormente denominada FRIIS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP, propõe ação de procedimento comum em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e das empresas NEXA TECNOLOGIA LTDA. e NEX SERVICES LIMITED, objetivando a nulidade do indeferimento do pedido de registro n.º 912.132.345 para a marca NEXA.

Relata a parte autora tratar-se de empresa que utiliza a marca NEXA para designar a prestação de serviços de internet, monitoramento, sistemas, redes, estações, suporte técnico, manutenção e desenvolvimento, que goza de reconhecimento e credibilidade por conta de seu alto padrão de qualidade; o depósito do registro n.º 912.132.345 para a referida marca foi efetuado em 24/01/2017, visando assinalar "internet, monitoramento, sistemas, redes, estações, suporte técnico, manutenção e desenvolvimento", o qual, no entanto, veio a ser indeferido pelo INPI, com base no art. 124, XIX da LPI, apontando como anterioridade impeditiva o registro n.º 822.401.045 da empresa ré para a marca NEXA TECNOLOGIA EM REDES; em face de tal decisão, a demandante interpôs recurso, ao qual foi negado provimento, tendo sido mantido o indeferimento do registro; equivocada, no entanto, a decisão da autarquia, tendo em vista que o registro da demandante foi depositado sob a forma mista, apresentando, portanto, distintividade suficiente a ensejar sua registrabilidade, por se tratarem de registros providos de identidades gramaticais e visuais diferentes uma da outra; o elemento NEX não pode ser apropriado com exclusividade por quem quer que seja, eis que se trata de mero vocábulo de língua inglesa cuja tradução para o vernáculo é "próximo", já havendo diversas marcas registradas na classe 42 formadas pelo referido radical e pertencentes a titulares distintos, pelo que deve ser aplicada à hipótese a teoria da distância; as empresas litigantes encontram-se sediadas muito distantes uma da outra, o que afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida entre elas.

Petição inicial (evento 1) instruída com procuração e documentos, pagas as custas (evento 1:5).

Decisão (evento 3) indeferiu o pedido de liminar.

Contestação do INPI, com parecer técnico (evento 12), sustentando a  improcedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: o núcleo marcário de ambos os registros em questão é idêntico, formado pelo termo NEXA, além do que a representação gráfica dos registros não possui grande estilização capaz de afastar o risco de colidência entre eles; os registros das litigantes visam assinalar serviços afins, não sendo necessário que os signos se destinem a designar exatamente os mesmos produtos ou serviços para caracterização da colisão entre marcas, bastando que haja entre eles grau de afinidade capaz de gerar uma associação na mente do consumidor; não há que se falar em aplicação da teoria da distância nos presentes autos, pois não se pode afirmar tratar-se o sinal NEXA de termo genérico, descritivo ou mesmo evocativo, pelo que merece ser protegido, sendo certo que, ainda que outras marcas o utilizem parcialmente, tal fato não afasta por completo sua distintividade.

Contestação da ré NEXA TECNOLOGIA LTDA. (evento 16), com procuração e documentos, alegando, em preliminar, a conexão desta ação com o processo n.º 5052387-34.2020.4.02.5101, em trâmite neste Juízo; no mérito, sustenta a improcedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: é titular de registro para a marca NEXA desde o ano de 2005, utilizando-se de tal signo, também, como parte de seu nome empresarial, desde 1995, pelo que milita em seu favor a anterioridade de uso sobre o referido sinal; o registro da autora é formado pelo mesmo termo NEXA que compõe a marca da empresa ré, sendo inegável a colidência em seus aspectos gráfico, fonético e visual, além do que ambos visam assinalar serviços pertencentes ao mesmo mercado de atuação, sendo inafastável a hipótese de confusão, que já vem sendo relatada por clientes; a marca da empresa ré não é de uso comum em seu segmento, sendo passível de exclusividade.

Réplica (eventos 15 e 17) na qual a parte autora refuta a preliminar arguida, rechaça os argumentos esposados pelos réus, e reitera os termos de sua inicial, ressaltando as alegações de que as marcas em questão são suficientemente distintas entre si, e de que o termo  NEX é de uso comum no segmento em que inserido, além do que as empresas litigantes encontram-se sediadas em localidades distintas, pelo que deve ser admitida a convivência entre elas.

Decisão (evento 22) decretou a revelia da ré NEX SERVICES LIMITED, sem a produção de seus efeitos, e reconheceu a conexão entre este processo e o de n.º 5052387-34.2020.4.02.5101, determinando a remessa dos autos a este Juízo, para processamento e julgamento conjunto com a presente demanda.  Decisão (evento 34) determinou a vinculação destes autos ao processo n.º 5052387-34.2020.4.02.5101.

Petição da empresa ré (evento 40) requerendo a especificação dos pontos controvertidos e a abertura de prazo para manifestação em provas.

Relatados, passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO 1. Preliminares A questão preliminar atinente à conexão já foi devidamente analisada (evento 23 - processo A e evento 22 - processo B), restando superada a sua análise. 2. Anterioridades Conforme já esclarecido na decisão inicial do processo A (evento 3), os registros da autora ora objeto de litígio foram indeferidos com base no art.124, V e/ou XIX da LPI, tendo sido apontada como anterioridade impeditiva em ambos os casos somente o registro n.º 822.401.045 para a marca NEXA TECNOLOGIA EM REDES, titularizado pela ré NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA.

Já os registros n.ºs 911.903.607 e 911.903.666 referidos pela demandante em sua inicial, titularizados pela empresa NEX SERVICES LIMITED, foram apontados apenas como subsídio a eventual recurso, e também já foram indeferidos pela autarquia, inclusive em grau de recurso, de modo que a análise da colidência nos presentes autos levará em consideração, tão somente, o conflito entre os registros da demandante e o registro n.º 822.401.045 para a marca NEXA TECNOLOGIA EM REDES. 3. Marcas A marca é um signo ou símbolo utilizado para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles pertencentes a outras empresas no mercado.

Os seres humanos são capazes de identificar muitos tipos diferentes de signos ou símbolos, incluindo palavras, combinações alfanuméricas, desenhos, cores, sons, aromas, formas e, até mesmo, texturas; conceitualmente, todos esses tipos de signos ou símbolos podem permitir aos consumidores diferenciar produtos ou serviços de uma determinada empresa em relação a outra, mas há limitações aos tipos de sinais que podem ser utilizados como marcas (ABBOT, F. et al, International Intellectual Property in an Integrated World Economy, Aspen Publishers, New York, 2007).   A marca deve individualizar e distinguir o produto ou serviço por ela assinalado, e as suas características principais são a distintividade, a veracidade, a licitude e a apropriabilidade ou novidade relativa, sendo óbvia a noção de que é inapropriável marca já apropriada por outrem, seja pelo sistema marcário ou por outro tipo de proteção.

A marca é, portanto, um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes.

De acordo com as regras de nossa atual Lei de Propriedade Industrial – Lei n.º 9.279/96, a marca é o signo visualmente perceptível (art.122), não compreendido nas proibições legais (art.124), destinado a distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa, e que gera um direito de exclusividade, com proteção em todo o território nacional (art.129).

A propriedade da marca é adquirida pelo registro de validade expedido (art.129), que pode ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, sendo que estas últimas só poderão requerer registro relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente (art.128, caput e § 1º), e vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (art.133). 4. Registros da parte autora Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta à base de dados do INPI e ao cadastro CNPJ, a empresa autora, constituída em 30/01/2009, que tem como atividade econômica principal "serviços de comunicação multimídia", e como atividades secundárias "construção de estações e redes de telecomunicações; manutenção de estações e redes de telecomunicações; outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; serviços de telefonia fixa comutada - stfc; operadoras de televisão por assinatura por cabo; provedores de acesso às redes de comunicações; provedores de voz sobre protocolo internet - voip; outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; reparação e manutenção de equipamentos de comunicação", é titular dos seguintes processos de registro para a marca  NEXA, objeto da presente ação: Número PrioridadeMarcaSituaçãoClasse e Especificação 912.132.17505/01/2017Pedido de registro de marca indeferido com base no art. 124, V e XIX da LPI (reg. 822.401.045); mantido em grau de recursoNCL(10)38Provedor de acesso [telecomunicação] - [informação em]; provedor de acesso [telecomunicação] - [consultoria em]; provedor de acesso [telecomunicação] - [assessoria em]; provedor de acesso [telecomunicação]; telecomunicações912.132.34505/01/2017Pedido de registro de marca indeferido com base no art. 124, XIX da LPI (reg. 822.401.045); mantido em grau de recursoNCL(10)42Internet, monitoramento, sistemas, redes, estações, suporte técnico, manutenção e desenvolvimento 5. Registros da empresa ré Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta à base de dados do INPI e ao cadastro CNPJ, a empresa ré, constituída em 06/01/1995, que tem como atividade econômica principal "suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação", e como atividades secundárias "consultoria em tecnologia da informação; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; atividades de teleatendimento; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis", é titular do seguinte registro para a marca  NEXA, apontado pelo INPI como anterioridade impeditiva à concessão dos registros da autora: Número PrioridadeMarcaSituaçãoClasse e Especificação 822.401.045 22/12/1999Registro de marca em vigorNCL(8)42Atualização de software de computador; computador [duplicação de programas de - ]; computadores [projetos de sistema de - ]; consultoria em hardware de computador; conversão de dados e programas de computador [exceto conversão física]; criação e manutenção de web; sites para terceiros; dados [recuperação de -] [informática]; duplicação de programas de computador; elaboração (concepção) de software de computador; hardware de computador (consultoria em -); hospedagem de web sites; instalação de software de computador; manutenção (criação e -) de web sites para terceiros; manutenção de software de computador; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); programação de computador (informática); projeto de sistema de computadores; recuperação de dados (informática); software de computador (aluguel de - ); software de computador (atualização de -); software de computador (elaboração [concepção] de -): software de computador (instalação de -); software de computador (manutenção de -)   6. Pontos controvertidos Na hipótese dos presentes autos, a controvérsia reside na validade do ato administrativo que indeferiu os pedidos de registros n.ºs 912.132.175 e 912.132.345, ambos para a marca mista NEXA com base no art.124, V e/ou XIX da LPI, apontando como anterioridade impeditiva o registro n.º 822.401.045  para a marca  NEXA TECNOLOGIA EM REDES, de titularidade da empresa ré.

A parte autora alega ser equivocada a decisão do INPI, aos seguintes argumentos, que constituem os pontos controvertidos da ação:  as marcas em questão são suficientemente distintas entre si, pelo que inaplicável o art.124, XIX da LPI; a marca da demandante é diferente da denominação da empresa ré, pelo que inaplicável o art.124, V da LPI; o elemento NEX não pode ser apropriado com exclusividade por qualquer titular, eis que se trata de mero vocábulo de língua inglesa cuja tradução para o vernáculo é "próximo", encontrando-se diluído no segmento em que inserido; há diversos outros registros concedidos pelo INPI formados pelo radical NEX, de modo que deve ser admitida a convivência pacífica entre as marcas das empresas litigantes, com a aplicação da teoria da distância;as empresas litigantes encontram-se sediadas em localidades distantes uma da outra, o que afasta a possibilidade de confusão. 7. Reprodução ou Imitação de Marca Alheia Registrada (LPI, art. 124, XIX) Sobre o tema da colidência, impende anotar a lição de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA (in Tratado de Propriedade Intelectual, t.

II/69, vol.

II, parte III, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1956): “A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que seu consumo é habitual”.

Conforme anteriormente destacado, é óbvia a noção de que é inapropriável marca já apropriada por outrem, e devidamente levada a registro, conforme o sistema atributivo em vigor.

No tocante às regras de colidência, diz o precitado autor, estabelecendo três princípios acerca da possibilidade de confusão entre as marcas (Ibidem, pp. 68/69): “1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra; 2º, as marcas devem ser apreciadas tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças; 3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas, e não pelos seus detalhes.” Com efeito, a LPI dispõe não ser registrável, como marca, “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (inciso XIX do art.124).

Assim, para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se perquirir, em primeiro lugar, se há concorrência entre os produtos ou serviços a serem por eles designados, ou seja, deverá ser observado o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação.

O princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado.

Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si.

Também deve ser verificada, no caso de colidência entre marcas, a aplicação da teoria da distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento mercadológico não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si.

De tal maneira, deve ser examinada a distância entre o novo sinal e aqueles que lhe precederam no tempo, considerados os aspectos visuais, gráficos, fonéticos e ideológicos envolvidos, de acordo com a espécie de marcas em análise (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional).

Em decorrência, quando a marca for formada de elementos de fraca distintividade, terá de suportar os ônus da convivência, no mercado, com outras marcas que lhe sejam assemelhadas.

Por outro lado, se a marca é formada por elementos de forte distintividade, não deverá ser autorizada a existência de outras marcas a ela assemelhadas.

Em conclusão, entendo que, no enfrentamento de colidência entre marcas, para fins de aplicação do inciso XIX do art.124 da LPI, deve ser aplicado o seguinte teste, elaborado com base no Manual de Marcas do INPI [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas - item 5.11.3 - 3ª edição (out/2019), 5ª revisão (fevereiro/2022)]: a) identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados: de forma a avaliar a aplicação do princípio da especialidade, determinar: se os produtos ou serviços a serem distinguidos pelas marcas são idênticos;em não sendo idênticos, se guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias (semelhança ou afinidade);não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, se se trata de marca de alto renome; b) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada: determinar se há identidade visual, gráfica, fonética, intelectual ou ideológica entre os signos em questão, de forma a apurar se é caso de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo, observados os seguintes itens: a impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos;se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos;se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior;se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto;se a marca em exame, no âmbito da análise da impressão geral do conjunto, contém imitação ou reprodução de marca de terceiros, para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, que possa ser reconhecida e identificada como elemento independente e autônomo, ainda que em posição secundária, com o intuito de informar telefone, endereço de e-mail ou outras formas de contato em redes sociais, plataformas ou aplicativos. c) possibilidade de confusão ou associação entre as marcas: apreciar sucessivamente as marcas, tendo em vista as suas semelhanças (e não as suas diferenças) e a impressão de conjunto por elas causada (e não os seus detalhes), a fim de se verificar se há possibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) entre as marcas, observados os seguintes elementos: as características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada; natureza, especificidade e complementariedade entre eles; comportamento do mercado; canais de distribuição);a finalidade e o modo de utilização da marca (utilidade ou função e forma de utilização dos produtos ou serviços);as características do público-alvo (consumidor comum x consumidor especializado) e seu grau de atenção na aquisição dos produtos ou serviços;a importância da marca no produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador x marca e dados técnicos como elementos de individualização);outros elementos específicos, de especial importância no caso concreto. 8. Aplicação do Teste do art.124, XIX Passo, pois, à análise do conflito entre os registros em questão, verificando se os registros objeto de litígio violam, de fato, o art.124, XIX da LPI, tal como declarado pelo INPI, o que será feito a seguir.

Quanto ao primeiro item (identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados): Conforme especificações detalhadas nos itens precedentes de cada um dos registros marcários em questão, verifico que a autora, com os registros objeto de litígio, visa assinalar, respectivamente, "provedor de acesso [telecomunicação] - [informação em]; provedor de acesso [telecomunicação] - [consultoria em]; provedor de acesso [telecomunicação] - [assessoria em]; provedor de acesso [telecomunicação];telecomunicações" e "internet, monitoramento, sistemas, redes, estações, suporte técnico, manutenção e desenvolvimento".

E a empresa ré, com o registro apontado pelo INPI como anterioridade impeditiva, designa "atualização de software de computador; computador [duplicação de programas de - ]; computadores [projetos de sistema de - ]; consultoria em hardware de computador; conversão de dados e programas de computador [exceto conversão física]; criação e manutenção de web; sites para terceiros; dados [recuperação de -] [informática]; duplicação de programas de computador; elaboração (concepção) de software de computador; hardware de computador (consultoria em -); hospedagem de web sites; instalação de software de computador; manutenção (criação e -) de web sites para terceiros; manutenção de software de computador; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); programação de computador (informática); projeto de sistema de computadores; recuperação de dados (informática); software de computador (aluguel de - ); software de computador (atualização de -); software de computador (elaboração [concepção] de -): software de computador (instalação de -); software de computador (manutenção de -)".

Deste modo, constata-se que os registros de ambas as litigantes visam assinalar serviços pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de informática, pelo que se reputa evidente a concorrência entre eles, não sendo cabível, ao menos em princípio, a aplicação do princípio da especialidade na hipótese vertente.

Quanto ao segundo item (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada): O Manual de Marcas do INPI explicita que, "em um sinal formado pela combinação de diversos elementos nominativos e/ou figurativos, seus componentes podem exercer funções diferentes, que variam de acordo com sua preponderância no conjunto, levando-se em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não", trazendo as seguintes considerações sobre cada um deles [item 5.9.1 - 3ª edição (out/2019), 5ª revisão (fevereiro/2022)]: "Elementos principais São considerados principais os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória.

Tais elementos são comumente usados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário.

O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no conjunto, por sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros.

Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Elementos secundários São considerados secundários os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo.

Com frequência, tais elementos desempenham papel ornamental, destacando os componentes principais do sinal; não raro, também figuram como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido. É também comum que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes ou expletivos.

Elementos negligenciáveis Os elementos negligenciáveis são aqueles componentes figurativos ou nominativos evidentemente desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o núcleo formado pelos elementos principais ou secundários, sem serem percebidos como componentes efetivamente marcários.

Neste sentido, tais partículas não são fixadas pelo público-alvo em uma situação real de consumo.

Exemplos de elementos negligenciáveis são: a) Símbolos de marca registrada, como ® e ™; b) Endereços, telefones, e-mails e endereços eletrônicos; c) Quantidade, dosagem, volume, peso, dimensões, medidas e outras características do produto; d) Lista de ingredientes, informação nutricional e indicação de alergênicos; e) Classificação indicativa, informações de uso e formas de conservação; f) Códigos de barras; g) ISSN (International Standard Serial Number), ISBN (International Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier); h) CPF, RG, CNH, CNPJ, números de registros em juntas comerciais, órgãos de classe e outros. (...) Integração dos elementos O grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca pode afetar diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal".

No caso de elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou radicais pode gerar conjunto (expressão ou termo) com conceito ou significado próprios e distintos dos vocábulos individuais que o compõem.

Uma integração conceitual dessa natureza pode ser capaz de afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de distintividade.

Já nas marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes gráficos, no primeiro caso, ou entre elementos figurativos e nominativos, no segundo caso, pode ser tão elevada a ponto de tal combinação ser a principal fonte de distintividade do conjunto.

Dentre outras diversas orientações para o exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, o Manual de Marcas especifica que, do cotejo dos sinais, deverão ser observados os seguintes quesitos [item 5.11.3 - 3ª edição (out/2019), 5ª revisão (fevereiro/2022)]:  a impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos;se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos;se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior;se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto;se a marca em exame, no âmbito da análise da impressão geral do conjunto, contém imitação ou reprodução de marca de terceiros, para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, que possa ser reconhecida e identificada como elemento independente e autônomo, ainda que em posição secundária, com o intuito de informar telefone, endereço de e-mail ou outras formas de contato em redes sociais, plataformas ou aplicativos.

Na hipótese dos autos, considerando os elementos nominativos que compõem os registros em questão, verifica-se haver total identidade gráfica, fonética e ideológica entre eles no que tange ao núcleo marcário, já que ambos são formados pelo mesmo sinal NEXA.

Ressalto que os demais elementos que compõem a marca da empresa ré - NEXA TECNOLOGIA EM REDES - são meramente descritivos dos serviços de informática que visam assinalar, de modo que a exclusividade do registro apontado como anterioridade impeditiva recai, exatamente, sobre o signo NEXA.

Os registros de ambas as empresas litigantes têm apresentação mista, e a proteção conferida a uma marca mista abarca o conjunto, e não cada um dos elementos considerados (no caso, a expressão nominativa):               AUTORA                             EMPRESA RÉ                            Do cotejo das marcas mistas da autora e da empresa ré, observa-se que ambos os registros têm como destaque o próprio elemento nominativo NEXA, de modo que as diferenças mínimas na estilização de tal sinal não têm o condão de mitigar a identidade gráfica, fonética e ideológica existente no uso do mesmo signo NEXA, de modo que a impressão de conjunto causada pela marca da autora recorda por demais a marca da demandada, especialmente quando veiculada sob a forma oral, não se revestindo aquela, portanto, de suficiente distintividade.

Assim, verificando ser mínima a distinção quanto aos elementos nominativos, e inexistindo elementos figurativos outros aptos a propiciar a necessária distintividade, entendo que, quando cotejados os sinais em seus conjuntos, adotando-se exatamente as orientações de análise preconizadas no Manual de Marcas do INPI (item 5.11.3): a impressão causada no sentido humano da visão é semelhante; e, especialmente, b) a marca da autora reproduz parcialmente a marca anterior da empresa autora, não se diferenciando desta em razão de seu contexto.

Quanto ao terceiro item (possibilidade de confusão ou associação entre as marcas): Apreciadas sucessivamente as marcas, constato que os registros para a marca NEXA da autora, inequivocamente, constituem reprodução parcial da marca registrada NEXA TECNOLOGIA EM REDES da empresa ré, e ambas se destinam a assinalar serviços afins, pertencentes ao mesmo segmento de informática.

Deste modo, reputa-se inafastável a suscetibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação indevida (estabelecimento de correspondência com a marca anterior) por parte do público consumidor, que pode acreditar estar adquirindo serviços do mesmo prestador.

A demandante alega, em sua inicial, que o sinal NEX seria de uso comum, vez que se referiria a vocábulo de língua inglesa cuja tradução para o vernáculo é "próximo", pelo que não poderia ser apropriada com exclusividade por qualquer titular.

Ocorre que o vocábulo de língua inglesa que possui tal acepção é NEXT, e não NEX, termo este inexistente no referido idioma (consulta em https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english/?q=NEX), de modo que poderia se afirmar apenas que tal signo NEX alude à palavra NEXT, a qual não possui nenhuma ligação direta com os serviços prestados pelas litigantes, a fim de que pudesse ser considerada meramente descritiva; poderia, no máximo, ser considerada evocativa, autorizando-se a sua convivência com outros signos assemelhados, desde que houvesse uma mínima diferenciação que resulte em suficiente distância entre eles, o que não é a hipótese dos autos, já que o núcleo marcário dos registros de ambas as litigantes são formados pelo idêntico termo NEXA, em estilização comum que destaca apenas o elemento nominativo em si.

Acresço que, como bem mencionado pelo INPI no parecer técnico que instruiu a contestação, "os signos em conflito se destinam a assinalar serviços, de forma que tal apresentação não estará comumente visível ao consumidor em questão, como seria em caso de marcas apostas em produtos ou suas embalagens.

Assim, seu potencial diferenciador é mitigado pela própria realidade do segmento mercadológico de interesse"  (evento 10.2 do processo A).

E, em que pese a existência de outros registros em vigor no segmento de mercado em questão formados pelo radical NEXT, é certo que o exato termo NEXA é de titularidade, somente, da empresa ré, e que o outro pedido de registro depositado que se compunha pelo referido termo foi também indeferido pelo INPI (n.º 916.331.369 para a marca NEXA DIGITAL, titularizado pela empresa CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES S.A.).

Quanto à alegação autoral de que as empresas litigantes encontram-se situadas em localidades distantes uma da outra, melhor sorte não lhe assiste quanto a tal ponto, eis que ao registro de marca é assegurada proteção em todo o território nacional, a teor do que dispõe o art. 129 da LPI.

Resta prejudicada, assim, a análise quanto à correção do indeferimento do registro n.º 912.132.175 com base no art. 124, V da LPI, ante a análise acima efetuada no sentido de efetiva violação de ambos os registros objeto de litígio ao art.124, XIX da LPI.

Tendo em vista, portanto, que os pontos controvertidos já se encontram dispostos no item 6 desta sentença, e que as provas constantes dos autos foram suficientes à convicção do Juízo, sem que houvesse prejuízo à empresa ré ante o posicionamento ora adotado, por medida de economia processual, considero despiciendo o requerimento de nova intimação formulado pela demandada (eventos 38.1 no processo A e 40.1 no processo B).    Desta forma, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, reputo correto o ato da autarquia que concluiu pelo indeferimento dos registros marcários da autora, por infringência ao inciso XIX do art.124, da LPI,  de modo que não há como ser acolhida a pretensão autoral. 9. Verbas sucumbenciais Tendo em vista a improcedência do pedido autoral, deve ser condenada a empresa autora nas custas e em honorários advocatícios.

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos de decretação de nulidade dos atos administrativos de indeferimento dos registros n.ºs 912.132.175 e 912.132.345, ambos para a marca NEXA, de titularidade da empresa autora (CPC/2015, art.487, I).

Condeno a parte autora nas custas e em honorários advocatícios, em favor da ré NEXA TECNOLOGIA LTDA. e do INPI, fixados em 16% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, pro rata (CPC/2015, art. 85, § 2º).

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias a partir da intimação.

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015, art. 1.010, § 1º, e, se cabível, art. 1.009, § 2º), e, após, remetam-se os autos ao e.

TRF da 2ª Região."  E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é passado o presente EDITAL, o qual será publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

DADO E PASSADO nesta Cidade do Rio de Janeiro, em 16/12/2022.

Eu, Rosimere Reis, analista judiciária, o preparei.

Eu, Sandro Viegas da Silva, Diretor da Subsecretaria da Primeira Turma Especializada, o conferi.**************************************************************