TRF1 - 1018957-69.2021.4.01.3900

PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ 5ª VARA FEDERAL PROCESSO N.: 1018957-69.2021.4.01.3900 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: A.

LIMA ROCHA Advogado do(a) AUTOR: WILSON SAMPAIO PORTELA JUNIOR - PA016377 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI LITISCONSORTE: JACARE AUTO PECAS LTDA DECISÃO Vistos em inspeção

I - RELATÓRIO Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por A.

LIMA ROCHA contra INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e JACARE AUTO PECAS LTDA, na qual requer, em sede liminar (ID n. 569258413): 5) CONCEDA LIMINARMENTE inaudita altera pars, a fim de determinar que a Autarquia Federal (INPI) suspenda os efeitos do ato administrativo de CONCESSÃO do Certificado de Registro n. 907.346.553, com a consequente publicação na Revista da Propriedade Industrial, em decorrência da presente medida judicial; Segundo se aduz na inicial (ID n. 569258413, p. 6-8): No dia 29/11/2010 o AUTOR protocolou o pedido de registro de sua marca “JACARÉ AUTO PEÇAS”, na classe 35 NCL (09) - SERVIÇO, obtendo o número nº 830.801.057 (DOC. 02), conforme se analisa no documento em anexo.

Ocorre que, no dia 24/12/2013 o AUTOR foi surpreendido ao ter o pedido de registro INDEFERIDO (NEGADO) pelo INPI, por supostamente ter reproduzido ou imitado registros de um terceiro, utilizando como base legal o inciso XIX do art. 124 da LPI.

A partir deste momento surge o questionamento da Lide em questão.

Em menos de 3 (TRÊS) MESES, no dia 18/02/2014 foi protocolado um NOVO pedido de registro de marca (processo n° 907346553 – DOC. 03) também para a mesma marca “JACARÉ AUTO PEÇAS” e, além disso, para a mesma classificação adotada pelo INPI (atividade comercial), contudo, de outra titularidade, qual seja, a EMPRESA RÉ, vejamos abaixo: (...) Tendo a ciência desse ato, no dia 20/06/2014 o AUTOR protocolou duas novas petições, sendo o primeiro sendo um novo pedido de registro de marca tendo em vista ao seu DIRETO DE PRECEDÊNCIA (n° 907859763 – DOC. 04) e, também, um pedido de oposição contra o processo da EMPRESA RÉ (petição de n° 850140117669 – DOC. 05).

A oposição não foi provida, o que ocasionou conseguintemente o deferimento do processo e, após o recolhimento e comprovação das taxas federais finais, o INPI publicou no dia 30/01/2018 na REPI n° 2456, a concessão do registro a EMPRESA RÉ.

Diante do acima relatado, veio o INPI despacho o INDEFERIMENTO do pedido de registro do AUTOR, publicado na REPI n° 2460 de 27/02/2018, por considerar que o mesmo viola o inciso XIX do artigo 124 da LPI, frente ao registro concedido a EMPRESA RÉ.

Não restou outro caminho ao AUTOR, se não, interpor recurso (DOC. 06) contra o indeferimento do seu pedido e, também, apresentar um pedido de NULIDADE ADMINISTRATIVA (DOC. 05) contra o ato de concessão de registro da marca “JACARÉ AUTO PEÇAS” a EMPRESA RÉ e, mais uma vez (porque já havíamos alegado o direito de precedência), solicitar a revisão do ato administrativo, por considerar que o mesmo viola os dispositivos legais pertinentes ao caso.

Em 21/05/2019, o INPI sobrestou (paralisou) o julgamento do recurso do AUTOR, na REPI n° 2524, tendo em vista que o pedido de nulidade administrativa contra o ato de concessão de registro a EMPRESA RÉ, ainda não ter sido julgado.

Por fim, em 29/12/2020, o INPI publicou na REPI n° 2608, a decisão quanto ao julgamento do pedido de nulidade administra (É EXATAMENTE ESTE ATO ADMINISTRATIVO, QUE É O OBJETO DESTA AÇÃO), a qual conheceu o pedido de nulidade, contudo, negou provimento ao pedido do AUTOR! Defende, em síntese, que houve violação de seu direito de precedência (Lei n. 9.279/96, art. 129, § 1º) e negligência no exame de oposição e pedido administrativo de nulidade.

Com a distribuição ao presente juízo, determinou-se a citação das requeridas (ID n. 596517887).

Contestação de JACARÉ AUTO PEÇA LTDA, na qual arguiu, preliminarmente, a incompetência territorial, uma vez que a ação deveria ser proposta no foro de seu domicílio (Seção Judiciária do Estado de Roraima).

Quanto ao mérito, apenas alegou, de forma genérica, que a parte autora não possuiria direito ao registro de marca.

Contestação do INPI (ID n. 678477988).

Arguiu, preliminarmente, que sua posição processual seria de litisconsorte necessário especial, uma vez que: (...) o INPI é parte, pois é titular da relação jurídica material objeto da lide e tem interesse juridicamente protegido debatido na demanda, consubstanciado na regularidade do sistema de propriedade industrial.

Este interesse não possui conteúdo econômico, o que confere uma posição especial ao INPI, que não se confunde com o interesse do Autor ou do titular do direito.

Este é o ponto nodal que diferencia a atuação da autarquia da atuação das demais partes na demanda que objetiva a nulidade da propriedade industrial.

Enquanto as demais partes possuem interesse jurídico e econômico na demanda, o INPI tem exclusivamente interesse jurídico, desprovido de qualquer conteúdo econômico, o que confere a sua atuação um caráter peculiar, como reconhecido pelo STJ.

Neste diapasão, deve ser reconhecido que o INPI, ao ser citado em demanda que busque a declaração de nulidade de direito de propriedade industrial, pode optar por figurar na lide no polo passivo, hipótese em que figurará como litisconsorte do Réu, ou no polo ativo, situação em que será litisconsorte do Autor, à semelhança do que ocorre na Ação Popular, que possui previsão expressa no artigo 6º,§ 3 da Lei nº 4717/65 quanto ao ingresso doente público no polo ativo da demanda no momento em que for citado. (...) Portanto, apesar de inicialmente o INPI ser apresentado como litisconsorte passivo necessário, não significa que seja citado para defender interesse próprio, mas sim para intervir obrigatoriamente no feito, conforme determinação legal (art.s 57, 118 e 175 da Lei nº 9.279/96), de modo que, após examinar os fundamentos do pedido autoral e os demais elementos do processo, poderá: -Permanecer como réu juntamente com o titular do direito atacado, defendendo seu ato concessório; -Migrar para o polo ativo da demanda, aderindo à pretensão autoral com respaldo no interesse público; -Defender a procedência parcial do pedido.

No mérito, afirmou que: a) "a alegação do direito de precedência, em regra, deve se dar – ao menos inicialmente - por oposição administrativa, sendo esta a condição para sua apreciação posterior (por meio de processo administrativo de nulidade ou em âmbito judicial), em sede de controle de ato administrativo." (...) "analisando os autos do processo, restou comprovado que a autora, de fato, ingressou com oposição ao pedido de registro da empresa ré, tendo a mesma sido julgada improcedente em seu exame de mérito"; b) o reconhecimento do direito de precedência dependeria da caracterização da boa-fé do usuário anterior, a qual restaria afastada em caso de existência de pedido arquivado ou registro extinto; c) "a Autora invoca erroneamente o artigo 129, § 1º, tendo em vista que sua concepção teleológica, ou seja, o seu sentido, não é gerar ou acarretar a nulidade de uma marca, mas sim, inverter a prioridade dos pedidos" de modo que "mesmo que comprovada a violação ao artigo, a consequência lógica não seria a anulação do registro da empresa Ré, mas sim, a alteração na prioridade do depósito"; d.1) a decisão administrativa se baseou em exame técnico realizado em conformidade com o com a Resolução nº 88/2013, a qual "estabelece que a pesquisa por marcas anteriores somente poderá ser realizada na classe reivindicada pelo pedido em análise, em consonância com o sistema de pedidos uniclasse em vigor no INPI"; d.2) assim, "a marca registrada que indeferiu o pedido da autora, “JACARÉ” de nº 812744047 não consistia em anterioridade apta a levar ao indeferimento do então pedido de registro, da empresa Ré, nº 907.346.553 (JACARÉ AUTOPEÇAS), posto que ambos foram depositados em classes diversas (NCL 35 e Classe Nacional nº 760)." d.3) "a única possibilidade para que o Instituto realize o primeiro exame de mérito considerando anterioridades registradas em classes diversas daquela do sinal em análise é por meio de oposição administrativa (3), que foi apresentada apenas pela Autora e não pelo detentor do registro anterior que indeferiu a marca da autora"; d.4) "deve se fazer um contraponto em relação ao exame que gerou o indeferimento da marca da autora, à época, ainda não estava em vigor a resolução acima, desta forma, a marca anterior, mesmo sendo de outra classe, foi capaz de gerar o indeferimento da marca da autora".

Réplica da autora (ID n. 710061989).

Vieram os autos conclusos.

II - FUNDAMENTAÇÃO II.a - Questões preliminares De início, afasto a alegação de incompetência territorial deste juízo.

Como observado pela autora em réplica, jurisprudência consolidada do STF reconhece a aplicabilidade da regra de competência prevista no art. 109, § 2º em relação às entidade autárquicas federais.

Ademais, em princípio, a verificação de foros distintos de competência territorial em relação a cada réu tem por consequência a possibilidade de o autor propor sua demanda em qualquer dos foros concorrentes, salvo caso excepcional de atribuição de natureza absoluta a competência territorial.

Portanto, a opção do autor em ajuizar a demanda no foro de seu domicílio é válida (CF, art. 109, § 2º).

Também não é o caso de reconhecer a condição de litisconsorte necessário especial do INPI.

Conquanto a jurisprudência reconheça que, nas hipóteses de intervenção obrigatória do INPI previstas pela Lei de Propriedade Industrial (arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96), sua posição processual seria móvel, porquanto poderia tanto se manter no polo passivo em contraposição à demanda autoral (litisconsórcio passivo) quanto se juntar ao autor como litisconsorte ativo ulterior, nada impede que, em função da relação jurídica material deduzida em juízo, o litisconsórcio passivo seja o necessário unitário "geral" (CPC, art. 114), de modo a impedir a troca de polos da relação processual e sujeitar a autarquia à integralidade do regime jurídico de réu.

Ademais, se a causa de pedir envolve atos de exclusiva responsabilidade de tal autarquia, nada impede que seja demandada diretamente em juízo em ação de nulidade, hipótese em que, igualmente, inexistirá a possibilidade de intervenção móvel.

Nesse sentido: DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1.

MARCAS SEMELHANTES.

DUPLICIDADE DE REGISTRO.

CLASSES DISTINTAS.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO.

CONFUSÃO CONCRETA. 2.

ATUAÇÃO DO INPI.

POSIÇÃO PROCESSUAL.

INTERVENÇÃO SUI GENERIS.

OBRIGATORIEDADE.

DEFESA DE INTERESSE SOCIAL.

AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SUCUMBÊNCIA.

CONDENAÇÃO MANTIDA. 4.

CUSTAS PROCESSUAIS.

TAXA JUDICIÁRIA.

NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA.

ISENÇÃO.

FAZENDA PÚBLICA.

RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS. 1.

Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. 2.

O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência.

Precedentes. 3.

A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 4.

O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade. 5.

Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda. 6.

Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC. 7.

A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. 8.

Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido.

Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais. (REsp n. 1.258.662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 5/2/2016.) RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

TRANSAÇÃO ENTRE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS LITIGANTES.

DISCORDÂNCIA DO INPI, QUE INTEGRAVA O POLO PASSIVO DA LIDE.

EXTINÇÃO DO FEITO.

IMPOSSIBILIDADE. 1.

Consoante cediço nesta Corte, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva.

Precedentes. 2.

Nessa perspectiva, admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92. 3.

Na espécie, a autarquia, após citada para integrar a relação processual, apresentou contestação, suscitando a sua ilegitimidade passiva ad causam, requerendo intervenção no feito na qualidade de assistente especial e aderindo à tese defendida pela autora.

Posteriormente, insurgiu-se contra a transação extrajudicial celebrada entre as sociedades empresárias (autora e segunda ré), opondo-se à extinção da ação de nulidade de registro, ao argumento da existência de dano ao interesse público. 4.

Nesse quadro, configurou-se o deslocamento do INPI da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda ? o que pode ser traduzido como um litisconsórcio ativo ulterior ?, ressoando inequívoco que a transação extrajudicial, celebrada entre a autora originária e a segunda ré, não tem o condão de ensejar a extinção do processo em que remanesce parte legitimamente interessada no reconhecimento da nulidade do registro da marca. 5.

Nada obstante, cumpre ressalvar o direito da autora originária ? que, por óbvio, não pode ser obrigada a permanecer em juízo ? de pleitear desistência na instância de primeiro grau, em consonância com o acordo que não produz efeitos em relação ao INPI. 6.

Recurso especial não provido. (REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021.) No caso, a autora declina fatos jurídicos diretamente imputáveis ao INPI - notadamente, negligência no exame de oposição e pedido administrativo de nulidade - e também formula pedido de condenação solidária das rés ao pagamento de danos morais.

Assim, não há como lhe reconhecer a posição de "litisconsorte necessário especial", mas somente de litisconsorte passiva necessária ou corré.

II.b Tutela provisória de urgência O cerne do objeto litigioso diz respeito a validade de registro de marca conferido à ré JACARE AUTO PECAS LTDA diante de afirmação de violação de direito de preferência (Lei n. 9.279/96, art. 129, § 1º).

O deferimento da tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3.º do CPC).

Passo à análise da probabilidade do direito.

Por regra, o registro de marca é concedido àquele que primeiro depositar o pedido correlato.

Todavia, a Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) assegura direito de precedência de registro de marca ao usuário anterior, caso utilize marca que já seja objeto de pedido de registro: CAPÍTULO IV DOS DIREITOS SOBRE A MARCA Seção I Aquisição Art. 129.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Assim, o usuário anterior poderá optar por realizar pedido próprio de registro, o qual terá prioridade de análise em relação a depósitos antecedentes relativos a mesma marca.

Tal direito pode ser exercido em sede de oposição administrativa (Lei n. 9.279/96, art. 158), de pedido administrativo de nulidade de registro (arts. 168-172) ou mediante ação anulatória (arts. 173-175).

Não há que se falar em impossibilidade de suscitação de precedência pelo usuário anterior após a concessão do registro, tal qual defendido pelo INPI em contestação, porquanto a inobservância desse direito constitui causa de nulidade do registro de marca.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ admite a que o direito de preferência componha a causa de pedir de ação anulatória de registro: RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO.

MARCA.

DIREITO DE PRECEDÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

NÃO INDICAÇÃO.

SÚMULA 284/STF.

HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ. 1- Ação distribuída em 8/8/2011.

Recurso especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida. 3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, a irresignação não pode ser conhecida. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996). 7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro. 8- Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório - concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.464.975/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.) No caso, como visto, além de apresentar oposição lastreada em violação de seu direito de precedência (ID n. 678477989, p. 5-18), após a concessão do registro em 30/01/2018, a autora realizou pedido de nulidade administrativa, em 26/03/2018 (ID n. 678477989, p. 35-46; n. 678477990, p. 1-22) e ajuizou esta ação anulatória em 07/06/2021.

Nada impede, portanto, que suscite violação a direito de precedência como causa de pedir da presente demanda.

Pelo mesmo motivo, não é relevante afirmar, como defende o INPI, que o direito de precedência apenas tem por consequência a inversão de ordem dos pedidos e não a nulidade da concessão do registro.

Como o direito de precedência pode ser alegado após o registro, o seu reconhecimento em ação judicial acarreta a ineficácia do registro já concedido e a anulação após a conclusão do procedimento administrativo.

Ainda, não está caracterizada a má-fé da parte autora na invocação de seu direito de precedência.

O indeferimento de pedido de registro anterior realizado pelo autor, por conta da existência de registro de marca semelhante - denominada “JACARÉ”, de nº 812744047 -, apenas reforça a presunção de boa-fé na alegação de precedência, uma vez que: a) o pedido anterior teve seu mérito analisado, de modo que não ocorreu expiração de prazo de registro, caducidade, renúncia ou arquivamento por inobservância de requisitos formais pelo autor; b) embora as marcas depositadas pelo autor e pela ré sejam virtualmente idênticas, porquanto ambas são mistas, possuem o elemento nominativo "JACARÉ AUTOPEÇAS" associado à ilustração de um jacaré, e digam respeito ao mesmo ramo de atividade econômica (essencialmente, ao comércio de peças de veículos automotores - NCL 35), o INPI apenas identificou anterioridade em relação a parte autora, sem observar o critério de especialidade da marca, uma vez que o registro que gerou a anterioridade (“JACARÉ”, de n. 812744047) diz respeito a classe diversa de produto ("Partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos..." - Classe Nacional n. 760 - ID n. 567351922), além de ser exclusivamente nominativa; c) o próprio INPI admitiu em contestação que o indeferimento do pedido de registro da parte autora decorreu de regulamentação anterior, em que a anterioridade de marca era acusada independentemente da classe a que se referia o pedido.

Assim, está demonstrado que o INPI adotou critérios diversos de decisão em relação a pedidos essencialmente equivalentes.

Diante disso, não há que se falar em má-fé da autora em alegar seu direito de precedência.

Quanto à própria caracterização do uso anterior pela autora, de modo a certificar seu direito de precedência, observo que a inicial está acompanhada de prova documental suficiente.

Constam dos autos registro de domínio na internet (jacareautopeças.com.br) com data de criação em 21/02/2007 (ID n. 567743351), arquivo do sítio eletrônico de maio de 2008 (ID n. 567743353), além de diversas peças publicitárias datadas entre os anos de 2012 e 2018.

De outro lado, a requerida JACARE AUTO PECAS LTDA não apresentou nenhuma prova de utilização prévia da marca.

Por fim, é oportuno versar sobre questão relevante não trazida aos autos pelas partes.

Embora a denominação da requerida contenha o elemento nominativo da marca "JACARE AUTO PEÇAS" e o art. 124, V da Lei de Propriedade Industrial impeça, por regra, o registro de marca que colida com nome empresarial, a interpretação conferida pelo STJ ao referido dispositivo é restritiva.

Em caso de conflito entre marca e nome empresarial, é preciso verificar a possibilidade de convivência entre ambos, considerando-se que, além da anterioridade: a) em princípio, o nome empresarial é protegido apenas no território da Junta Comercial na qual foi registrado (critério territorial); b) por regra, a proteção da marca, salvo quando declarada de "alto renome", está diretamente vinculada ao ramo de atividade referente ao produto ou serviço identificado (critério da especialidade).

Logo, se as sociedades empresárias estão registradas em Estados-membros diversos ou não desenvolvem suas atividades empresariais no mesmo ramo, não é aplicável a vedação legal ao registro da marca que inclua elementos de nome empresarial.

Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ".

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO.

COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA. (...) 2.

A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129. 3.

Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016). 4.

A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. 5.

Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem.

Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil). 6.

Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96). 7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 8.

Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 9.

No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação. 10.

Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 11.

Recurso especial não provido. (REsp n. 1.494.306/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/12/2019.) PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

RECURSO ESPECIAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.

NÃO OCORRÊNCIA.

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS.

CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA.

INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.

ART. 124, V, DA LEI 9.279/96.

DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO.

POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL.

CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

COTEJO ANALÍTICO.

NÃO REALIZADO.

SIMILITUDE FÁTICA.

AUSÊNCIA. 1- Ação distribuída em 31/7/2012.

Recurso especial interposto em 26/9/2013 e atribuído à Relatora em 21/3/2017. 2- O propósito recursal é definir se os registros da marca FRANZ ALIMENTOS devem ou não ser anulados em virtude do nome empresarial anterior "CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME" e em razão do direito de precedência ao registro alegado pela recorrente. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC/73. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade.

Precedentes. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma. 7- Hipótese em que os elementos apurados pelos juízos de origem conduzem à inexistência de má-fé, aproveitamento parasitário e deslealdade concorrencial, assim como de risco de confusão ou associação dos consumidores, impondo a manutenção do acórdão recorrido por fundamento diverso. 8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, não sendo suficiente a mera transcrição da ementa e de trechos sem que haja a indicação precisa da divergência. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp n. 1.673.450/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017.) No caso, a sociedade autora está registrada no Estado do Pará (ID n. 567695852), enquanto que os atos constitutivos da ré foram registrados na Junta Comercial do Estado de Roraima (ID n. 674269537).

Ademais, não há qualquer elemento indicativo de que desenvolvam as suas atividades nos mesmos territórios; a autora é conhecida empresa do comércio de peças automotivas na capital paraense enquanto que não consta dos autos alegação de que a requerida exerce suas atividades fora do Estado de Roraima.

Assim, há possibilidade de convivência entre marca e nome empresarial.

Por tais razões, considero que está demonstrada a probabilidade do direito.

Em relação ao perigo da demora, considero que está devidamente caracterizado, uma vez que a concessão de registro de marca tem por consequência a possibilidade de exigir a abstenção de seu uso em todo o território nacional (LPI, art. 129) ou então de licenciar a sua utilização por terceiros.

Ademais a autora comprova o investimento que realiza com a publicidade da marca, mediante campanhas publicitárias, e a sua utilização contemporânea.

III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos da concessão do Certificado de Registro n. 907.346.553, com a consequente publicação na Revista da Propriedade Industrial b) intimem-se as partes para que digam, no prazo de 15 (quinze) dias, se têm interesse na produção de provas além daquelas acostadas aos autos, esclarecendo sua pertinência e utilidade ao deslinde da controvérsia, devendo confirmar eventuais requerimentos probatórios específicos já formulados, sob pena de se configurar desistência tácita; c) caso ocorra pedido de dilação probatória, conclusos para decisão; d) por fim, requerido julgamento antecipado da lide, conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Mariana Garcia Cunha Juíza Federal Substituta