TRF2 - 5011360-72.2025.4.02.0000

Agravo de Instrumento Nº 5011360-72.2025.4.02.0000/RJ AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROSADVOGADO(A): GUSTAVO HENRIQUE EIRADO DE ESCOBAR (OAB PE020724)AGRAVADO: EXCELSIOR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDAADVOGADO(A): EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB SP253847)ADVOGADO(A): FILIPE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (OAB SP389176) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS com o objetivo de rever decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro  nos autos do processo 5061231-31.2024.4.02.5101/RJ, evento 28, DESPADEC1, que i) rejeitou a preliminar de coisa julgada suscitada pela agravante; ii) omitiu-se quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da agravante, com base no valor da causa, em razão da extinção da ação principal e iii) indeferiu o pedido de tutela provisória pleiteada na reconvenção, para que seja determinada a suspensão, dos efeitos dos registros nºs 816086362 e nº 913875635 de titularidade da agravada, até o julgamento final da demanda principal.

O agravante sustentou, em síntese, o seguinte: O agravo é cabível porque a decisão impugnada extinguiu parcialmente o processo (somente a ação principal), hipótese em que o art. 354, parágrafo único, do CPC expressamente determina a impugnabilidade por agravo de instrumento.

Tal cabimento se coaduna com o art. 1.015, XIII, do CPC (“outros casos expressamente referidos em lei”), que justamente abarca as hipóteses previstas em normas processuais específicas, como o próprio art. 354;O recurso também é cabível quanto ao capítulo que versa sobre tutela provisória, pois o art. 1.015, I, do CPC inclui expressamente decisões interlocutórias que tratam sobre tutelas provisórias — aqui, houve indeferimento do pedido formulado na reconvenção;No caso, tal urgência se verifica não apenas em relação à rejeição da preliminar de coisa julgada e à omissão sobre a fixação de honorários sucumbenciais no capítulo extintivo, mas também porque as mesmas matérias são determinantes para o julgamento da reconvenção, na qual a agravante reproduziu e desenvolveu esses fundamentos.

A manutenção da decisão agravada, portanto, poderá comprometer de forma direta a correta apreciação do mérito reconvencional;A agravante detém legitimidade e inequívoco interesse recursal porque: I) a decisão agravada desconsidera a autoridade da coisa julgada material (arts. 502, 505 e 508 do CPC), ao admitir a marcha de pretensão incompatível com o comando definitivo — transitado em julgado em 2015 — que impôs à agravada a abstenção de usar a marca “EXCELSIOR”; II) mantém os efeitos dos registros da agravada, que bloqueiam indevidamente os pedidos marcários da agravante e produzem efeitos lesivos imediatos; III) deixou de fixar honorários sucumbenciais correlatos à extinção da ação principal, embora presentes os requisitos do art. 85, §2º, do CPC;A agravante foi constituída em 1943 na Junta Comercial de São Paulo e, desde então, atua de forma contínua, íntegra e idônea no mercado segurador. Desde sua constituição, adotou o termo “EXCELSIOR” para identificar sua razão social e os serviços prestados, mantendo uso ininterrupto ao longo de mais de oito décadas, o que consolidou o sinal como referência na identificação de serviços de seguro;A presente demanda foi ajuizada pela Excelsior Administradora e Corretora de Seguros Ltda., ora agravada, com o objetivo de rediscutir o direito ao uso da marca "EXCELSIOR", direito este que já foi judicialmente negado à autora/agravada em ação anterior.

Tal direito foi decidido de forma definitiva por meio de sentença transitada em julgado no processo nº 0067009-05.2002.8.26.0100, que tramitou perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo determinado expressamente que a parte adversa se abstivesse do uso da marca “EXCELSIOR”;A agravada buscou, por diversos meios, reverter a sentença que lhe foi desfavorável, apresentando recursos como a Apelação perante o TJSP, Recurso Especial ao STJ, e Recurso Extraordinário ao STF, além de ajuizar uma Ação Rescisória (protocolada em junho de 2016, sob o nº 2129415-46.2016.8.26.0000).

No entanto, todos os recursos foram julgados improcedentes. A sentença que, como dito acima, permaneceu inalterada, transitou em julgado em 01/12/2015, conforme admitido na própria inicial da parte adversa;Passados quase dez anos do trânsito em julgado dessa decisão, a agravada intenta reverter a situação por meio do presente processo, buscando indevidamente o direito de uso da marca, violando a coisa julgada.

Vale acrescentar que a agravante requereu ao INPI o registro da marca nº 910482934, “EXCELSIOR SEGUROS DESDE 1943”, utilizada de forma contínua e legítima no setor de seguros, mas teve o pedido e os recursos administrativos indeferidos, apesar da prova de uso anterior e notório.

Diante da ausência de fundamentação legal para tal indeferimento, pleiteia na reconvenção a nulidade da decisão administrativa e o reconhecimento de seu direito ao registro;A agravante também requereu ao INPI a caducidade da marca nº 816086362, da agravada, por ausência de uso há mais de cinco anos (art. 143 da LPI), pedido protocolado em 10 de abril de 2024 e ainda pendente de decisão.

Houve solicitação anterior de caducidade, indeferida administrativamente, cuja nulidade é igualmente pleiteada na reconvenção.

A manutenção do registro pela agravada, sem uso efetivo e em afronta a decisão judicial que já lhe proíbe o uso do termo “EXCELSIOR”, é incompatível com a ordem jurídica, impondo-se a declaração de caducidade e a proteção exclusiva em favor da agravante;Em síntese, é pleiteado na reconvenção: (i) a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca nº 910482934 (“EXCELSIOR SEGUROS DESDE 1943”) e a consequente concessão do registro à agravante; (ii) a caducidade da marca nº 816086362 da agravada, seja pela anulação do indeferimento do pedido anterior ou, alternativamente, pelo provimento do pedido de 10/04/2024, em que houve confissão de desuso; e (iii) a nulidade do registro da marca mista nº 913875635 da agravada;A decisão deve ser parcialmente reformada, notadamente quanto à rejeição da coisa julgada e ao indeferimento da tutela de urgência — sendo este último ponto especialmente relevante diante do grave risco de dano à agravante —, bem como quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais pela extinção da ação principal;A decisão agravada desconsidera que a determinação de abstenção do uso da marca “EXCELSIOR” pela agravada já foi objeto de pronunciamento judicial definitivo, coberto pela autoridade da coisa julgada (arts. 502 e 508 do CPC), não sendo mais possível rediscutir a matéria, seja sob o prisma da competência, seja quanto ao mérito, sob pena de frontal violação ao comando judicial transitado em julgado;Quanto à alegada competência exclusiva da Justiça Federal para determinar a abstenção de uso da marca, cumpre destacar que tal questão não foi suscitada pela parte adversa no curso da ação que tramitou no TJSP e, de todo modo, a jurisprudência pacífica do STJ é firme no sentido de que eventual incompetência absoluta é convalidada com o trânsito em julgado, não podendo ser posteriormente invocada para afastar os efeitos da decisão definitiva;Carece de qualquer fundamento a alegação constante da decisão agravada de que a suposta incompetência teria relevância no presente processo, pois a competência foi definitivamente convalidada com o trânsito em julgado da ação anterior, impondo-se o integral respeito à decisão que determinou a abstenção de uso da marca pela agravada;Os recursos interpostos pela parte adversa foram devidamente apreciados tanto pelo STJ quanto pelo STF, tribunais com competência para julgar questões relacionadas à Justiça Federal.

Ambos os tribunais mantiveram as decisões anteriores, o que chancela definitivamente o entendimento proferido e afasta qualquer margem para rediscutir a competência do juízo;Eventual discussão sobre competência da Justiça Federal está superada pela coisa julgada formada no processo anterior, que determinou, de forma definitiva, a abstenção do uso da marca “EXCELSIOR” pela agravada, não restando qualquer razão para não ser reconhecida a preliminar apresentada pela agravante;Em relação às considerações tecidas na decisão acerca das diferenças entre marca e nome empresarial, cumpre destacar que tais fundamentos igualmente não se prestam a afastar a coisa julgada, pois dizem respeito ao mérito da ação anterior, já definitivamente apreciado;O acolhimento da preliminar de coisa julgada é essencial para impedir que sejam suscitadas quaisquer questões já definitivamente resolvidas no processo anterior, garantindo-se a estabilidade das relações jurídicas e a autoridade das decisões judiciais.

Cumpre salientar que a própria parte adversa admite não utilizar a marca desde 2015, de modo que não há justificativa para perpetuar indefinidamente a controvérsia acerca de seu uso pelas partes, sobretudo diante da proibição judicial já imposta e transitada em julgado;A decisão agravada, ao extinguir a ação principal sem resolução do mérito em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo INPI, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da agravante, limitando-se a determinar o prosseguimento do feito quanto à reconvenção. Tal omissão contraria frontalmente o disposto no art. 85, caput e §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil, que impõe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo, ainda que sem resolução do mérito;Na reconvenção, a agravante requereu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos registros das marcas da agravada (nº 816086362 e 913875635) agravada, até o julgamento final da demanda, contudo, a decisão agravada indeferiu o pedido sob o argumento de que os registros da agravada gozam de presunção de validade enquanto vigentes, limitando-se a essa afirmação e deixando de enfrentar os fundamentos expostos na reconvenção que demonstram, de forma clara, o risco de dano grave e irreversível à agravante caso a medida não seja concedida;Ao não analisar tais argumentos, a decisão incorre em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, que impõe ao magistrado o dever de apreciar todas as alegações relevantes das partes, especialmente aquelas que evidenciam a necessidade de suspender, ainda que apenas entre as partes, os efeitos dos registros da agravada, a fim de prevenir prejuízos irreparáveis;A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está amplamente demonstrada.

A documentação juntada à contestação/reconvenção comprova que a agravante detém direito de precedência ao uso da marca “EXCELSIOR” desde 1943, com utilização contínua e legítima no mercado segurador;O perigo da demora (periculum in mora) é evidente, pois a manutenção da validade dos registros da agravada gera prejuízos diretos e imediatos à agravante.

Tal situação inviabiliza o regular prosseguimento de seus pedidos de registro, a exemplo do processo nº 916403220, cuja análise foi indeferida justamente em razão dos registros da agravada.

Atualmente, o recurso administrativo interposto pela agravante encontra-se sobrestado, o que demonstra o impacto negativo concreto e atual dos registros da agravada.

Requer, por derradeiro, diante da relevância dos fundamentos expostos e da invocada urgência, que seja concedida inaudita altera parte a tutela recursal provisória e de urgênica, ora pleiteada, para efeito de suspender, de imediato e ao menos entre as partes, os efeitos dos registros nº 816086362 e 913875635 da agravada.

Tal providência é imprescindível para prevenir a consolidação de danos irreversíveis à agravante, assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final e resguardar a distintividade e a função social da marca “EXCELSIOR” no mercado.

Feito este breve relato, passa-se a decidir.

O presente recurso encontra respaldo no inciso I do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o qual prevê o cabimento do agravo de instrumento nos seguintes casos, in verbis: Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Sendo assim, conheço do agravo de instrumento porque presentes seus pressupostos.

Registro que os demais fundamentos - não condenação em honorários e não conhecimento da preliminar de coisa julgada - estão interligados com o merito da pretensão recursal quanto ao pedido de liminar, cujo o entendimento, no 1o grau, foi pelo indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, conclusão que, por ora, mantem-se neste sede recursal e, nesse passo, as mencionadas questões, em decorrência, igualmente serão analisadas.

A agravante se insurge quanto ao teor da decisão de processo 5061231-31.2024.4.02.5101/RJ, evento 28, DESPADEC1: Sobre a preliminar de coisa julgada arguída pela empresa ré: A autora é a legítima titular da marca "EXCELSIOR", conforme Certificado de Registro expedido pelo INPI, sendo que apenas a Justiça Federal possui competência para determinar a abstenção de uso da mesma pela autora, em eventual processo de nulidade ou de caducidade.

Saliente-se que o registro de marca perante o INPI prevalece sobre o nome empresarial registrado em Junta Comercial, para fins de proteção de propriedade industrial.

Cumpre esclarecer, ainda, que o direito sobre a propriedade de MARCA não é extensão de direito sobre o NOME EMPRESARIAL.

O detentor do registro perante a Junta Comercial não possui direito absoluto sobre à propriedade da marca, pois, caso contrário, o registro perante o INPI não teria valor algum, ficando esvaziado de qualquer função.

Não se confunde marca e nome empresarial.

Marca identifica produtos, mercadorias e serviços, sendo o registro feito pelo INPI, ao passo que Nome empresarial identifica a empresa, dando-se seu registro na Junta Comercial.

Neste sentido cfito jurisprudência do TRF2 (processo nº 5106225-23.2019.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, Rel. do Acordao - MACARIO RAMOS JUDICE NETO, julgado em 19/03/2025).

A proteção ao uso da marca e ao nome empresarial é garantida pela CRFB/88, no art. 5º, inciso XXIX: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; A proteção se dá para salvaguardá-los do proveito econômico parasitário, bem como para evitar a possibilidade de confusão entre os consumidores, em razão de associação indevida.

Portanto, deve ser refutada a preliminar de coisa julgada. ...   No mais, destaque-se que no presente caso  NÃO há pedido de revisão de nenhum ato administrativo praticado pelo INPI, nem sequer é formulado pela autora qualquer pleito em face da autarquia.

Tanto é assim que o INPI não teceu qualquer comentário em sede de mérito, eis que a questão colocada diz respéito, tão somente, aos interesses  particulares das empresas envolvidas.  Deve ser reconhecida, portanto, a ilegitimidade passiva do INPI em relação à pretensão principal deduzida e, por consequência, a incompetência deste Juízo Federal para sua análise e julgamento, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o pedido autoral, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.  Por oportuno, descabe a remessa dos autos à Justiça Estadual, uma vez que há pertinência subjetiva do INPI em relação à reconvenção apresentada pelo réu, a qual, portanto, deve ser analisada por este Juízo Federal.   Ainda no ponto, conforme expressamente previsto no artigo 343, § 2º, do CPC, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

Sobre a reconvenção: Pugna a ré pela concessão de tutela antecipada  para suspender os efeitos dos registros das marcas da AUTORA/RECONVINDA (nº 816086362 e 913875635). "diante da clara probabilidade do direito da RÉ/RECONVINTE e do risco iminente de dano irreparável, tendo em vista os pedidos de registro da RÉ/RECONVINTE, que foram indeferidos com fundamento na marca da AUTORA e estão pendentes de análise de recurso administrativo no INPI".

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerida pela empresa reconvinte, eis que o pleito ainda carece de fundamentos, diante  da presunção de validade dos registros das marcas da empresa autora pelo INPI.

Consoante o disposto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, o relator poderá conceder a antecipação da tutela pretendida ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange ao pedido de tutela recursal de urgência, a fim de que o INPI suspenda os efeitos dos registros nºs 816086362 e 913875635, de titularidade da agravada, entendo não estarem presentes os requisitos para o seu deferimento, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Conforme se depreende dos autos, a agravante vem, há considerável lapso temporal, buscando a anulação dos registros da agravada, sempre sem sucesso.

Prova disso é que formulou, em duas oportunidades distintas — a primeira em 13/10/1999 e a segunda em 19/12/2018 — pedidos de caducidade do registro nº 816.086.362, referente à marca nominativa “EXCELSIOR”, ambos indeferidos pelo INPI, mantendo-se hígida o direito marcário da agravada EXCELSIOR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Verifica-se, ainda, que a agravante deixou transcorrer o prazo previsto no artigo 174 da LPI para questionar a nulidade do registro, concedido em 08/12/1992, restando-lhe apenas a via da caducidade, na qual, até o presente momento, não logrou êxito, repita-se.

Destaca-se, também, que a agravante, igualmente, apresentou oposição e pedido de nulidade administrativa (PAN) em face do registro nº 913.875.635, de natureza mista, os quais também foram rejeitados pelo INPI.

Outrossim, como bem pontuou o Juízo de origem, o pleito carece de fundamentação suficiente, diante da presunção de validade dos registros de marca conferida pelo INPI que em diversas oportunidades indeferiu todas as opções, pelo menos por ora, ajuizadas pela agravante contra os registros da agravada.

Ademais, cumpre destacar que a agravante já tentou, ao menos, por quatro vezes, registrar sua marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio dos pedidos de registros nºs 821553054, 821553046,  910482934 e 916403220.

Contudo, ambos foram indeferidos pelo referido Órgão em razão do registro nº 816086362, de titularidade da agravante.

Assim, sobressai que não há, a favor da agravante, situação que lhe socorra para o reconhecimento antecipado do seu direito - não evidente e, tampouco, provável - o qual pretende seja protegido por medida liminar antecipatória dos efeitos de uma sentença de procedência, em perspectiva, que ao final se busca.

Veja-se: a agravante pretende, por via de uma decisão liminar e provisória, constituir direito marcário em seu favor em detrimento de direito marcário de terceiro.

A evidência necessária, neste caso, toca o limite da comprovação da nulidade/caducidade, absolutamente indispensável para que se possa macular os efeitos das marcas titularizadas pela agravada.

Dessa forma, considero necessário haver um exame mais detalhado da questão em tela e a devida instrução probatória, para esclarecimentos quanto aos fatos noticiados, em razão da alta profundiade e extensão dos efeitos do que se pretende, devendo ser valorado o ato administrativo do INPI que conferiu a concessão e titularidade das marcas em favor da agravada.

Pontua-se que o ato administrativo do INPI detém presunção de legalidade e legitimidade e foi realizado por autoridade dotada de competência técnica para o exame do caso em questão.

Desse modo, entendo que não é adequada a suspensão da decisão agravada, devendo ser mantida na integralidade os registros nº 816086362 e 913875635, para a marca nominativa e mista EXCELSIOR, de titularidade da agravada.

Desse modo, resta afastada a questão afeta à coisa julgada material em razão de decisão transitada em julgado na justiça estaudal do Estado de São Paulo, com bem ponderou a decisão agravada, cujos fundamentos se adotam, nesta oportunidade, além daqueles outros já exarados em decisão constante do evento evento 2, DESPADEC1 nos autos do Agravo de Instrumento no 5011350-28.2025.4.02.0000: Sobre a preliminar de coisa julgada arguída pela empresa ré: A autora é a legítima titular da marca "EXCELSIOR", conforme Certificado de Registro expedido pelo INPI, sendo que apenas a Justiça Federal possui competência para determinar a abstenção de uso da mesma pela autora, em eventual processo de nulidade ou de caducidade.  Saliente-se que o registro de marca perante o INPI prevalece sobre o nome empresarial registrado em Junta Comercial, para fins de proteção de propriedade industrial.  Cumpre esclarecer, ainda, que o direito sobre a propriedade de MARCA não é extensão de direito sobre o NOME EMPRESARIAL.

O detentor do registro perante a Junta Comercial não possui direito absoluto sobre à propriedade da marca, pois, caso contrário, o registro perante o INPI não teria valor algum, ficando esvaziado de qualquer função.

Não se confunde marca e nome empresarial.

Marca identifica produtos, mercadorias e serviços, sendo o registro feito pelo INPI, ao passo que Nome empresarial identifica a empresa, dando-se seu registro na Junta Comercial.

Neste sentido cfito jurisprudência do TRF2 (processo nº 5106225-23.2019.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, Rel. do Acordao - MACARIO RAMOS JUDICE NETO, julgado em 19/03/2025).

A proteção ao uso da marca e ao nome empresarial é garantida pela CRFB/88, no art. 5º, inciso XXIX: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; A proteção se dá para salvaguardá-los do proveito econômico parasitário, bem como para evitar a possibilidade de confusão entre os consumidores, em razão de associação indevida.

Portanto, deve ser refutada a preliminar de coisa julgada.   Em relação aos honorários de sucumbência pretendidos a questão refoge ao âmbito da tutela provisória recursal e será analisada amiúde, por ocasião do julgamento definitivo.

Portanto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspensão dos efeitos das marcas EXCELSIOR, ante a ausência dos pressupostos para a sua concessão da tutela provisória.

Intimem-se a referida agravada e o INPI, no prazo legal.

Posteriormente, os autos seguirão ao Ministério Público Federal para manifestação.

Após, retornem conclusos para julgamento.    

Processo 5011360-72.2025.4.02.0000 distribuido para GABINETE 01 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA na data de 14/08/2025.