TRF2 - 5012461-47.2025.4.02.0000

Agravo de Instrumento Nº 5012461-47.2025.4.02.0000/RJ AGRAVANTE: ROBERT BOSCH GMBHADVOGADO(A): JOSE CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR (OAB SP211237) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERT BOSCH GMBH, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão que acolheu os embargos de declaração da empresa ré, proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal/RJ, nos autos do processo nº 5133363-91.2021.4.02.5101 (processo 5133363-91.2021.4.02.5101/RJ, evento 61, DESPADEC1), para rever a suspensão anteriormente deferida, revogando-a e determinando o prosseguimento do feito, por entender que a existência de procedimento administrativo de caducidade das marcas apontadas como impeditivas à requerida pela autora/agravante não tem o condão de interferir no julgamento da ação de nulidade do ato administrativo definitivo que indeferiu o pedido de registro da autora da marca "eXtra", na classe 35 - nº 916.617.530 A decisão agravada encontra-se nos seguintes termos: "A par das demais alegações apresentadas, o feito deve, de fato, ter prosseguimento regular, sendo certo que a suspensão ora combatida não se enquadra estritamente em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 313 do CPC.

Por oportuno, conquanto não se vislumbre qualquer prejuízo à parte ré com a suspensão do feito, não havendo concordância, descabe a suspensão com base no artigo 313, II, do CPC.

No mais, quanto à aplicação do inciso V, "a", do referido dispositivo legal, trata-se de hipótese restrita à existência de outros processos/'causas' que apresentem relação de prejudicialidade, o que não se identifica.

No ponto, a relação de prejudicialidade é estabelecida a partir da dependência que uma causa, externa e subordinante, é capaz de propiciar sobre uma outra, subordinada, que poderá implicar a necessidade de sua suspensão, ainda que por determinado período, a fim de que aquela outra avance e a questão subordinante possa em tese ser decidida, de modo a influenciar a forma pela qual a questão subordinada deverá ser decidida (STJ; REsp 2182031/RJ; Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; 06/05/2025; g/n).

Se não bastasse, "a existência de prejudicialidade externa de outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do processo" (STJ; AgInt no AREsp n. 984.373/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA; 26/2/2024).

Por fim, eventual caducidade das anterioridades apontadas, a depender do resultado do julgamento desta demanda, poderá eventualmente resultar no surgimento de nova causa de pedir, não havendo, portanto, razão para que seja aguardada a respectiva definição administrativa da questão.  Nesse sentido, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS, para revogar a suspensão determinada no evento 40.  Preclusa, venham conclusos para sentença."   Alega a agravante, em síntese, o seguinte: 1.

Deve ser admitido o recurso, com base na taxatividade mitigada, eis que há pedidos de caducidade já declarados de algumas anterioridades impeditivas, devendo a  questão ser apreciada antes da apelação, sob pena de inutilidade da sua apreciação posterior.  2.

A demanda de origem funda-se na anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca “eXTRA” na forma mista na classe 35 sob nº 916.617.530 com alegação de ser conflitante com os registros das marcas “MINI MERCADO EXTRA” na classe 35 sob nºs 904.405.141, 904.405.087 e 904.254.178; marca MERCADO EXTRA” na classe 35 sob nºs 916.173.763 e 916.173.666; marca “CLUBE EXTRA” na classe 35 sob nº 907.337.791, todos em nome da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. 3.

A agravante ingressou com os devidos pedidos de caducidade contra estes registros impeditivos, por sequer estarem em uso no mercado nacional, conforme obriga a Lei 9.279/96. 4.

Num primeiro momento, o magistrado, atendendo a pedido de prejudicialidade externa, deferiu a suspensão do feito, posto que alguns registros impeditivos já haviam sido declarados caducos, não poderia prosseguir na instrução processual e prolatar sentença, se todos os citados registros fossem extintos, razão pela qual perderia o objeto a presente demanda. 5.

A terceira interessada interpôs embargos declaratórios, que foram acolhidos pelo magistrado, resultando na presente decisão agravada. 6.

Preliminarmente, a decisão agravada deveria ser anulada por ausência de interesse, já que a decisão anterior, que havia determinando a suspensão do feito, não afetaria o seu interesse jurídico e o nexo de interdependência. 7.

A empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO foi arrolada nos presentes autos na figura de terceira interessada, unicamente pelo fato de que os registros apontados pela requerida são de sua propriedade industrial. 8.  No mais, o motivo do pedido de suspensão, por prejudicialidade externa foi pelo fato de que a agravante requereu os pedidos de caducidade destes registros citados pelo INPI, sendo que alguns deles já foram decididos. 9.

Nos registros nºs 904.405.087, 904.405.141 e 904.254.178 houve o deferimento parcial, sendo que os serviços que restaram não se apresentam como colidentes com o serviço contido no registro da marca “eXtra” na classe 35 da agravante e o magistrado não vai ter esta informação, para subsidiar seu convencimento para proferir a sentença. 10.

O pedido de caducidade dos demais registro impeditivos ainda não foram apreciados e, sendo estes considerados caducos ou extintos, isto irá interferir na sentença, uma vez que não existindo mais qualquer dos registros apontados pela requerida, sua manutenção do indeferimento cai por terra e o registro tem que ser concedido para o agravante. 11.

Estamos exatamente enquadrados no espírito do artigo 313 inciso V, “a” do CPC, posto que a sentença a ser proferida depende do julgamento de todas as caducidades em andamento, cujas decisões influenciarão o resultado da causa e não precisaríamos examinar o mérito. 12.

Essa suspensão visa garantir a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias entre os processos, não sendo automática, mas dependendo da análise do juiz sobre a interdependência jurídica necessária para a solução da questão. 13.

A suspensão tem um prazo máximo de um ano, após o qual o processo deve prosseguir, mesmo que a questão prejudicial não tenha sido totalmente resolvida.

E ainda evita a resolução da questão que o afeta. 14.  Quanto ao segundo “periculum in mora”, este manifestamente afeta a agravante ante a manutenção da decisão agravada, que se for proferida a sentença, em nada mais adiantará as declarações de caducidade em andamento e também evitamos que o mérito seja enfrentado, podendo sepultar o processo neste estágio de instrução processual.

Por fim, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de suspender a decisão agravada.

Relatado.

Decido.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é cabível quando reunidos dois requisitos: probabilidade de existência do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O pedido de registro da marca mista "eXtra" () da agravante nº 916.617.530 foi indeferido pelo INPI, em razão dos seguintes registros anteriores: processo 904.405.141 ("MINI MERCADO EXTRA"), processo 904.405.087 ("MINI MERCADO EXTRA"), processo 916.173.763 ("MERCADO EXTRA"), processo 907.337.791 ("CLUBE EXTRA"), processo 904.254.178 ("MINI MERCADO EXTRA") e processo 916.173.666 ("MERCADO EXTRA").

Em primeiro lugar, a agravante defendeu a ausência de interesse por parte da embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, titular dos registros impeditivos, já que, sendo terceira interessada, em nada lhe afetaria a suspensão do feito.

Desde logo é bom deixar estabelecido que a titular das anterioridades impeditivas não deve ser considerada como terceira interessada, mas como corré, em razão do litisconsórcio passivo necessário com o INPI.

Há diversos precedentes desta E.

Segunda Turma Especializada nesse sentido: AC - APELAÇÃO CÍVEL 0803236-06.2010.4.02.5101, MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, TRF2; AC - APELAÇÃO CÍVEL 5022312-46.2019.4.02.5101, FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, TRF2.

Inclusive, em que pese a autora/agravante tenha indicado na inicial que a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO deveria figurar como terceira interessada, o juízo a quo bem determinou a citação desta ré.

Portanto, sendo a embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO titular dos registros impeditivos, litisconsorte passiva necessária, é evidente seu interesse na lide, o que inclui a legitimidade para a interposição dos embargos de declaração que foram acolhidos para afastar a suspensão do feito.

Quanto ao mérito do recurso, a agravante alega que a existência de procedimento administrativo de caducidade instaurado em face das anterioridades que obstaculizaram o seu pedido de marca seria prejudicial ao exame do mérito da ação de nulidade, pelo que a ação de origem deveria ficar suspensa por um ano até o deslinde de todos os procedimentos de caducidade.

Citou que, inclusive, alguns desses procedimentos de caducidade já teriam sido providos em parte, e que, em função disso, estaria eliminada a colidência com as especificações do seu pedido de registro indeferido.

Todavia, eventual reconhecimento da caducidade dos registros impeditivos não teria o condão de interferir na ação de nulidade, uma vez que a caducidade opera efeitos prospectivos apenas, devendo, assim, ser analisado o ato administrativo objeto da lide tal como originalmente deliberado pela autarquia.

Nesse sentido, cito precedente do STJ: DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.

JULGAMENTO DEFINITIVO, PELO PRESIDENTE DO INPI, DE RECURSO QUE INDEFERE O REGISTRO DE MARCA, AO FUNDAMENTO DE HAVER MARCA REGISTRADA, HÁBIL A OCASIONAR CONFUSÃO.

EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.

ANULAÇÃO DA DECISÃO, TENDO EM VISTA O ACOLHIMENTO DE SUPERVENIENTE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO REGISTRO DA MARCA.

DESCABIMENTO.

TESE RECURSAL QUE NÃO TEM SUBSTRATO NO QUE FOI DECIDIDO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, A IMPOSSIBILITAR O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.1.

Com o julgamento, pela Segunda Seção, dos EREsp 964.780, relatados pela Ministra Nancy Andrighi, ficou pacificado que a declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), em vez de efeitos retroativos (ex tunc).2.

Por expressa disposição do artigo 212, § 3º, da Lei da Propriedade Industrial, julgados definitivamente os recursos administrativos, pelo Presidente do INPI, encerra-se a instância administrativa.

Com efeito, tendo sido só posteriormente suscitada e obtida a declaração de caducidade do registro, pelo não uso da marca, é descabido falar em ilegalidade ou irregularidade do ato praticado pela autarquia, a ensejar, por esse fato novo, a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário.3.

No entanto, embora a tese da caducidade tenha sido suscitada pelo autor e discutida nos autos, no caso, notadamente com o julgamento conjunto dos embargos de declaração opostos pelas partes em face do acórdão da apelação, ficou bem esclarecido que, no ponto, a Corte de origem acolheu a fundamentação da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo por outro motivo - o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, a impossibilitar o conhecimento do recurso especial.4.

Recurso especial não conhecido.(REsp n. 1.080.074/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 13/3/2013.)  Eis alguns precedentes desta Segunda Turma Especializada no mesmo sentido: TRF2 , Apelação Cível, 5098177-75.2019.4.02.5101, Rel.

KARLA NANCI GRANDO , 2a.

TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 02/10/2023, DJe 16/11/2023; TRF2, Apelação Cível, 5026600-37.2019.4.02.5101, Rel.

WANDERLEY SANAN DANTAS, 2a.

TURMA ESPECIALIZADA , julgado em 25/07/2023, DJe 27/07/2023.  Desta forma, considerando que eventual decisão de caducidade operaria efeitos ex nunc, não teria o condão de afetar a decisão de indeferimento do pedido de registro de marca da agravante, o que impede a configuração da alegada relação de prejudicialidade.  Conclui-se que não se observa impropriedade na decisão agravada que determinou a reativação do feito em razão de não ter reconhecido a mencionada relação de prejudicialidade entre os procedimentos administrativos de caducidade e a ação de nulidade.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Comunique-se ao Juízo a quo  o inteiro teor desta decisão.

Após, intime-se a parte agravada em cumprimento ao art.  1019, II do CPC/2015 para que apresente, no prazo legal, se desejar, a sua resposta.

Dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Após, retornem para julgamento.    

Processo 5012461-47.2025.4.02.0000 distribuido para GABINETE 04 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA na data de 03/09/2025.