TJRN - 0800086-26.2023.8.20.5101

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 3ª Vara da Comarca de Caicó Avenida Dom José Adelino Dantas, S/N, Maynard, CAICÓ - RN - CEP: 59330-000 Processo nº: 0800086-26.2023.8.20.5101 Ação: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: HODERLAN DANTAS GOMES, ASSOCIACAO CULTURAL AMIGOS DA FURIOSA - ACAF REQUERIDO: ASSOCIACAO CULTURAL E CARNAVALESCA BLOCO CANGURU - ACCBC REPRESENTANTE / ASSISTENTE PROCESSUAL: ANDERSON UGIETTE DA SILVA SENTENÇA

I - RELATÓRIO Cuida-se de Ação ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PLEITO INDENIZATÓRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por HODERLAN DANTAS GOMES e ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DA FURIOSA - ACAF, em face de da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CARNAVALESCA BLOCO CANGURU - ACCBC, nome fantasia “BLOCO CANGURU, representada por seu sócio-administrador, ANDERSON UGIETTE DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, transcrevo diretamente o que foi alegado na exordial: a) Os autores são, respectivamente, titular e possuidor da marca registrada “Frevo do Meio Dia” (conforme certificado de registro junto ao INPI em anexo); b) O Frevo do Meio dia é um bloco conhecido e respeitado na região seridoense, atuante fortemente nos carnavais e eventos culturais e artísticos de Caicó/RN.

Se consagrou por organizar serviços de excelência no mercado desde o ano de 2017, os Autores organizam anualmente o Bloco ORQUESTA FURIOSA® e o Bloco FREVO DO MEIO DIA®, sempre prezando pela organização, segurança e qualidade em tudo que fazem, de forma que já se tornam sinônimo de confiabilidade; c) Logo, zelando pela marca que cresce dia a dia, foram realizados os seguintes registros de marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial: c.1) REGISTRO DA MARCA “FREVO DO MEIO DIA®”, CLASSE 41, concedida em 09/04/2019 e com vigência até 09/04/2029 (Processo n° 914282298).

Especificações: Planejamento de festas [serviços de entretenimento]; Serviços de orquestra; c.2) REGISTRO DA MARCA “ORQUESTRA FURIOSA®”, CLASSE 41, concedida em 09/04/2019 e com vigência até 09/04/2029 (Processo n° 914282255).

Especificações: Planejamento de festas [serviços de entretenimento]; Produção de shows; Serviços de orquestra. d) Em abril de 2022, o representante do polo passivo anuncia, em entrevista, a realização do então bloco denominado “Pingo do Meio dia” com a orquestra Flor de Mandacaru (também pertencente ao polo passivo), para o São João do mesmo ano; e) Com tal anúncio, vários patrocinadores e foliões entraram em contato com os autores a fim de sanar as inevitáveis dúvidas: o citado “Pingo do Meio dia” seria, na verdade, o “Frevo do Meio dia®”? Ou seriam da mesma associação?; f) Ato contínuo, em outubro de 2022, no Diário Oficial do Rio Grande do Norte, é divulgada a aprovação dos projetos culturais a receberem patrocínio, no qual constava uma marca situada na mesma cidade dos autores, participando dos mesmos eventos, a qual violava parcialmente o registro da marca “Frevo do Meio Dia®”; g) Tinha início, assim, a odisseia de danos e riscos impostos à marca registrada pelo polo ativo desta demanda, a qual, desde então, vem sendo vinculada e confundida pelo público e patrocinadores com o novo bloco criado pelo polo passivo denominado “Pingo do Meio dia”, utilizando-se, inclusive, de logotipo com cores e elementos existentes na marca “Frevo do meio dia®; h) Infelizmente, Excelência, essa não é a primeira vez em que há confusão entre os blocos dos autores e os blocos da parte ré.

Em 2020, o bloco da parte ré, hoje denominado “Pingo do Meio Dia” era conhecido como “Bloco Quentura do Frevo”, sempre saindo em horários equiparados ao dos autores; i) Importante deixar claro que, neste ato, não se requer uma injusta exclusividade de horários para realizar o bloco, tampouco monopólio de atrações socioculturais.

A parte ré pode realizar seus eventos no horário que bem entender, de acordo com o planejamento do Município de Caicó; entretanto, o que se busca é a justa e legítima exclusividade de uso de sua marca registrada, garantida pela Lei n° 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), a qual classifica como CRIME CONTRA REGISTRO DE MARCA quem reproduz, sem autorização do titular, no todo OU EM PARTE, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão (art. 189, I); j) Tanto é verdade que o INPI sequer pode registrar marcas cujos elementos reproduzam integral OU PARCIALMENTE marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII, LPI); k) Ora, seria razoável pensar que o Sr.

Anderson Ugiette, organizador do então “Bloco Quentura do Frevo”, atual “Bloco Pingo do Meio Dia”, Presidente da ASSOCIAÇÃO CULTURAL CARNAVALESCA BLOCO CANGURU, atuante há vários anos na mesma atividade que os autores, desconhecia o bloco “Frevo do Meio Dia ®”? Tanto é verdade que a parte ré sempre soube da existência do bloco da parte autora que esta entrou em contato com o Sr.

Anderson, a fim de resolver tal imbróglio de forma amistosa, posteriormente enviou notificação extrajudicial para que esse cessasse o uso parcial da marca registrada pelo polo ativo, no entanto, todas as tentativas foram em vão, o que é pauta para o próximo tópico; l) Temendo que as confusões continuassem, prejudicando e dissolvendo ainda mais a marca do polo ativo – e ciente de toda proteção legal dada à sua marca pelos registros informados no tópico “I.1” desta peça – a parte autora desta demanda resolveu acionar seu jurídico, e encaminhar uma “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR USO INDEVIDO DE MARCA” para a Empresa infratora, na tentativa de, extrajudicialmente, resolver os impasses existentes; Por fim, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência para, a parte demandada abster-se de utilizar imediatamente qualquer elemento da marca registrada “Frevo Do Meio Dia®”, bem como, dos elementos figurativos (sombrinha de frevo) em 48h (quarenta e oito horas); No mérito, requereu: a) Ocorra a confirmação dos efeitos da liminar deferida; b) Ocorra a apreensão dos livros contábeis e livros de caixa da empresa requerida dos últimos 05 anos, bem como o último PGDAS emitido para a justa definição do quantum indenizatório em caráter de lucros cessantes do dano material, sob pena de se utilizar dos livros da empresa autora como base de cálculo. a) Ocorra a condenação da Empresa requerida no pagamento de indenização a título de danos emergente à parte autora pelos investimentos realizados na marca, no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), conforme demonstrado no tópico II.3.1. b) Ocorra a condenação da Empresa requerida ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes à parte autora, no percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento dos últimos 05 anos, representado pelo valor demonstrado no balanço anual da empresa, conforme a fundamentação existente nesta peça inicial, no tópico II.3.1. c) Ocorra a condenação da Empresa requerida ao pagamento de indenização a títulos de danos morais à parte autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelos motivos elencados no tópico II.3.2. d) Seja condenada a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados em 20% do valor da condenação, ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurar este último, sobre o valor atualizado da Custas pagas, conforme ID 93586165.

Foi concedida em parte a antecipação em parte dos efeitos da tutela de urgência, conforme Decisão de ID 93603283.

A parte autora apresentou proposta de acordo de ID 95947811.

Ata da audiência de conciliação apresentada em ID 95993150, restando o acordo entre as partes infrutífero.

Contestação apresentada em ID 97263608.

Manifestação à contestação apresentada em ID 99397134.

A parte autora anexou algumas provas que entendeu pertinente ao julgamento da lide, conforme ID 114786785.

Por fim, as parte não requereram a produção de novas provas.

Autos vieram conclusos para Sentença.

Eis o breve relatório.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - DAS PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO De início, percebo que a parte demandada alegou a preliminar de Ilegitimidade Absoluta Ativa, sob a justificativa de que ao realizar uma consulta básica no sistema da Receita Federal, verificou que o referido CNPJ se encontra inativo, com o status “baixada”.

E mais, o CNPJ trazido na qualificação seria diferente do que consta no referido certificado, não fazendo jus a parte requerente em pleitear direito que não lhe assiste.

Por fim, a parte demandada requereu o reconhecimento da ilegitimidade absoluta da parte ativa e a extinção do feito sem resolução de mérito.

Sem delongas, entendo que a preliminar levantada não merece ser acolhida.

A um, porque no documento de ID 93562795, denoto que o CNPJ do titular do registro da marca é justamente o MEI (microempreendedor individual) do autor da ação, de modo que este ostenta responsabilidade direta para propor ação judicial em nome da empresa.

No mais: observo que a matéria suscitada como preliminar confunde-se, em certa medida, com o próprio mérito da causa.

Com isso, rejeito a preliminar levantada.

Passo ao mérito.

III - DO MÉRITO III.1 - BREVE SÍNTESE DO QUE FOI ALEGADO NOS AUTOS Promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, percebo que se trata de Ação de Abstenção de Uso Indevido de Marca com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, entre as partes qualificadas nos autos.

Em suma, a parte autora afirma que é possuidora da seguinte marca registrada: Expõe que em Abril de 2022, a parte demandada anunciou a realização do bloco denominado “Pingo do Meio dia” para promover eventos carnavalescos/festividades na cidade de Caicó/RN, inclusive, recebendo patrocínios para participar dos mesmos eventos que os autores, sob a justificativa que violava parcialmente o registro da marca “Frevo do Meio Dia®”.

O autor afirma que, desde a divulgação do bloco do demandado, qual seja, "Pingo do Meio Dia", a parte autora vem sendo vinculada e confundida pelo público e patrocinadores, utilizando-se, inclusive, de logotipo com cores e elementos existentes na marca “Frevo do meio dia®”.

Foram apresentadas as comparações das duas marcas, vejamos: A parte autora afirma que a parte demandada está utilizando indevidamente registros parciais da sua marca registrada, causando embaraços entre os consumidores/foliões que frequentam os eventos carnavalescos de rua.

Na contestação de ID 97263613, a parte demandada afirma que o pedido de registro da marca "Bloco Pingo do Meio Dia", processo n.º 929067835, na classe (NCL 11) 41, foi depositado pela requerida no INPI em 30/12/2022, e encontra-se ainda em andamento, tendo sido cumpridas todas as exigências legais, conforme comprovante de ID 97263615.

Argumenta que o elemento nominativo principal de ambas as marcas não é o termo “Meio Dia”, tendo em vista que esse elemento indica meramente o horário da festividade, em caráter secundário, ainda de forma genérica e comum.

Afirma que o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) já concedeu o registro para outras marcas que possuem o mesmo elemento nominativo em comum entre as partes, qual seja, "Meio Dia", como parte do nome de outras marcas, vejamos: Além disso, o demandado afirma que a "Sombrinha do Frevo", símbolo comumente utilizado por inúmeros blocos de carnaval de rua, também não caracteriza o uso indevido da marca do autor, pois também não é de uso exclusivo, conforme é verificado em inúmeras marcas já registradas que foram descritas em contestação.

A contestação apresentada afirma que os elementos nominativos "Frevo" e "Meio Dia" e o elemento figurativo da "Sombrinha do Frevo", são genéricos, podendo ser utilizados por mais de uma marca, conforme os próprios registros no INPI.

Por fim, conforme réplica de ID 114786785, a parte autora anexou algumas publicações de redes sociais, em que foliões confundem o nome dos blocos das partes.

Diante das considerações que foram expostos acima, percebo que ambas as partes estão discutindo acerca do uso comum de algumas nomenclaturas e elementos figurativos que estão sendo utilizadas em suas marcas por ambas as partes, mais especificamente o uso comum da nomenclatura "Meio Dia" e o elemento figurativo da "Sobrinha do Frevo".

III.2 - DO SUPOSTO USO INDEVIDO DA MARCA "FREVO DO MEIO DIA" Antes de adentrar diretamente no mérito, penso ser necessário deixar claro que compete a este Juízo analisar se as supostas situações que estão sendo descritas nos autos causaram algum tipo de dano ao autor, que seja passível de reparação.

Ou seja: não compete a este Juízo analisar se as marcas das partes possuem qualquer tipo de originalidade passível de registro no órgão do INPI, o que exorbitaria a competência inerente a este juízo.

Pois bem.

O autor sustenta que atua na produção e organização de eventos festivos, produzindo o bloco identificado pelo nome “Frevo do Meio Dia”.

Já o demandado, o qual também atua na produção e organização de eventos festivos, produz o bloco identificado pelo nome "Pingo do Meio Dia", todos na mesma cidade.

Argumentou a parte demandante que a criação do bloco vinculado ao demandado está causando embaraço perante o público consumidor, induzindo os destinatário ao erro e conduzindo a situação à concorrência desleal no meio carnavalesco.

Sabe-se que tanto o nome empresarial quanto a marca são passíveis de conferir ao produto ou serviço comercializado uma identidade específica, sendo capazes de agregar, com o decurso do tempo, elementos para aferição de sua origem e qualidade.

Não por outro motivo, embora encerrem conceituações distintas e possuam objetivo diverso, é certo que ambos gozam de proteção jurídica de dupla finalidade: por um lado, tutela-se o nome e a marca contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, evita-se que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

E essa proteção decorre expressamente do comando inserto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República, que estabelece: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Com efeito, a marca é o sinal ou expressão destinada a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, notadamente, a sua identificação.

Sua violação ocorre quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erronia, a perceber identidade nas duas marcas ou produtos de fabricações diferentes.

Na medida em que se registra uma marca, existe a exclusividade de seu uso, importando, assim, na proibição de utilização de marca idêntica, semelhante, afim, ou suscetível, de qualquer forma, de induzir em erro ou confusão, seja como marca propriamente dita, título de estabelecimento, papel, insígnia ou nome comercial, por parte de terceiro não autorizado. É válido ressaltar que as marcas se encontram devidamente asseguradas através da Lei nº 9.279/96, que dispõe: Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.

VI – concessão de registro para jogos eletrônico.

Quanto à proteção das marcas, devo acentuar que esta decorre do sistema de Registro de Propriedade Industrial, ficando o registro a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A proteção da marca deriva, em regra, do registro específico junto ao INPI (art. 129 da Lei 9.279/1996), transcrevo: Art. 129.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Noutro vértice, a concorrência desleal caracteriza-se pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Esses expedientes podem afetar ou reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode ser associada a empresas que prestem serviços ou comercializem produtos de qualidade duvidosa ou inferior àquelas que já ostentem bons indicativos.

Com isso, existe a possibilidade de o consumidor se confundir ou vincular uma marca à outra, como se figurassem integradas ao mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente.

Além disso, a distinção da marca deve estar aliada à anterioridade e à especificidade.

A anterioridade corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro; e a especificidade é a identificação com uma determinada classe ou conjunto de classes.

Demonstrada a conjunção desses fatores pode o titular da marca ou patente buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido, além da reparação pelas perdas financeiras e danos morais experimentados, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial.

Não é, todavia, o que sucede no caso dos autos.

Na espécie, percebo a existência do registro da marca "Frevo do Meio Dia", conforme ID 93562796, em nome do requerente junto ao INPI.

Já a parte demandada realizou o requerimento do registro da marca "Bloco Pingo do Meio Dia", o qual ainda encontra-se em análise no INPI, conforme ID 97263615.

Ambas as partes realizam eventos em datas comemorativas na cidade de Caicó/RN, inclusive em eventos carnavalescos de rua, trazendo shows ao público de maneira gratuita. É dizer: as parte possuem o mesmo segmento de trabalho - a realização de shows carnavalescos.

Todavia, o fato de o autor ser titular da marca não lhe empresta o direito de uso EXCLUSIVO da palavra “Meio Dia”, bem como da figura da "Sombrinha Carnavalesca", tendo em vista que, no caso, não ficou evidenciada qualquer semelhança capaz de gerar potencial associação ou confusão aos consumidores ou trazer prejuízos para o demandante, eis que não caracterizada a alegada concorrência desleal, já que ambos os eventos carnavalescos são públicos, realizados na rua e frequentados por diversas pessoas.

A despeito da semelhança entre as imagens de divulgação dos blocos carnavalescos, bem como da nomenclatura "Meio Dia" e das cores da logomarca das partes, concluo que a parte demandada logrou êxito em demonstrar que os termos “Meio Dia” e a imagem da "Sobrinha Carnavalesca" são largamente utilizadas na indústria de eventos direcionados ao público carnavalesco, tratando-se, portanto, de nome de uso comum, conforme imagens anexadas no ID 97263613 - Pág. 10-12.

As combinações chamativas de cores também são praxe na divulgação de eventos no meio em que as partes estão inseridas, conforme se ver nos próprios registros que foram realizados no INPI - ID 97263613 - Pág. 11-12.

A bem da verdade, uma coisa é alcançar notoriedade com o mérito pelo desempenho árduo e contínuo, conquistar um significado diferente e que certamente vai ser inserido nos dicionários.

Outra, bem diversa, é pretender, por essa situação, obter privilégio absoluto e pretender o assenhoramento da palavra para impedir que outras sociedades utilizem o termo como marca de serviços ou como nome comercial.

A nomenclatura “Meio Dia” também é famosa e utilizada em diversos meios, inclusive nos eventos carnavalesco, tendo em vista que refere-se ao horário de 12h (doze horas), de sorte que se afiguraria leviano obstar que outrem viesse a utilizar a expressão no ramo carnavalesco.

Por mais que os ramos das partes sejam os mesmos, não há uma colisão que implica aproveitamento parasitário do prestígio alheio, tendo em vista que os dois blocos apresentam-se nas ruas de maneira gratuita para todos os foliões, sem nenhum ônus financeiro para estes.

Analisando os documentos que foram anexados pela parte autora na petição de ID 11478678, percebo que nos episódios nos quais terceiros "confundiram" as programações dos eventos carnavalescos que envolvem as partes, ou seja, trocaram APENAS os nomes dos blocos, houve a correção incontinenti, sem nenhum tipo de prejuízo.

No vídeo anexado no ID 114786794, vejo que a divulgação realizada pela empresa demandada esclarece que o evento está sendo realizado pelo bloco "Quentura do Frevo", citando apenas o bordão "Pingo do Meio Dia do Carnaval de Caicó" para fazer referência ao horário no qual o bloco sairá, sem fazer referência ao bloco carnavalesco do autor.

Além disso, no vídeo anexado no ID 114786796, a cantora Michele Andrade fala: "E ai, minha gente do pingo do meio dia", sem fazer referência específica ao bloco carnavalesco do autor, pois está referindo-se ao horário de 12h (doze horas) que o bloco irá sair na avenida.

De igual modo, no vídeo citado no parágrafo anterior, a cantora deixa claro que irá se apresentar no "Bloco Quentura do Frevo", sem fazer qualquer tipo de menção ao bloco do autor.

No mesmo sentido, o demandado não pode ser responsabilizado por postagens no próprio perfil da rede social da cantora Michele Andrade, não possuindo o bloco carnavalesco demandado gerência sobre as publicações que a cantora realiza em suas redes sociais para o seu público.

Necessário levar em consideração que, o Certificado de Registro de Marca apresentado no ID 93562796, refere-se à apresentação nominativa, com natureza de marca de serviço, bem como de que a palavra comum “Meio Dia” remete à expressão popularmente utilizada pelo público carnavalesco e, por conseguinte, afasta-se a possibilidade de uso exclusivo, pois refere-se ao horários das 12h (doze horas).

No ponto, restou claro que não houve intuito parasitário pelo demandado, que justificou suficientemente o uso da palavra “Meio Dia” em anúncios de eventos carnavalescos que iniciavam às 12h (doze horas), sendo inclusive, seu significado genérico.

Além disso, afirmou que o elemento da "Sombrinha do Frevo", é símbolo comumente utilizado por inúmeros blocos de carnaval de rua, não caracterizando o uso indevido de marca, pois também não é de uso exclusivo.

Nesse contexto, não há que se falar em atividade parasitária ou que o demandado esteja pretendendo pegar “carona” no alegado sucesso do autor, tendo em vista que não foi demonstrado nos autos que o autor tenha sofrido qualquer tipo de prejuízo financeiro ou desprestígio social.

Repita-se à exaustão: o único fato que ocorreu nos autos, foi que algumas pessoas confundiram as programações e a nomenclatura de ambos os blocos, sem qualquer tipo de prejuízo ou desprestígio social para ambas as partes.

Nesse sentido, é o precedente do STJ: “A tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à procedência dos produtos comercializados”. (REsp. nº 1.190.341/RJ, 4ª T., Rel.

Min.

Luís Felipe Salomão, j. 5/12/2013; DJe 28/02/2014).

Demais disso, devo reiterar: a palavra “Meio Dia” é popular, de uso comum, de pouca originalidade, de forma que se trata de marca fraca, cujo uso deve ser autorizado por terceiros de boa-fé.

A expressão “Meio Dia”, isoladamente, é evocativa e simplesmente descritiva em relação ao horário de 12h (doze horas), portanto, com baixo grau de distintividade.

Nesse contexto, o Colendo STJ já decidiu que: “PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

MARCA.

EXPRESSÃO DE USO COMUM.

DECISÃO MANTIDA. 1. "Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé" (REsp n. 1.582.179/PR, Rel.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 2.

Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp nº 1218140/ES, Quarta Turma, Rel.

Min.

Antonio Carlos Ferreira, j. em 16/05/2019) (g/n).

O uso de elementos evocativos em marca enseja a mitigação da exclusividade, de modo que marcas semelhantes podem conviver.

Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema: RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO.

MARCA EVOCATIVA.

CUNHO FRACO.

CONVIVÊNCIA.

POSSIBILIDADE.

CONFUSÃO DO CONSUMIDOR.

INEXISTÊNCIA.

RECURSO PROVIDO. 1.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes). 2. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp 1336164/SP, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). 3.

Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio. 4.

Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM". 5.

Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso. (REsp n. 1.929.811/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 21/3/2023.) RECURSO ESPECIAL.

MARCA.

ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO.

SINAL SUGESTIVO.

EXCLUSIVIDADE.

MITIGAÇÃO.

CONCORRÊNCIA DESLEAL.

CONFUSÃO.

NÃO OCORRÊNCIA. 1.

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.

Cinge-se a controvérsia a saber se o detentor do domínio vozesmormons.com. br na internet viola o direito de propriedade da marca mormon, registrada pel'A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

Precedentes. 4.

No caso, o sinal distintivo não tem ligação direta com a entidade que a registrou, mas remete à própria religião por ela professada e, principalmente, aos seus adeptos, o que caracteriza um sinal meramente sugestivo, devendo a coexistência ser tolerada. 5.

Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a confusão nos fiéis e a concorrência desleal não se caracterizaram, exigiria o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ. 6.

Recurso especial não provido. (REsp n. 1.912.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) Em conclusão, não se há falar em uso indevido da marca do autor, nem direito às supostas indenizações, muito menos no alegado crime de concorrência desleal, previsto no artigo 195, V, da Lei nº 9.279/76.

Uma vez que a proteção da marca depende de sua distintividade, in casu, diante de marcas mistas, formadas por expressão de uso comum, não há proteção quanto ao elemento nominativo, mas sim à sua grafia e estilização.

Na doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, percebe-se que: “As marcas evocativas, ao seu turno, são aquelas que têm alguma correlação com os nomes ou qualidades dos produtos ou serviços que designam (plásticos PLASTEK, por exemplo).

As marcas evocativas são fracas e têm uma esfera menor de exclusividade, limitada à distintividade que conferem aos elementos comuns e banais que as integram.

Por essa razão, precisam tolerar a coexistência com outras marcas formadas pelos mesmos afixos ou palavras comuns.

Como elementos comuns não são suscetíveis de exclusividade, sua imitação é admitida.

Por conseguinte, as marcas fracas "atraem a mitigação da regra da exclusividade do registro". (...) O registro das marcas evocativas não impede que as palavras ou afixos comuns usados em sua composição sejam livremente usados por terceiros, seja para compor outras marcas, seja na linguagem visual.” (Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, pág. 267; grifei).

A respeito da coexistência de marcas semelhantes, esclarece JOÃO DA GAMA CERQUEIRA: “Nada obsta, ainda, que na composição de marca entrem elementos de uso comum já empregados em outras marcas, ainda que em indústria semelhante, desde que a sua combinação torne a marca distinta, afastando a possibilidade de confusão.” (Tratado da Propriedade Intelectual, 3ª ed., pág. 257; grifei).

O melhor critério, de fato, para o exame dos casos concretos que se colocam perante a Justiça é o da confundibilidade, que, no caso das marcas semelhantes é de ser considerado com menor rigor.

Veja-se este significativo caso, colhido na jurisprudência da 2ª Câmara Reservada ao Direito Empresarial do TJ/SP: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca e título de estabelecimento - "Localiza Rent a Car" e "Autoliza Rent a Car" - Ausência de exclusividade sobre a expressão "Rent a Car" - Semântica diversa dos prefixos 'loca' e 'auto' - Descrição da atividade empresarial desenvolvida - Impossibilidade de confusão entre o público consumidor - Conjuntos imagem distintos - Inibitória improcedente - Apelação improvida. - Voto Vencido. - Dispositivo: negam provimento, por maioria de votos, vencido o Revisor, que declara.” (Ap. 10000703-79.2014.8.26.0047, RICARDO NEGRÃO; grifei) Para ratificar ainda mais o que está sendo alegado no corpo da sentença, cito os entendimentos do TJ/SP acerca do caso: Ação cominatória (abstenção de uso da expressão "Mega Arena Pré-Jogos" ou de qualquer termo que se assemelhe à marca registrada "Arena Pré-Jogos"), cumulada com pedidos indenizatórios.

Sentença de improcedência.

Apelação.

A utilização dos termos "Arena" e "Jogos" é comum no meio de eventos universitários em que inseridas as partes, tratando-se, dessa forma, de expressões de baixa distintividade.

Da mesma forma, é usual a combinação chamativa de cores para divulgá-los.

Ausência, dessa forma, de risco de confusão dos consumidores, tampouco de aproveitamento parasitário.

Doutrina de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA e LÉLIO DENICOLI SCHMIDT.

Julgado da 2a Câmara Reservada ao Direito Empresarial deste Tribunal: caso "Localiza Rent a Car" versus "Autoliza Rent a Car", em que se estatuiu não haver direito de uso exclusivo da expressão "Rent a Car" (Ap. 10000703-79.2014.8.26.0047, RICARDO NEGRÃO).

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça).

Apelação a que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1052742-10.2022.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 27/11/2023; Data de Registro: 27/11/2023).

DIREITO MARCÁRIO - MARCA "SAIDEIRA" - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não acolhimento. 1.

O autor pretende que o réu se abstenha de utilizar a marca "saideira" – Réu que se limitou a utilizar a expressão "saideira" na divulgação de um evento de encerramento de carnaval, não havendo que se falar em atividade parasitária – Impossibilidade de confusão ou associação por parte dos consumidores – Inexistência de concorrência desleal. 2.

A expressão "saideira", além de ser marca "fraca", é evocativa e simplesmente descritiva do encerramento de um evento, portanto, com baixo grau de distintividade.

Tanto assim que há inúmeras outras marcas registradas junto ao INPI com o termo "saideira" - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1015034-49.2020.8.26.0114; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2023; Data de Registro: 19/10/2023).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

MARCA.

Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a abstenção do uso da marca "Algazarra".

Alegação da agravante de que a marca tem sinal genérico, que não permitiria o uso exclusivo pela agravada.

O signo Algazarra, de fato, cria associação às brincadeiras de crianças, que causam tumulto, alvoroço, gritaria, barulhada, significados da palavra Algazarra.

Contudo, não se pode entender que este signo esteja voltado exclusivamente ao universo infantil.

Poderia o signo representar, em hipótese aventada, marca de produtos festivos, tais como confetes e serpentinas, comumente vendidos em carnavais.

Diante de usos alheios do signo ao universo infantil, vê-se distintividade na marca previamente registrada pela agravada.

Além disso, a marca advém de palavra comum.

Por não definir e tampouco qualificar o produto comercializado pela agravada, nota-se grau de distintividade suficiente a garantir o uso exclusivo do signo pela agravada.

Decisão agravada mantida.

Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2239120-13.2015.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015) De mais a mais, a empresa autora não trouxe nenhum elemento mínimo de prova de conteúdo do dano que demonstre desvio real de clientela, perda ou diminuição de vendas.

Em outras palavras: não se desincumbiu do ônus de demonstrar que experimentou qualquer tipo de prejuízo financeiro ou que a sua clientela tenha sido desviada irremediavelmente.

Por fim, a condenação em litigância de má-fé exige presença de dolo processual, o qual deve ser inequivocadamente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Deve-se desnudar, ainda, o efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 do CPC.

Ante a ausência dos elementos caracterizadores, impõe-se o indeferimento do pleito inicial.

IV - DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, decreto a extinção do feito com resolução do mérito.

Bem com, REVOGO a liminar que foi deferida no ID 93603283.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

CASO INTERPOSTA APELAÇÃO por qualquer das partes e considerando que tal recurso não mais está sujeito a juízo de admissibilidade pelo Juízo de 1º grau (art. 1.010, § 3º, do CPC), sendo este de competência do Tribunal, certifique-se a sua tempestividade e, se for o caso, o recolhimento do preparo, intimando-se a parte contrária para oferecimento das contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1º, do CPC) e, após, encaminhem-se os autos ao E.

TJRN.

APRESENTADA APELAÇÃO ADESIVA junto às contrarrazões, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, do CPC) e, após, encaminhem-se os autos ao E.

TJRN.

Observe-se que o processo somente deverá ser concluso se houver algum requerimento de alguma das partes que demande decisão do Juízo de 1º grau.

Observe a Secretaria eventual pedido para que as intimações dos atos processuais sejam feitas em nome do(s) advogado(s) indicado(s), consoante o disposto no art. 272, § 5º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, com a comprovação do pagamento das custas ou mesmo cumprido o estabelecido no item anterior, ARQUIVEM-SE os autos, com baixa nos registros.

O mero protocolo de embargos protelatórios ensejará as devidas responsabilidades legais.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

CAICÓ/RN, na data da assinatura digital.

BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS Juiz(a) de Direito (documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 3ª Vara da Comarca de Caicó Avenida Dom José Adelino Dantas, S/N, Maynard, CAICÓ - RN - CEP: 59330-000 Processo: 0800086-26.2023.8.20.5101 Ação: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: HODERLAN DANTAS GOMES, ASSOCIACAO CULTURAL AMIGOS DA FURIOSA - ACAF REQUERIDO: ASSOCIACAO CULTURAL E CARNAVALESCA BLOCO CANGURU - ACCBC REPRESENTANTE / ASSISTENTE PROCESSUAL: ANDERSON UGIETTE DA SILVA DESPACHO Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem se ainda têm outras provas a produzir, especificando-as em caso positivo.

Caso se tratem de provas documentais, as partes devem juntar os documentos no referido prazo, ouvindo-se a parte contrária em igual prazo.

Em se tratando de outros meios de prova admitidos, deve a parte especificar e fundamentar a sua necessidade, a fim de evitar a realização de atos processuais e diligências desnecessárias, ressalvado ao magistrado as prerrogativas inseridas nos arts. 370 e 371 do CPC.

Advirta-se às partes que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado.

Havendo indicação de provas, faça-se conclusão para despacho, e, noutro sentido, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CAICÓ/RN, 13 de setembro de 2023.

BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS Juiz(a) de Direito (documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)