TRF2 - 5007840-07.2025.4.02.0000

Agravo de Instrumento Nº 5007840-07.2025.4.02.0000/RJ AGRAVANTE: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459) DESPACHO/DECISÃO evento 10, PED RECONSIDERACAO1: Boehringer Ingelheim International Gmbh formula pedido de reconsideração em face da decisão do evento 2, DESPADEC1, que indeferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Os apontamentos feitos pela requerente em seu pedido de reconsideração não alteram a conclusão, alcançada em juízo de cognição sumaríssima, de que não teria sido demonstrada a probabilidade do direito necessária à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A questão será melhor e mais profundamente dirimida por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto.

Intimem-se.    

Agravo de Instrumento Nº 5007840-07.2025.4.02.0000/RJ AGRAVANTE: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)AGRAVADO: SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDAADVOGADO(A): RAFAEL SALOMAO SAFE ROMANO AGUILLAR (OAB RJ186385)ADVOGADO(A): LETICIA GUIMARAES BASTOS (OAB RJ234007)ADVOGADO(A): LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE (OAB RJ186227)ADVOGADO(A): RICARDO DUTRA NUNES (OAB RJ156437)ADVOGADO(A): PAULO RODRIGO BIANCO DOS SANTOS (OAB RJ164146)ADVOGADO(A): EDUARDO RIESS RODOLPHO DE SOUZA (OAB RJ217549) DESPACHO/DECISÃO Feito originário – Ação de nulidade nº 5066657-58.2023.4.02.5101/RJ Trata-se de agravo de instrumento interposto por Boehringer Ingelheim International GMBH, em face de decisão (processo 5066657-58.2023.4.02.5101/RJ, evento 190, DESPADEC1) que deferiu tutela de urgência requerida pela autora na petição inicial, para determinar a suspensão dos efeitos da patente PI 0519370-2, até o julgamento do mérito da demanda.

Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Sun Farmacêutica do Brasil Ltda., ora agravada, em face do INPI e da Boehringer Ingelheim International GMBH, ora agravante, objetivando a declaração de nulidade da patente de invenção PI 0519370-2, intitulada “Emprego de indolinonas e seus sais na preparação de medicamentos para tratamento ou prevenção de doenças fibróticas”.

A autora argumenta que a patente violaria o disposto nos artigos 8º, 11, 13, 46 e 56, caput, todos da Lei 9.279/96, bem como o art. 5º, XXIX, da CF/88, art. 27 (1) do Acordo TRIPS (Decreto nº 1.355/94) e normas infralegais contidas na Resolução/INPI/PR n. 208/2017 (subitens 9.1.1 e 9.1.2), uma vez que a patente PI0519370-2 não cumpriria os requisitos de novidade e atividade inventiva.

Em sede liminar, requereu a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da patente anulanda.

Em um primeiro momento, o Juízo de Origem entendeu pelo não preenchimento do requisito da probabilidade do direito, e indeferiu o requerimento de tutela de urgência cautelar como postulado pela Sun Farmacêutica (processo 5066657-58.2023.4.02.5101/RJ, evento 13, DESPADEC1).

Todavia, reconheceu expressamente a presença do perigo de dano.

Ato contínuo, foi determinada a produção de prova pericial, tendo em vista a natureza eminentemente técnica da análise acerca do preenchimento dos requisitos de patenteabilidade.

Nos laudos apresentados nos evento 147, LAUDO1 e evento 176, LAUDO1, o expert nomeado pelo Juízo concluiu que a patente anulanda não preenche o requisito de atividade inventiva, previsto no art. 13 da Lei nº 9.279/96 (LPI).

Deste modo, acolhendo as conclusões do i. perito judicial e afastando a ocorrência de falha metodológica ou qualquer deficiência no laudo, o Juízo a quo reconheceu a verossimilhança da alegação de nulidade da patente, e deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão referida, aos fundamentos de que: (i) a conclusão do perito é isolada e contraria o posicionamento global, tendo em vista que outros 15 (quinze) escritórios de patentes reconheceram a atividade inventiva da patente anulanda; (ii) há erro metodológico na avaliação da atividade inventiva realizada pelo perito; (iii) não há perigo de dano no caso concreto; (iv) a suspensão dos efeitos da patente resulta em dano reverso para a agravada, por ocasionar perda irreparável de tempo de exclusividade na exploração da invenção.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, retomando os argumentos invocados para a reforma da decisão. É o relatório do necessário.

Decido.

Inicialmente, conheço do agravo de instrumento, eis que interposto em face de decisão que apreciou tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC/2015).

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência requerida pela autora Sun Farmacêutica, ora agravada, e pondera que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em seu favor.

De outro lado, o magistrado de primeiro grau, ao decidir acerca da tutela de urgência requerida, assim ponderou: "II - DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Conforme relatado, a empresa autora renovou o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da patente PI0519370-2, de forma erga omnes ou, ao menos, inter partes.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Quanto ao perigo de dano, já foi reconhecida por este Juízo a sua presença, com fundamento na decisão proferida no Evento 13, a qual adoto como razões de decidir: "O art. 56, §2º da LPI autoriza a suspensão dos efeitos da patente em sede judicial, preventiva ou incidentalmente, desde que atendidos os requisitos processuais próprios.

Assim, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, cabe verificar se estão presentes no caso os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Inicialmente, cabe ressaltar que, segundo a carta-patente juntada no Evento 4, Anexo 2,  a patente PI0519370-2,  intitulada "EMPREGO DE INDOLINONAS E SEUS SAIS NA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO OU PREVENÇÃO DE DOENÇAS FIBRÓTICAS", foi depositada em 21/12/2005, com prioridade unionista do pedido de patente EP 04 030770.4 de 24/12/2004, e concedida em 13/06/2023.

O privilégio concedido pelo INPI trata-se de uma patente de segundo uso médico1.

Isso porque a patente PI0014735-4, depositada em 09/10/2000, concedida em 10/07/2012 e expirada em 09/10/2020 reivindicava a invenção do nintedanibe e seus sais.

Em outras palavras, o que difere a patente anulanda daquela concedida em 2012 é justamente o novo emprego de tal composto na preparação de medicamentos para tratamento ou prevenção da fibrose pulmonar idiopática.

No presente caso, um dos fatos mais relevantes deriva justamente desse segundo uso: o medicamento de referência cujo princípio ativo é o esilato de nintedanibe, da ré BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, possui mais de uma indicação terapêutica.

Ocorre que, como explicado, há proteção patentária em vigor apenas para o uso do composto em preparação de medicamento para tratamento da fibrose pulmonar idiopática, não havendo direito de exclusividade para o uso nas preparações de medicamento para tratamento das demais doenças.

A parte autora, como fabricante de medicamentos genérico e similar, está atualmente impedida de fabricar e vender, entre outros, medicamentos a base do  esilato de nintedanibe para qualquer indicação terapêutica, por força da tutela de urgência conferida no processo de n. 0875986-16.2023.8.19.0001.

Evidentemente, a ordem da Justiça Estadual apenas proíbe a fabricação e venda de medicamentos a base de nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, porém, considerando-se os termos da aprovação regulatória do medicamento de referência, é impossível que os genéricos/similares não prevejam a indicação terapêutica relacionada ao privilégio.

Do nosso sistema de regulação de medicamentos decorre uma idiossincrasia em casos como o presente, pois determina-se que a bula do medicamento genérico/similar seja harmonizada com a do medicamento de referência.

Assim, quando se está diante há uma patente de segundo uso médico em vigor cobrindo apenas o uso do composto para tratamento de UMA DAS INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS DO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA, acaba-se por retirar do mercado um genérico/similar que possui outras indicações terapêuticas para que o uso do composto JÁ ESTÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO.

Em outras palavras, a exigência infralegal da ANVISA na RDC 47/2009 inviabiliza a venda de um medicamento com a exclusão de indicação terapêutica para que exista direito de exclusividade relacionado.

Considerando que há necessidade de se prever em bula a indicação terapêutica relacionada à patente de segundo uso médico, é possível que se argumente que a simples fabricação do medicamento genérico ou similar configura infração da patente de segundo uso médico.

Assim, todos os pacientes que poderiam se beneficiar de um medicamento mais barato para as indicações terapêuticas que não se relacionam com a patente em vigor são lesados.

No caso concreto, pacientes com câncer de pulmão, doença pulmonar intersticial e outras doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas com fenótipo progressivo deixam de ter acesso a medicamentos mais baratos - via SUS e via saúde suplementar - por conta do entendimento de que há infração à patente pela previsão da indicação terapêutica de fibrose pulmonar idiopática em bula. Nesse sentido, ocorre, na verdade nua e crua, uma extensão do escopo da exclusividade conferida pelo INPI, e um potencial abuso do direito de patente.

Portanto, é evidente que a livre concorrência - e principalmente - a saúde pública estão sendo lesadas pelos efeitos concretos da patente anulanda.

Assim, entendo que está preenchido o requisito do perigo de dano." No que se refere ao fumus boni iuris, consignou-se na mesma decisão (evento 13) que a aferição do estado da técnica e a presença de novidade no caso, [bem como a alegação de ausência de atividade inventiva] demandam exame técnico, o que afastou naquele momento a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência.   Após o transcurso regular do feito, foi determinada pela decisão de evento 61 a produção de prova técnica, tendo sido assim expostas as questões relevantes para a oportuna análise pericial: Dos pontos controvertidos na demanda A autora entende que o exame de mérito do pedido de patente que deu origem à patente PI0519370-2 foi errôneo.

No exame administrativo, foram elencadas as seguintes anterioridades: No parecer que embasou o indeferimento do pedido, em primeira instância: Doc. 1- WO2004/17948 A2 (Gerald)  Doc. 2- J Clin Invest . 2004;114(3): 319 - 321 (Stavros)  Doc. 3- WO2004/096224 A2 (Frank)  Doc.4- Ann Intern Med. 2001; 134: 136 - 151 (Selman)  Docs. 5 e 5'- CA2387013 C e A1 – equivalentes a WO200127081 e PI0014735-4 (Heckel)  Doc. 6- WO 2004/013099 A1  Doc. 7- American Thoracic Society: Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Diagnosis andTreatment.

Am.

J.

Resp.

Crit.

Care Med., Vol. 161, Pages 646  Doc. 8- Respir Res. 2002; 3(1): 13  Doc. 9- J Med Chem. 1999 Dec 16; 42(25): 5120-30  Doc. 10- Am.

J.

Resp.

Crit.

Care Med., 19990401, Vol: 159, Nr: 4, Page(s): 1061 -1069  Doc. 11- American Thoracic Society/European Respiratory Society International Multidisciplinary Consensus Classification of Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias, Am J Respir Crit Care Med, 2002, vol. 165. pp. 277 -304.  Doc. 12- Sogut et al.

Erdosteine prevents bleomycin -induced pulmonary fibrosis in rats.

Eur.

J.

Pharm., 2004, vol. 494, pp. 213 -220  Doc. 13- Declaração de Robert M.

Strieter MD durante o procedimento de oposição da EP1830843  Doc. 14- Referências citadas no Doc. 13   No parecer que embasou o deferimento do pedido, em grau de recurso: D1 – WO2004017948  D2 – WO0127081  D7 – AMERICAN THORACIC SOCIETY.

Am.

J.

Resp.

Crit.

Care Med., v. 161, p. 646-664.  D8 – WO2004096224  D9 – THANNICAL V.J. et al.

Annu.

Rev.

Med., v. 55, n.1, p. 395-417.  D10 – RAGHU G. et al Am.

J.

Resp.

Crit.

Care Med., v. 159, pp. 1061-1069.  D11 – SELMAN, M. et al.

Drugs, v. 64 (4), p. 405-430, 2004.  D12 – BUHL, R. et al.

Immun.

Infekt., v. 23(3), p. 92-6, 1995 (resumo)  D13 – WHITE, E.

S. et al.

J.

Pathol., v. 201(3), p. 343-354, 2003.  D14 – WALLAERT, B.

Et al.

Rev.

Prat., v. 50(17), p. 1906-1910, 2000.  D15 – GARANTZIOTIS, S. et al.

The Journal of Clinical Investigation, v. 114(3), 2004.

D16 – WO2004013099  D17 – SELMAN, M. et al.

Ann.

Intern. med., v. 134, p. 136-151, 2001.

A autora sustenta que o uso do nintedanibe para a fibrose pulmonar já era revelado no estado da técnica.

Afirma, ainda, que o INPI, na análise da novidade, cometeu erro metodológico, pois elencou como estado da técnica mais próximo o documento que revela a ação antifibrótica da pirfenidona, enquanto deveria ter analisado as anterioridades D1 (WO2004017948), D2 (WO0127081) e D8 (WO2004096224), que revelam justamente o nintedanibe.  Também entende que o documento WO2004/013099 é relevante, pois revelaria os efeitos inibitórios do nintedanibe e seu sal esilato em várias quinases, como os receptores do PDGF e VEGF, que correspondem ao mecanismo de ação responsável pelo tratamento da fibrose pulmonar idiopática.

Assim, entende que o requisito da novidade, conforme previsto na Resolução n. 208/2017 do INPI, item 9.1.1, não estaria demonstrado.

Com relação à atividade inventiva, a autora afirma que o INPI aplicou equivocadamente a metodologia de análise preconizada nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente.

Diz que, embora o objeto da PI0519370-2 trate de um segundo uso médico do composto nintedanibe e seu sal esilato, o INPI não considerou que D1, que revela o nintedanibe, e D8, que revela o esilato de nintedanibe, seriam os documentos mais próximos do estado da técnica para as reivindicações 1 e 2, respectivamente.

Isso porque entende que D1, D2, D8 e o documento WO2004/013099 revelam justamente o nintedanibe, seu sal esilato, suas propriedades antiproliferativas e seu uso para tratar fibrose pulmonar.

Afirma que quaisquer desses documentos motivariam um técnico no assunto a usar o nintedanibe e seus sais para tratar fibrose pulmonar idiopática (FPI) se combinados com os documentos relativos ao conhecimento do técnico no assunto acerca da doença. A este título, a autora cita os seguintes documentos analisados pelo INPI: (i) American Thoracic Society.

Am.

J.

Resp.Crit.

Care Med., v. 161, pp.646-664 2000; (ii) Thannickal V.J. et al.

Annu.

Rev.

Med., v.55, n.1, pp. 395- 417 18.02.2004 18.02.2004; (iii) Raghu G. et al.

Am.

J.

Resp.

Crit.

Care Med., v. 159, pp. 1061-1069 1999; (iv) M SELMAN et al, Drugs Feb 2004; 64 (4): 405-430 2004; (v) BUHL et al – 1995 1995 D13 doc. 17 J PATHOL. 2003 November; 201(3): 343–354 2003 e (vi) WALLAERT et al.

Rev Prat. 50(17): 1906-10. 01.11.2000.  Nesse mesmo grupo de documentos, qual seja, dos relativos ao conhecimento do técnico no assunto acerca da fibrose pulmonar idiopática, a autora também faz referência a anterioridades não mencionadas no exame administrativo: THANNICKAL et al – Aug. 2004.

Idiopathic pulmonary fibrosis: emerging concepts on pharmacotherapy.

Expert Opinion on Pharmacotherapy (2004), 5(8), 1671-1686.  SONOKO et al – 2002.

Open-label compassionate-use one-year-treatment with pirfenidone of patients with chronic pulmonary fibrosis.

Internal Medicine (Tokyo, Japan) (2002), 41(12), 1118-1123.

US 2004/0204407 A1 – Oct. 2004 Antoniades et al, Platelet-derived growth factor in idiopathic pulmonary fibrosis, J Clin Invest. 1990 Oct;86(4):1055-64 Selman et al., Idiopathic pulmonary fibrosis: misunderstandings between epithelial cells and fibroblasts? Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2004 Oct; 21(3):165-72 Tendo em vista que os réus defendem a validade da patente, entendo que o ponto controvertido na demanda é se a invenção protegida pela patente PI0519370-2 preenche os requisitos da novidade e da atividade inventiva, à luz das anterioridades indicadas.

Nesse sentido, a prova pericial é necessária, já que se trata, repita-se, de matéria eminentemente técnica.

Foi então realizada a perícia e apresentado o laudo no evento 147 (206 páginas), complementado no evento 176 (28 páginas e dois anexos).

O laudo pericial, elaborado pelo Dr.

Alessandro Kappel Jordão e juntado no Evento 147, concluiu que a patente PI0519370-2 não preenche o requisito da atividade inventiva, previsto no art. 13 da Lei nº 9.279/96.

Nas palavras do expert, ao responder ao quesito 150, constante da página 130 do laudo (g/n): "Resposta: Sim, confirmo.

De acordo com as respostas prestadas nos quesitos 118 a 120 anteriores, o técnico no assunto, ciente de que nintedanibe e seu sal esilato eram capazes de inibir diversas tirosina quinases, incluindo o receptor do fator de crescimento de fibroblastos (FGFR) e de modular a proliferação celular, juntamente com o conhecimento de que a fibrose pulmonar idiopática resulta de um estado de reparo desregulado do organismo e que a inibição de proteínas quinase é uma abordagem terapêutica viável para o tratamento da FPI, seria evidente para o homem da técnica alcançar o objeto da invenção da PI0519370-2, perante a combinação de D1/D2, D6 ou D8 com D18.."​ E ainda, ao longo da análise técnica, na página 51 do laudo (g/n): "Ao examinar documentos do estado da técnica, especialmente a combinação dos ensinamentos trazidos por D1 e D2, juntamente com D21, e outros que indicam que a inibição de tirosina quinases e efeitos antifibróticos são potencialmente úteis para o tratamento da FPI, torna-se manifesto que os efeitos alegados pela patente PI0519370-2 não surgem de maneira inesperada e não estão alinhados com as expectativas para o novo uso do nintedanibe e seu sal esilato, que incorpora propriedades já conhecidas. Isso sugere que a invenção em questão não apresenta um avanço técnico significativo ou decorra de forma não evidente, visto que os resultados obtidos não são surpreendentes à luz do conhecimento prévio no campo técnico."​ Embora o perito tenha reconhecido a novidade do objeto da patente, foi categórico ao afirmar, na conclusão técnica final, que a ausência de atividade inventiva compromete sua validade: "Considerando a ausência de atividade inventiva, a matéria reivindicada na patente PI0519370-2 não atende aos requisitos previstos nos artigos 8º e 13 da Lei de Propriedade Industrial." Com a manifestação das partes de eventos 160/165, foi determinada a complementação do laudo, apresentada pelo perito no evento 176.

Destaco os seguintes esclarecimentos apresentados (g/n): (...) A patente em análise, PI0519370-2, embora apresente novidade não atende ao requisito de atividade inventiva, uma vez que o conteúdo reivindicado e protegido por ela é evidente à luz dos conhecimentos disponíveis no estado da técnica.

Um especialista na área, ao avaliar os ensinamentos contidos nos documentos técnicos relevantes, especialmente D1 e D2, que descrevem o nintedanibe como um composto com efeito inibidor sobre diversas quinases, em particular os receptores de tirosina quinase (como o FGFR), e sua ação na inibição da proliferação celular, em conjunto com documentos como D9 e D18, que identificam a proliferação excessiva e o acúmulo de células, especialmente fibroblastos e miofibroblastos, como uma das causas da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), além de apontarem a inibição de proteínas quinases como uma abordagem terapêutica para o tratamento da FPI, consideraria o objeto da PI0519370-2 evidente diante do estado da técnica.

Dessa forma, é razoável concluir que um especialista na área poderia prever, com alta probabilidade de sucesso, o uso do composto nintedanibe e/ou seu sal esilato na formulação de uma composição farmacêutica destinada à prevenção e ao tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI).

De acordo com as afirmações acima e demais itens aventados pela Ré e pelo INPI, e debatidos nesta manifestação, RATIFICO que a matéria reivindicada na patente PI0519370-2 não atende os artigos 8º e 13 da Lei 9.279/96. (...) II) Respostas aos Quesitos Complementares no 1 a 7 – INPI (Evento 160, PET1, páginas 1 a 2) 1) Solicita-se que o perito esclareça se ratifica as informações das páginas 56 e 57 do laudo pericial, no sentido de que a fibrose pulmonar e a fibrose pulmonar idiopática são diferentes, e aponte se a fibrose pulmonar idiopática é mencionada no documento D1.

Resposta: Ratifico a distinção entre os termos Fibrose Pulmonar (FP) e Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), conforme apontado no Laudo Pericial (páginas 56 e 57). A Fibrose Pulmonar Idiopática é uma das doenças pulmonares intersticiais mais comuns entre as doenças pulmonares fibróticas. O documento D1 não descreve ou cita de forma literal a expressão Fibrose Pulmonar Idiopática. Cabe ressaltar que apesar disso, nintedanibe é útil no tratamento de doenças que envolvem proliferação celular desregulada, especialmente doenças fibróticas.

Tal informação é essencialmente importante para o técnico no assunto considerar o seu uso para o tratamento alternativo de FPI. 2) Esclareça o Ilustre Perito, de forma justificada, se a revelação de que o nintedanibe é um inibidor da Lck comprovaria que este composto teria uma ação inibitória sobre a proliferação e deposição de fibroblastos.

Caso a resposta seja positiva, favor indicar quais dados e estudos indicariam isso com uma probabilidade de sucesso.

Resposta: Os documentos do estado da técnica disponíveis à época do depósito da patente anulanda não indicam que a inibição isolada da enzima Lck seria capaz de exercer ação inibitória sobre a proliferação e deposição de fibroblastos, tampouco que essa ação, por si só, seria suficiente para assegurar o sucesso no tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). O documento D1 ensina que o fármaco nintedanibe era um potente inibidor de tirosina quinases, incluindo a enzima Lck.

Esta anterioridade também informa que uma das doenças capazes de ser tratada pelo nintedanibe é a Fibrose Pulmonar. O documento D2 descreve que os compostos de indolinona de fórmula I, incluindo nintedanibe, exibem um efeito inibitório nas tirosina quinases receptoras (por exemplo, VEGFRs, PDGFRs, FGFRs) e complexos de ciclina/CDK, bem como na proliferação de células endoteliais como na angiogênese. O Documento D8, por sua vez, indica o sal monoetanossulfonato (esilato) de nintedanibe no tratamento de doenças nas quais a angiogênese, a migração ou a proliferação celular está envolvida.

Aponta também uma inibição sobre um painel de tirosina quinases na qual de destaca a Lck.

Dessa forma, o que se verifica a partir dos ensinamentos dos documentos do estado da técnica é que o nintedanibe, em razão de seu perfil de inibição multiquinase decorrente de sua estrutura molecular, desempenha um papel relevante na modulação da fisiopatologia da FPI, emergindo como uma alternativa terapêutica para o tratamento dessa doença. 3) Há algum documento do estado da técnica que ensine que a inibição da Lck levaria a um tratamento bem-sucedido da fibrose pulmonar idiopática? Resposta: Conforme respondido no quesito 37 elaborado pelo INPI, a patente WO03/013523 de 20/02/2003 indica que a Lck, entre outras enzimas, estaria envolvida na fisiopatologia da doença Fibrose Pulmonar Idiopática, conforme relatório descritivo e o quadro reivindicatório desta anterioridade. A patente indica que os compostos protegidos são úteis para o tratamento e profilaxia da expressão inadequada de proteínas incluindo quinases como a Lck.

A patente também destaca que os compostos são ainda úteis no tratamento e profilaxia de condições inflamatórias que resultam de, ou estão associadas a, atividade ou expressão proteica inadequada.

As condições e distúrbios inflamatórios incluem a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). Ou seja, tal anterioridade indica que inibidores de quinases, incluindo Lck, são úteis no tratamento de FPI. 4) Queira o Ilustre Perito esclarecer, justificadamente, se o documento D2 revela o efeito do nintedanibe na inibição da proliferação de células tumorais e endoteliais ou especificamente sobre a proliferação e deposição de fibroblastos no pulmão.

Há em D2 algum indício de uma ação inibitória do nintedanibe, especificamente sobre a proliferação e deposição de fibroblastos no pulmão? Resposta: O documento D2 apresenta uma série de compostos, incluindo o nintedanibe (Exemplo 473), que atua na inibição da proliferação de células humanas cultivadas, em particular células endoteliais, relacionadas, por exemplo, à angiogênese, além de exercer efeito sobre a proliferação de outras células, especialmente tumorais.

Esse documento esclarece que, devido ao efeito inibitório sobre a proliferação celular, especialmente de células endoteliais e tumorais, os compostos de fórmula geral I são indicados para o tratamento de doenças em que a proliferação celular desempenha um papel relevante.

No entanto, conforme indicado na resposta ao quesito 39 elaborado pelo INPI, o documento D2 (WO0127081) não descreve, de forma específica ou por meio de testes experimentais, a ação inibitória do nintedanibe sobre a proliferação e deposição de fibroblastos no pulmão. 5) Esclareça se é comum que um efeito inibidor sobre um determinado receptor observado in vitro não se manifeste fisiologicamente em uma situação in vivo.

Resposta: Sim, é comum que um efeito inibidor sobre um determinado receptor observado in vitro não se manifeste fisiologicamente em uma situação in vivo.

Conforme descrito nas páginas 58, 59 e 60 do Laudo Pericial e respondido no quesito 44 formulado pelo INPI, a atividade in vitro de um composto indica seu potencial para um alvo biológico, mas testes subsequentes são necessários para avaliar sua viabilidade como fármaco.

Mesmos bons resultados in vivo não garantem eficácia clínica, e muitos compostos falham nos ensaios clínicos. Ainda assim, testes in vitro e in vivo, especialmente aqueles que demonstram alta potência inibitória com baixos valores de IC50, fornecem uma base sólida para o técnico na área considerar o composto como um possível tratamento. 6) Esclareça se outros inibidores de quinase e antifibróticos foram testados e não foram bem-sucedidos no tratamento da fibrose pulmonar idiopática, como, por exemplo, foi o caso da colchicina, da penicilamina e do interferon.

Resposta: Sim, a literatura apresenta dados de compostos antifibróticos que foram testados e não foram bem-sucedidos.

O documento D11 (Selman M. et al., Drugs 2004; 64(4): 405-430) relata, por exemplo, que a penicilamina, utilizada como agente antifibrótico putativo na esclerose sistêmica progressiva (esclerodermia), não demonstrou resultados promissores como terapia para a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). No entanto, o mesmo documento incentiva a investigação de inibidores de proteínas quinases como uma abordagem terapêutica para a FPI, destacando o seguinte trecho: "O bloqueio das vias de sinalização pós receptor com inibidores de proteínas quinases também pode ser eficaz.

Além disso, esses inibidores também podem ter como alvo as quinases receptoras.

O imatinibe (STI-571), um inibidor da tirosina quinase c-Abl que também inibe a ativação do receptor de PDGF, reduz significativamente a fibrose da medula óssea em humanos." (Evento 1, ANEXO 18, Página 16). Ademais, o documento D18 conclui que o foco, à época, era identificar terapias antifibróticas e inclui os inibidores de tirosina quinase entre as estratégias terapêuticas promissoras. 7) Diante das respostas aos quesitos anteriores, um técnico na área teria uma razoável expectativa de sucesso em utilizar o nintedanibe para tratamento da fibrose pulmonar idiopática, considerando o insucesso dos compostos anteriores? Caso a resposta seja positiva, qual a diferença do nintedanibe em relação aos compostos anteriores que apontava, na data da prioridade, para uma expectativa de sucesso diferenciada? Resposta: Embora os compostos antifibróticos citados na resposta ao quesito 6 não tenham apresentado resultados promissores no tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), conforme indicado na resposta ao quesito 56 elaborado pela Ré, é fundamental destacar que cada composto possui um mecanismo de ação específico, o que impacta diretamente sua atividade antifibrótica.

O técnico no assunto, ao analisar os ensinamentos dos documentos do estado da técnica que apontam os compostos antifibróticos como potenciais candidatos ao tratamento da FPI, aliado ao conhecimento de que o nintedanibe é capaz de inibir proteínas quinases e a proliferação celular — ambos considerados alvos envolvidos na fisiopatologia da doença —, teria uma expectativa razoável de sucesso ao utilizar o nintedanibe como alternativa terapêutica para a FPI.

Adicionalmente, na resposta ao quesito 57 formulado pela BOEHRINGER, observa-se que, embora documentos do estado da técnica, como D7, D11 e D13, reconheçam a dificuldade de se estabelecer um tratamento eficaz para a FPI, todos apontam a estratégia de inibição fibroproliferativa como uma abordagem promissora para o desenvolvimento de novas terapias.

O documento D7 ressalta: “Futuras terapias destinadas a prevenir ou inibir a resposta fibroproliferativa serão cruciais para reduzir o impacto desse problema na saúde dos indivíduos acometidos pela FPI.” (Evento 1, ANEXO 14, Página 10).

O documento D11 destaca: “Ensaios clínicos recentes sugerem que direcionar o processo fibroproliferativo pode ser mais promissor.” (Evento 1, ANEXO 18, Página 9).

O mesmo documento complementa: “Muitas dessas estratégias são projetadas para inibir ou antagonizar citocinas ou fatores de crescimento envolvidos na fibrogênese, estando também em estudo para outras fibroses teciduais.

A lista desses supostos agentes antifibróticos está em constante crescimento.” (Evento 1, ANEXO 18, Página 12).

Já o documento D13 ensina: “Um novo agente antifibrótico, a pirfenidona, foi proposto em pacientes com FPI.” (Evento 1, ANEXO 9, Página 9).

E ainda conclui: “À medida que aumenta nossa compreensão dos mecanismos patogenéticos da PIU/FPI, o desenvolvimento de abordagens mais direcionadas que interferem na fibrogênese ajudará a combater essa doença progressiva, incapacitante e fatal.” (Evento 1, ANEXO 9, Página 9).

Além disso, o documento D18 reforça essa linha de pensamento ao indicar compostos antifibróticos como uma nova abordagem terapêutica frente aos tratamentos ineficazes anteriormente relatados: “Falhas anteriores de agentes farmacoterapêuticos na terapia da FPI estimularam uma busca intensa por novas abordagens que tenham como alvo a fibrogênese per se.

Vários agentes antifibróticos potenciais, às vezes em combinação com regimes imunossupressores, estão sendo estudados em todo o mundo.” (Evento 1, ANEXO 22, Página 3).

Portanto, com base no conhecimento de que o nintedanibe é um inibidor de tirosina quinase, um técnico no assunto seria naturalmente motivado a investigar e utilizar esse composto como alternativa para o tratamento ou prevenção da Fibrose Pulmonar Idiopática.

As partes então se manifestaram sobre o laudo complementar nos eventos 182/184 e 188, tendo o INPI mantido sua posição administrativa e apresentado, em síntese, as seguintes conclusões (evento 183 - anexo2; g/n): Conclusão i compactuamos com a conclusão do r.

Perito do Juízo Prof.

Dr.

Alessandro Kappel Jordão, de que a matéria protegida na patente PI0519370-2 é dotada de novidade frente as anterioridades citadas como estado da técnica, atendendo o disposto no artigo 11 da LPI;  ii. . não obstante, não compactuamos com a conclusão r.

Perito do Juízo, Prof.

Dr.

Alessandro Kappel Jordão, de que a matéria protegida na patente PI0519370-2 não apresenta atividade inventiva, uma vez que, conforme o nosso entendimento exarada ao longo deste parecer, um técnico no assunto partindo do documento mais próximo do estado da técnica, e com o conhecimento dos outros documentos citados como anterioridade, não encontraria nenhum direcionamento que motivaria um técnico no assunto de maneira óbvia a empregar o nintedanibe no tratamento da fibrose pulmonar idiopática com razoável expectativa sucesso, atendendo sim o disposto no artigo 13 da LPI.

No entanto, o laudo apresentado no evento 147 e complementado no evento 176, além de sua qualidade, detalhamento e completude, foi claro em diversas passagens ao indicar através de sinalizações como 'naturalmente motivado a investigar'; 'abordagem promissora'; 'expectativa razoável de sucesso'; e 'base sólida' que "um especialista na área poderia prever, com alta probabilidade de sucesso, o uso do composto nintedanibe e/ou seu sal esilato na formulação de uma composição farmacêutica destinada à prevenção e ao tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)".

Ainda no ponto, o expert também destacou em seu laudo complementar que (pg. 14/15):  18.

Conforme exposto no Laudo Pericial, embora o uso do nintedanibe para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática possua o requisito novidade em relação aos documentos do estado da técnica, sua aplicação seria evidente e óbvia para um especialista na área, com base nos ensinamentos de D1, por exemplo.

Este documento já previa o tratamento da Fibrose Pulmonar, fornecendo assim motivação para que um técnico no assunto considerasse o uso do nintedanibe no tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática, uma vez que a fibrose pulmonar é um processo presente nessa condição. Considerando que o nintedanibe é um inibidor de tirosina quinase, indicado pelo documento D1 como útil no tratamento de Fibrose Pulmonar, e que documentos como o D18 revelam a utilização de antifibróticos como estratégia de tratamento alternativo para a FPI, o homem da técnica chegaria, de forma evidente, à solução do problema enfrentado pela titular da patente.

Portanto, a mencionada conclusão/discordância do INPI não se sustenta.  Já a empresa ré destacou essencialmente e em síntese que (eventos 182 e 188) o laudo pericial utilizou método que destoa do método predominantemente aceito no direito de patentes, estabelecido pela resolução n. 169/2016, violando o art. 473, III, do CPC, ao deixar de seguir a regra do item 5.12 do método aceito, e apresenta conclusão equivocada sobre a atividade inventiva da invenção da PI0519370-2.

Entretanto, o perito esclareceu que (evento 176 - LAUDO1; pg. 12 e seguintes; g/n). (...) 8.

De início, cabe destacar que em momento algum o Laudo Pericial incorre de falhas metodológicas e que observa a LPI e os dispositivos do INPI, incluindo a Resolução INPI nº 169/2016. 9.

Com a finalidade de esclarecer a dúvida levantada pela Ré e pelo INPI, ratifico o posicionamento de que a combinação dos documentos D1/D2 representa o estado da técnica mais próximo ao conteúdo da patente anulanda, por reunir o maior número de características técnicas contidos na patente PI0519370-2, conforme apontado no Laudo Pericial (Páginas 51 a 55) que compara os elementos técnicos presentes nos documentos do estado da técnica D1, D2 e D10. 10.

Outro ponto importante que deve ser evidenciado é de que os documentos D1 e D2 pertencem a um campo técnico semelhante ao da patente anulanda, pois D1 indica de forma clara que os compostos protegidos, incluindo nintedanibe, podem ser utilizados no tratamento de Fibrose Pulmonar e D2 revela que os compostos reivindicados, incluindo nintedanibe, podem ser utilizados em distúrbios fibróticos. 11.

Conforme destacado pela Ré, a resposta prestada ao quesito 27 elaborado pelo INPI se refere ao documento do estado da técnica mais próximo da invenção e por ser do mesmo campo técnico, o documento D10, necessariamente seria apontado como o estado da técnica mais próximo: “Poderia o r.

Perito responder se o documento RAGHU G. et al Am.

J.

Resp.

Crit.

Care Med., v. 159, pp. 1061-1069 (D10) pertence ao mesmo campo técnico da patente PI0519370-2 e, desse modo, pode ser considerado o estado da técnica mais próximo? Queira o r.

Perito justificar sua resposta.” Resposta: O documento RAGHU G. et al Am.

J.

Resp.

Crit.

Care Med., v. 159, pp. 1061-1069 (D10) pertence ao mesmo campo técnico da patente PI0519370-2, mas isso não o coloca necessariamente como o documento do estado da técnica mais próximo ao objeto da patente PI0519370-2.

Como respondido no quesito 25 anterior, o item 5.10 da resolução 169/2016 do INPI estabelece que o documento do estado da técnica mais próximo pode ser de campo diferente do campo da invenção reivindicada, capaz de realizar a função da invenção, e descrever o maior número de características técnicas da invenção.” (Página 192 do Laudo Pericial). 12. E como se verifica no item 5.10 da Resolução INPI no 169/2016: “(ii) Um ou mais documentos existentes que, apesar de ser em um campo técnico diferente do campo da invenção reivindicada (vide item 5.4 deste capítulo), são capazes de realizar a função da invenção, e descreve o maior número de características técnicas da invenção.

Para maiores detalhes, vide o subtítulo “Invenção por analogia de campo técnico”. 13.

Assim, reafirmando a resposta ao quesito 27 elaborado do INPI, a Resolução INPI 169/2016 prevê que o documento do estado da técnica seja de campo técnico diferente do campo da invenção. 14.

A resposta prestada ao quesito 35 da Ré BOEHRINGER confirma o esclarecimento anterior.

Ao ser questionado de que D1, D2, D6 e D8 não tratam especificamente de FPI, o item 5.10 mais uma vez é apontado na resposta como passível de ser adotado um documento do estado da técnica mais próximo mesmo sendo diferente do campo técnico da invenção.

E ressalta que “Apesar dos documentos D1, D2 e D8 não versarem especificamente sobre o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, essas anterioridades trazem elementos indispensáveis para a solução técnica apresentada pela patente PI0519370- 2, como propriedades antiproliferativas e indicação na fibrose pulmonar.” Ou seja, em particular D1/D2 versam sobre campo semelhante ao do invento presente na patente anulanda e está de acordo com o item 5.12. 15.

Dessa forma, não há o que se alegar que o Laudo Pericial não seguiu as diretrizes de Exame do INPI. Ao contrário do que apregoa a Ré e o INPI, o perito não se equivocou na aferição do quesito de atividade inventiva e a interpretação dos itens 5.10 e 5.12 da Resolução INPI 169/2016.

A resposta prestada nas páginas 154 e 192 do Laudo Pericial esclarecem o porquê da indicação do documento do estado da técnica que não versa sobre a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) e sim Fibrose Pulmonar (FP) e doenças fibróticas que estão em campo semelhante ao da patente anulanda.

As respostas são categóricas no sentido de que mesmo de que sejam de campo técnicos diferentes, segundo o item 5.10 da Resolução INPI 169/2016, um documento pode ser apontado como documento do estado da técnica mais próximo.

Não se vislumbra, portanto, a alegada falha metodológica, tendo o perito indicado adequadamente 'o método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou', o que inclusive atende ao disposto no artigo 473, III, do CPC.

Por fim, tampouco se identifica qualquer outra falha, inconclusão/incompletude ou deficiência no laudo, estando a matéria controvertida suficientemente esclarecida.

Por certo, os esclarecimentos e conclusões do perito, extraídos de análise técnica detalhada, conferem neste momento processual inafastável verossimilhança à alegação de nulidade da patente.

Ainda que a avaliação definitiva dependa de cognição exauriente, própria da sentença, é possível afirmar, em sede de juízo provisório, que o conteúdo do laudo pericial dá suporte técnico suficiente à tese sustentada pela parte autora, evidenciando o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

III - Diante do exposto, ora configurado o fumus boni iuris e ratificado/ainda presente o periculum in mora, já reconhecido na decisão de evento 13, DEFIRO a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da patente PI0519370-2, com eficácia erga omnes, até ulterior deliberação deste Juízo ou das instâncias recursais, ou julgamento final da presente ação." Conforme disposição dos arts. 300[1] e 1.019, I[2], ambos do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que verifique presentes concomitantemente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não vejo configurada a probabilidade do direito alegado.

Da leitura dos laudos periciais dos eventos evento 147, LAUDO1e evento 176, LAUDO1, verifica-se que o expert nomeado pelo Juízo apresentou razão clara e justificada para adotar como documentos do estado da técnica os documentos D1, D2 e D8, os quais, apesar de não versarem especificamente sobre o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, apresentam elementos indispensáveis à solução técnica contida na patente anulanda.

Com efeito, o item 5.10 da Resolução nº 169 do INPI autoriza a utilização de documentos do estado da técnica pertencentes a campo técnico diferente do campo da invenção reivindicada, desde que descrevam o maior número de características técnicas da invenção e sejam capazes de realizar a função da invenção.

Deste modo, ao menos em juízo de cognição sumaríssima, não há que se falar em erro metodológico na análise conduzida pelo i. perito judicial.

Cumpre destacar que, embora o magistrado não esteja vinculado de forma absoluta às conclusões do laudo pericial, este constitui elemento probatório de elevada relevância, por ter sido produzido por profissional de sua confiança.

Por tal motivo, deve prevalecer sobre pareceres emitidos por assistentes técnicos ou documentos unilaterais apresentados pelas partes.

Ressalte-se que o perito nomeado possui a qualificação técnica necessária para emitir juízo especializado acerca do atendimento dos requisitos legais para a concessão da patente, com base na documentação constante dos autos.

Considerando não terem sido apresentadas provas inequívocas da ocorrência de qualquer ilegalidade ou irregularidade na elaboração do laudo pericial, deve prevalecer o posicionamento do perito nomeado.

Neste sentido é a jurisprudência deste E.Tribunal Regional Federal da 2ª Região: "PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

PROCESSO CIVIL.

REMESSA NECESSÁRIA.

APELAÇÃO CIVEL.

PATENTE DE INVENÇÃO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO PERICIAL BEM ELABORADO E FUNDAMENTADO.

PATENTE VÁLIDA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS DESPROVIDOS. (...)5. Em caso de divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes e o laudo pericial produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve prevalecer, a uma porque tal perito goza da confiança do magistrado sentenciante e, além disso, em razão de o expert oficial se colocar em posição mais distante das partes litigantes.

Precedentes. (...)7.

No caso concreto, há um confronto de teses com considerações técnicas de parte a parte, mas pela análise que ora se faz, o laudo pericial tem os seus fundamentos fulcrados em linhas técnicas bem enfrentadas, enquanto a apelante, irresignada com o laudo contrário ao seu interesse, ao invés de se concentrar em defender a validade de suas patentes, não mediu esforços no ataque à competência dos peritos para a elaboração da perícia.8.

Após a extensa e completa introdução a respeito do assunto abordado, explanação conceitual do direito de patentes e indicação das referências utilizadas para a elaboração do laudo, os peritos iniciaram a fundamentação técnica, realizando um exame substantivo preliminar de cada patente em cotejo.

Em seguida, o laudo pericial inicia a análise do caso concreto, abordando os seguintes temas, divididos em seções: violação à adição de matéria (art. 26 da Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial); ausência de novidade (arts. 8º e 11 da LPI); ausência de atividade inventiva (arts. 8º e 13 da LPI); ausência de suficiência descritiva (art. 24 da LPI); e violação à proibição do duplo patenteamento (art. 58 da LPI).9. Ao Juiz é necessário que se socorra do técnico no assunto e, in casu, o enfrentamento contido no parecer dos peritos judiciais - técnico, bem elaborado e fundamentado - elucidou a questão de forma clara, bem abalizada nos pareceres dos mais diversos doutrinadores de propriedade industrial. O laudo pericial foi adotado pelo Juízo a quo como razões de decidir e, também, como fundamento da presente decisão.

A sentença deve ser mantida.10.

Recursos desprovidos.(TRF-2, AC 0038577-58.2012.4.02.5101, rel.

Juiz Fed. GUSTAVO ARRUDA/MACEDO, DJ 17/12/2018; grifo nosso)" Por fim, registro que o artigo 4º bis (1) da Convenção da União de Paris (CUP) assegura independência aos países signatários para analisar seus pedidos de patentes, de modo que a concessão do privilégio patentário por outros escritórios de patentes não é razão suficiente para se reconhecer a probabilidade do direito alegado pela ré agravante, sobretudo diante da presença de provas técnicas robustas, como as produzidas na presente demanda.

Os requisitos da tutela de urgência se somam.

Ausente a probabilidade do direito, não se pode deferir a medida pretendida, o que, em via de consequência, torna desnecessário o exame do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

Intimem-se as agravadas para responder, nos termos do art. 1.019, inciso II, do NCPC.

Após, ao MPF, retornando-me em seguida conclusos para julgamento.

Intime-se.   1.

As patentes de segundo uso médico já foram reconhecidas como válidas no nosso ordenamento pela 1a Seção deste E.

TRF da 2a Região, consoante o precedente firmado nos Embargos Infringentes n. 0507811-09.2005.4.02.5101.

O INPI, também entendendo pela validade de tal tipo de patente, prevê no item 9 da Resolução 208/2017 Diretrizes para o Exame de Pedidos de Patente de Novo Uso Médico.