TRF2 - 5077137-27.2025.4.02.5101

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5077137-27.2025.4.02.5101/RJ AUTOR: UTI INFANTIL DO MEDIO PARAIBA LTDAADVOGADO(A): SERGIO POUBEL DE CASTRO (OAB RJ171889)ADVOGADO(A): GABRIELA PACHECO SOBREIRA (OAB RJ246405) DESPACHO/DECISÃO   1 - Dispenso a realização de audiência de conciliação, pois figura como parte ré um ente público (INPI), que já se manifestou sobre a impossibilidade de autocomposição através do Ofício Circular nº. 00006/2016/GAB/PRF2R/PGF/AGU, de 17/03/2016, da Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, arquivado na Secretaria deste Juízo.

Assim, impõe-se a utilização do preceito do § 4º, inciso II, do art. 334, do CPC, sem prejuízo de eventual acordo durante a tramitação do processo. 2 - Tendo em vista o conteúdo patrimonial em discussão na presente ação de procedimento comum, qual seja, um registro de marca, corrijo, de ofício e por arbitramento, o valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 292, § 3º do CPC, devendo a Secretaria anotar o novo valor da causa.

Recolha a parte Autora as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC,  3 - Emende a parte autora a inicial, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, promovendo a correta integração do polo passivo com as empresas detentoras das anterioridades impeditivas noticiadas pelo INPI (Evento 1, PROCADM6, OUT8 e OUT9), nos moldes dos artigos 319, II e 321, caput e parágrafo único do CPC/2015 e levando em conta o exposto nos elucidativos precedentes do Egrégio TRF da 2a.

Região abaixo transcritos, perfeitamente ajustáveis ao caso em tela e que ora adoto como razões de decidir: "PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LIQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DE MARCA INDEFERIDA PELO INPI COM BASE NA ANTERIORIDADE - LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO ENTRE TITULAR DA MARCA ANTERIOR E O INPI - DILAÇÃO PROBATORIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I - A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial, fatos esses incontroversos mediante provas pré-constituídas e sem necessidade de dilação probatória. II - O manejo do mandado de segurança buscando a concessão do registro de marca requerida administrativamente, mas negada com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, envolve a análise de interesse do titular da marca anterior, em litisconsórcio passivo necessário com o INPI, diante do risco de confusão e associação indevida entre as marcas pelo público consumidor e tende a transformar o processamento em rito ordinário, com contestação, réplica e admissibilidade da comprovação por todos os meios de prova admitidos em lei, incluindo as provas pericial e oral, procedimento claramente incompatível com o rito estreito do mandamus. III - A opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado.

Precedente do STJ.

IV - Apelação conhecida e não provida." (TRF2 2018.51.01.016318-0, Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho, Órgão julgador: 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão12/11/2019, Data de disponibilização18/11/2019, Relator Des.

Fed.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO) "AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE MARCA - PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS DEFERIDO PELO MAGISTRADO - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CPC - IMPREVISIBILIDADE DA HIPÓTESE DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - Acertada a interposição de agravo de instrumento quando a matéria importar imediato exame sobre a legitimidade das partes, mesmo que não conste da enumeração tida como taxativa do artigo em questão, não se podendo interpretar literalmente tal regra e deixar o procedimento fluir, para depois de considerável tempo voltar a reexaminá-la, na fase de julgamento da apelação. II - À evidência que a empresa Agravada é litisconsorte passivo necessário, com interesse direto no na causa por ser titular de marca similar à da Agravante (na mesma classe) e integrar demanda em tramite na Justiça Estadual de São Paulo em face da ora Agravante, pela prática de ato de concorrência desleal. III - Agravo de Instrumento conhecido, mas que se nega provimento." (TRF2 2018.00.00.003837-0, Classe: Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho, Órgão julgador: 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão30/10/2018, Relator Des.

Fed.

MESSOD AZULAY NETO) "DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

INVALIDAÇÃO DO ATO QUE DEFERIU A PRORROGAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TITULAR DO SIGNO COLIDENTE.

I - Em consonância com a orientação jurisprudencial firmada no enunciado n.º 145 da Súmula do Extinto Tribunal Federal de Recursos e do enunciado n.º 631 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança que objetiva a invalidação do ato que deferiu indevidamente registro de marca, o titular do signo colidente deve ser figurar no feito como litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, devendo ser citado, sob pena de nulidade do processo. II - Anulação da sentença e do processo desde a citação para que seja promovida a notificação citatória do titular da marca colidente." (TRF-2, AMS 0034766-58.1998.4.02.0000, 2ª Turma Esp, rel.

Des.

Fed.

ANDRÉ FONTES, DJ 15/01/2007) Por oportuno, cumpre atentar também para o teor do Enunciado 111 da III Jornada de Direito Comercial obtido no site do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que "nas ações de nulidade de indeferimento de pedido de registro de marca, o titular do registro marcário apontado como anterioridade impeditiva é litisconsorte passivo necessário, à luz do que dispõe o art. 115 do CPC", com a respectiva justificativa a seguir mencionada: "A inclusão do titular do registro tido pelo INPI como anterioridade impeditiva ao registro de uma marca, no polo passivo da demanda que questiona o ato de indeferimento, decorre da possibilidade inequívoca de que eventual decisão a ser proferida no processo judicial, ainda que por via reflexa, possa vir a atingir o direito do titular daquela anterioridade.

A presença do titular da anterioridade impeditiva, como réu, desde o início da demanda, ou por meio de inclusão posterior determinada judicialmente, na qualidade de partícipe processual, tem o condão, de um lado, de permitir sua proteção, ao dar-lhe ciência da demanda proposta, sob pena de nulidade da sentença, e, ao mesmo tempo, de traçar os contornos e os limites da propriedade imaterial expressa em seu registro marcário.

Há, portanto, manifesto interesse jurídico na integração do titular da anterioridade mencionada como impeditiva pelo INPI de integrar o polo passivo da demanda." 4 - Informe a parte autora, ainda, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o andamento e eventual decisão proferida no recurso constante do Evento 1, PROCADM7.   5- Cumpridos os itens 2, 3 e 4 supra, certifique a Secretaria quanto ao recolhimento das custas e providencie a retificação da autuação, incluindo no polo passivo SUPERE PSICOLOGIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EIREL e CLINICA SUPERE LTDA. 6 - Após, citem-se os Réus, na forma da Portaria nº JFRJ-POR-2018/00285, de 20/09/2018, dos Juízes Federais das Varas Federais Especializadas em Matéria Previdenciária e Propriedade Intelectual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo a Autarquia anotar que o pedido de registro da marca em questão (927879387) encontra-se sub judice, realizando a divulgação na RPI e na sua base de dados disponível na internet. 7 - Após as respostas, diga a parte autora em réplica, especificando, ainda, as demais provas que pretende produzir, justificadamente, no prazo de 15 (quinze) dias (artigos 350 e 351 do CPC). 8 - Especifique a parte ré, justificadamente, as provas que ainda pretende produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.